Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2014 г. N С01-461/2014 по делу N А45-4175/2013 Суд направил на новое рассмотрение дело о защите исключительных прав на полезную модель, поскольку для признания патентов "конкурирующими" необходимо установить, что в одном и том же объекте содержатся все признаки, включенные либо в формулу, либо в перечень существенных признаков обоих патентов, в связи с чем суду необходимо установить факт использования или неиспользования ответчиком в реализованных им приборах принадлежащего ему промышленного образца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2014 г. N С01-461/2014 по делу N А45-4175/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Снегура А.А., судей Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ВЕРСЕТ"

на решение Арбитражного суда Новосибирской области (судья Шевченко С.Ф.) от 11.11.2013 по делу N А45-4175/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Киреева О.Ю., Захарчук Е.И., Терехина И.И.) от 17.03.2014 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис" (ул. 2-я Станционная, д. 30, г. Новосибирск, 630041, ОГРН 1025402480817)

к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕРСЕТ" (ул. Новогодняя, д. 28/1, г. Новосибирск, 630087, ОГРН 1125476002410)

о защите исключительных прав на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Батковой О.П., по доверенности от 03.02.2014;

от ответчика - Шехтман Е.Л., по доверенности от 17.12.2013,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис" (далее - ООО "МПП ВостокЭлектроРадиоСервис", истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕРСЕТ" (далее - ООО "ВЕРСЕТ", ответчик) об обязании прекратить изготовление, применение, предложение о продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель "Корпус для системы охранно-пожарной сигнализации" по патенту Российской Федерации N 124513.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.11.2013, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014, исковые требования были удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "ВЕРСЕТ" обжаловало их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ООО "ВЕРСЕТ", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, суды не применили норму пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающую возможность признания права преждепользования. Указывает на то, что им до даты приоритета полезной модели истца был начат выпуск приборов приемно-контрольных охранно-пожарных серии "ВС-ПК".

Ответчик обращает внимание, что суд запретил ему использовать прибор, исключительные права на который принадлежат ответчику на основании патента Российской Федерации на промышленный образец N 86582. Считает, что поскольку и полезная модель и промышленный образец оформлены на конструкцию корпуса, то указанные объекты патентных прав находятся в конфликте, в связи с чем к данным правоотношениям должно применяться правило о преимуществе результата интеллектуальной деятельности с более ранней датой приоритета.

По мнению ООО "ВЕРСЕТ", судами не учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - информационное письмо от 13.12.2007 N 122).

Ответчик не согласен с оценкой, данной судами заключению судебной экспертизы, полагая, что эксперт подменил предмет исследования, сопоставляя чертежи приборов истца с фотографиями приборов ответчика. При этом отмечает, что допускается использование чертежей для толкования формулы, но не замена предмета исследования с формулы на чертежи.

Также заявитель кассационной жалобы указывает, что номенклатура выпускаемых им приборов составляет 9 единиц, тогда как в мотивировочной части обжалуемого решения имеется ссылка только на два прибора "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM". В связи с этим считает, что отсутствие в резолютивной части решения указания на то, какие приборы следует прекратить изготавливать ответчику, делает решение суда с одной стороны неисполнимым, а с другой порождает возможность злоупотребления со стороны истца.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

По мнению истца, ответчиком не доказано ни одно из оснований для признания за ним права преждепользования. Обращает внимание, что ответчик, заявляя о наличии у него права преждепользования, тем самым фактически признает, что изготавливаемые им корпуса идентичны корпусу прибора, защищенного патентом истца.

Истец полагает, что поскольку промышленный образец в отличие от полезной модели охраняет не устройство, а внешний вид изделия, сравнивать между собой патенты на такие разные объекты интеллектуальной собственности невозможно.

Также ООО "МПП ВостокЭлектроРадиоСервис" отмечает, что все доводы, касающиеся несогласия ответчика с результатом судебной экспертизы, получили надлежащую оценку в обжалуемых решении и постановлении.

В судебном заседании представитель ответчика на доводах кассационной жалобы настаивал.

Кроме того, представителем ответчика было заявлено ходатайство о направлении запроса специалисту. В соответствии с данным ходатайством ответчик просит поставить на разрешение специалиста Ревинского О.В. следующие вопросы: 1) направлены ли патент на промышленный образец N 86582 и патент на полезную модель N 124513 на охрану идентичных объектов техники с одинаковыми либо эквивалентными признаками? 2) привело ли применение сравнения экспертом фотографий приборов ответчика с чертежами по патенту на полезную модель N 124513 к ошибкам в экспертном заключении? 3) относятся ли рисунки (л.д. 139, 140) к приборам ответчика "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM", исследуемым в рамках настоящего дела?

Представитель истца возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Рассмотрев ходатайство о направлении запроса специалисту, суд кассационной инстанции не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно части 1.1. статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам", Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции запрос может направляться, а полученный ответ - оцениваться с соблюдением правил части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым суд кассационной инстанции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Направление такого запроса с учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

Между тем предлагаемые ответчиком вопросы в основном направлены на установление фактических обстоятельств, что противоречит статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, разрешение данных вопросов предполагает проведение специалистом исследований, которые обычно проводятся в рамках судебной экспертизы, что не соответствует сути такого процессуального института как направление запроса специалисту.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "МПП ВостокЭлектроРадиоСервис" принадлежат исключительные права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 124513 "Корпус для системы пожарно-охранной сигнализации" (приоритет полезной модели 07.08.2012, срок действия патента истекает 07.08.2022).

Истцом было установлено, что ответчик по товарной накладной N 28 от 25.02.2013 реализовал ООО "Электронные Системы Безопасности" два прибора приемно-контрольных охранно-пожарных "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM", а также размещает на сайте www.verset.ru информацию об изготовлении, предложении к продаже приборов приемно-контрольных охранно-пожарных серии "ВС-ПК".

Согласно заключению от 12.03.2013, выполненному ООО "Патентно-правовой центр Сибирь Патент", установлен факт использования каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 124513 в образцах, представленных для исследования (приборы "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM").

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что ответчиком незаконно используется полезная модель, исключительные права на которую принадлежат истцу, ООО "МПП ВостокЭлектроРадиоСервис" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что заключением судебной экспертизы установлен факт использования в производимых ответчиком приборах "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM" полезной модели истца; доводы ответчика об ошибочности выводов судебной экспертизы являются необоснованными; представленный ответчиком сертификат соответствия не может являться доказательством, поскольку выдан на прибор, а предметом защиты и спора является корпус прибора; ссылка ответчика на приоритет патента на промышленный образец не имеет правового значения, так как патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия; правовая позиция, изложенная в пункте 9 информационного письма от 13.12.2007 N 122, носит общий характер и подлежит учету не только в случае возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретение и полезная модель.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, сослался на правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно части 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 данной статьи изготовление, предложение о продаже, продажа продукта отнесена к способам использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи (пункт 3 той же статьи).

В целях установления факта незаконного использования ответчиком в приборах "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM" каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы, либо эквивалентного признака, суд первой инстанции определением от 24.06.2013 на основании ходатайства истца назначил проведение патентной экспертизы, производство которой было поручено эксперту Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Лукиной Л.М.

Перед экспертом судом поставлены следующие вопросы:

1. Использована или нет полезная модель по патенту Российской Федерации N 124513 в продукте - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВС-ПК2", выпускаемом ООО "ВЕРСЕТ"?

2. Использована или нет полезная модель по патенту Российской Федерации N 124513 в продукте - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВС-ПК2 GSM", выпускаемом ООО "ВЕРСЕТ"?

Согласно заключению судебной экспертизы, при анализе корпусов исследуемых приборов, установлено, что корпуса приборов "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM" совершенно идентичны, прибор "ВС-ПК2 GSM" отличается от прибора "ВС-ПК2" наличием дополнительной платы SIM900, которая не влияет на конструкцию корпуса прибора. Экспертом сделан вывод о том, что полезная модель по патенту Российской Федерации N 124513 использована в продуктах - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВС-ПК2" и прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВС-ПК2 GSM", выпускаемых ООО "ВЕРСЕТ".

Основываясь на заключении эксперта, суд первой инстанции установил факт неправомерного использования ответчиком принадлежащей истцу полезной модели по патенту Российской Федерации N 124513 и удовлетворил исковые требования.

Доводы ответчика по оспариванию результатов судебной экспертизы были предметом рассмотрения со стороны судов первой и апелляционной инстанции, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для переоценки соответствующих выводов судов у суда кассационной инстанции не имеется.

Также не может быть признана обоснованной и ссылка заявителя кассационной жалобы на не рассмотрение судами его довода о наличии у ответчика права преждепользования на тождественное решение, реализованное в приборах серии "ВС-ПК", выпуск которых начался до даты приоритета полезной модели истца.

Возражение на экспертное заключение по результатам патентной судебной экспертизы, вопреки утверждению ответчика, не содержит ссылок на наличие у ответчика права преждепользования.

В силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Таким образом, для установления права преждепользования лицо, претендующее на признание за ним такого права, должно представить доказательства создания независимо от автора тождественного решения; добросовестного использования этого решения до даты приоритета либо совершения приготовлений к такому использованию; объема использования. Для установления права преждепользования необходимо наличие перечисленных доказательств в совокупности. Однако достаточная совокупность доказательств ответчиком не была представлена.

Также суд кассационной инстанции считает необходимым отметить противоречивость доводов кассационной жалобы по вопросу о наличии у ответчика, с одной стороны, права преждепользования на тождественное решение, а, с другой стороны, об отсутствии в выпускаемых им изделиях всех существенных признаков формулы полезной модели истца.

Вместе с тем, довод заявителя кассационной жалобы относительно того, что суд не учел наличие у ответчика исключительных прав на промышленный образец, защищенный патентом Российской Федерации N 86582, с более ранней датой приоритета, и запретил ему использовать прибор, в котором реализован указанный промышленный образец, следует признать заслуживающим внимания.

Отклоняя соответствующий довод ответчика, суд первой инстанции указал, что патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия; действующее гражданское и патентное законодательство не позволяют сравнивать между собой патенты на такие разные объекты интеллектуальной собственности, как полезная модель и промышленный образец; эти патенты также не подлежат сравнению при проведении патентной судебной экспертизы; наличие патента на промышленный образец у ответчика не дает ему право посягать на патент на полезную модель истца.

Однако данные выводы нельзя признать в достаточной степени обоснованными.

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

При этом к устройствам относят конструкции и изделия. Под изделием понимается устройство, которому придан товарный вид. Следовательно, устройство является родовым понятием по отношению к изделию.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Таким образом, в изделии, являющимся промышленным образцом, могут содержаться элементы конструкторского решения, определяющие эргономические особенности этого изделия. С учетом этого корпус прибора может являться объектом правовой защиты как промышленный образец.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 9 информационного письма от 13.12.2007 N 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд первой инстанции правильно указал, что вышеизложенная правовая позиция носит общий характер и подлежит учету не только в случае возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретение и полезная модель. Следовательно, данная позиция применима и при ситуации, когда возникает "конкуренция" патентов на полезную модель и промышленный образец.

Помимо этого, по смыслу указанных разъяснений, наличие двух "конкурирующих" патентов на объекты патентных прав препятствует признанию нарушением действий одного из правообладателей по использованию исключительных прав на принадлежащий ему объект патентных прав, до тех пор, пока соответствующий патент не будет признан недействительным.

Для того, чтобы патенты были признаны "конкурирующими", необходимо установить, что в одном и том же объекте содержатся все признаки, включенные либо в формулу либо в перечень существенных признаков как одного, так и другого патента.

Из материалов настоящего дела усматривается, что ответчику принадлежат исключительные права на промышленный образец "Прибор для систем безопасности" по патенту Российской Федерации N 86582.

Между тем судами не был рассмотрен и должным образом оценен довод ответчика об использовании им в приборах "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM" всех существенных признаков принадлежащего ему промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае, если промышленный образец будет признан использованным в изделии, то запрет на изготовление, предложение к продаже, продажу таких изделий фактически будет означать запрет на использование ответчиком исключительных прав на промышленный образец, что противоречит сущности исключительного права, установленной пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного вышеприведенные выводы суда первой инстанции являются ошибочными.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права, выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить факт использования или не использования ответчиком в реализованных им приборах "ВС-ПК2" и "ВС-ПК2 GSM" принадлежащего ему промышленного образца "Прибор для систем безопасности" по патенту Российской Федерации N 86582; при необходимости назначить по делу дополнительную судебную экспертизу на предмет установления указанных обстоятельств; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11.11.2013 по делу N А45-4175/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

С.П. Рогожин