Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2014 г. N С01-440/2014 по делу N А40-54587/2013 Суд отменил принятые по делу судебные решения в части взыскания компенсации и расходов по уплате государственной пошлины и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела суд не установил степень однородности спорных товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2014 г. N С01-440/2014 по делу N А40-54587/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Горбатова Евгения Алексеевича (Москва) на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2013 (судья Карева Н.Ю.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по делу N А40-54587/2013

по иску ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft/Компания ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (пер. Кварнеги, д. 4, Санкт-Петербург, 191060) к Горбатову Евгению Алексеевичу о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии третьих лиц - закрытого акционерного страхового общества "ЭРГО Русь" (пер. Кварнеги, д. 4, Санкт-Петербург, 191060), общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ЭРГО Жизнь" (ул. Бутырская, д. 46, стр. 1, Москва, 127015), закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. Свободы, д. 91, корп. 2, Москва, 125481; почтовый адрес: Ленинградский пр., д. 74, корп. 4, Москва, 125315) и закрытого акционерного общества "НПП "Эрготех" (Заводской пр-д, д. 4, г. Фрязино, Московская область 141190),

при участии в судебном заседании:

от истца: Клинский А.И., представитель по доверенности от 07.02.2013 б/н,

от ответчика: Фомин А.Б., представитель по доверенности от 26.04.2013;

от третьих лиц:

от ЗАСО "ЭРГО Русь" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "СК "ЭРГО Жизнь" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ЗАО "РСИЦ" - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ЗАО "НПП "Эрготех" - представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft (компания ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт) обратилась с исковым заявлением к Горбатову Евгению Алексеевичу (далее - Горбатов Е.А.) о запрете использовать товарный знак "ERGO" или обозначение, сходное с ним до степени смешения, в доменном имени ergo.ru в сети Интернет; о взыскании компенсации за незаконное использование словесного товарного знака "ERGO" в доменном имени ergo.ru в размере 100 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2013 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное страховое общество "ЭРГО Русь" (далее - ЗАСО "ЭРГО Русь"), общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ЭРГО Жизнь" (далее - ООО "СК "ЭРГО Жизнь"), закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - ЗАО "РСИЦ"), закрытое акционерное общество "НПП "Эрготех" (далее - ЗАО "НПП "Эрготех").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013, заявленные требования были частично удовлетворены, а именно: Горбатову Е.А. запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками NN 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239, принадлежащими ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft) в доменном имени ergo.ru в сети Интернет, а также с ответчика взыскано в пользу компании ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft) 50 000 руб. компенсации и 6 000 руб. расходов по уплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, Горбатов Е.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил оспариваемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам по средствам электронной связи 19.05.2014 от компании ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft поступило ходатайство о приобщении к материалам дела возражений на кассационную жалобу.

Суд приобщил указанные документы к материалам дела.

Представитель ответчика кассационную жалобу поддержал, просил отменить оспариваемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В судебном заседании представитель Компании ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft против удовлетворения кассационной жалобы возражал, оспариваемые судебные акты считает законными и обоснованными.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, каких-либо ходатайств не представили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее частичного удовлетворения.

Как следует из материалов дела ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft является правообладателем следующих товарных знаков:

- "ERGO" по международной регистрации N 693827, дата регистрации 25.04.1998, в отношении части услуг 35 и 42 (медицинское обслуживание, санитарно-уход за красотой; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; юридические услуги и юридические услуги замещения; научных и промышленных исследований; компьютерное программирование) классов МКТУ;

- "ERGO" по международной регистрации N 687661, дата регистрации 29.12.1997, в отношении части услуг 36 класса МКТУ (страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью);

- "ERGO" по международной регистрации N 837693, дата регистрации 31.03.2004, в отношении товаров 05, 09, 10, 16, 20 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- "ERGO" по международной регистрации N 1068894, дата регистрации 05.08.2010, в отношении услуг 35 (реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; работа в офисе), 36 (страховые услуги; банковское дело; банковское дело; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и исследовательско-конструкторские услуги, связанные с ними; услуги промышленного анализа и исследований; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения), 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; области гигиены и косметики для людей и животных заботятся; сельское хозяйство, садоводство и лесоводства) и 45 (юридические услуги) классов МКТУ;

- "ErgoLife" по международной регистрации N 693833, дата регистрации 25.04.1998, в отношении услуг 35 (реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисная служба.), 36 (страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимым имуществом) и 42 (медицинские услуги, уход за красотой; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; юридические услуги;

научные и промышленные исследования; компьютерное программирование) классов МКТУ;

- "ERGO RUSS" по свидетельству Российской Федерации N 303242, дата приоритета 16.07.2004, дата регистрации 21.03.2006, в отношении услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 36 (страхование; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба) и 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства) классов МКТУ;

- "ERGO РУСЬ" по свидетельству Российской Федерации N 320004, дата приоритета 16.07.2004, дата регистрации 26.01.2007, в отношении услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 36 (страхование; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; юридическая служба) и 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства) классов МКТУ;

- "ЭРГО РУСЬ" по свидетельству Российской Федерации N 318365, дата приоритета 16.07.2004, дата регистрации 18.12.2006, в отношении услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 36 (страхование; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; юридическая служба) и 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства) классов МКТУ;

- "ERGO RUSS" по свидетельству Российской Федерации N 303239, дата приоритета 30.04.2004, дата регистрации 21.03.2006, в отношении услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 36 (страхование; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба) и 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства) классов МКТУ;

- "ERGO" по свидетельству Российской Федерации N 316760, дата приоритета 30.04.2004, дата регистрации 20.11.2006, в отношении услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 36 (страхование; операции с недвижимостью), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба) и 44 (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства) классов МКТУ;

- "ERGO ЖИЗНЬ" по свидетельству Российской Федерации N 349626, дата приоритета 07.03.2007, дата регистрации 08.05.2008, в отношении услуг 36 (страхование; операции с недвижимостью) класса МКТУ;

В обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что Горбатовым Е.А. без разрешения правообладателя зарегистрировано доменное имя www.ergo.ru, сходное до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из того, что представленные истцом доказательства подтверждают факт использовании ответчиком в доменном имени словесного обозначения тождественного со словесными обозначениями в отношении которых представлена правовая охрана товарным знакам, правообладателем которых является компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft в наименовании доменного имени www.ergo.ru, а также признали доказанным факт ответчиком реализации (предложение к продаже) товаров на сайте www.ergo.ru, сходным до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу, при этом суд, исходя из принципов разумности и справедливости, снизил размер взыскиваемой компенсации до 50 000 руб.

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что как следует из материалов дела, истцом доказан факт незаконного использования ответчиком в наименовании доменного имени www.ergo.ru словесного обозначения "ERGO", тождественного словесному обозначению, которому представлена правовая охрана товарными знаками, правообладателем которых является компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям N 693827, N 687661, N 837693, N 1068894, N 693833, а также по свидетельствам Российской Федерации N 303242, N 320004, N 318365, N 303239, N 316760, N 349626 содержащих словесные обозначения "ERGO" и "ЕРГО".

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угроз его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец использует товарный знак и является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени www.ergo.ru, тождественного товарным знакам, правообладателем которых он является и содержащих словесное обозначение "ERGO".

Ответчик является администратором доменного имени www.ergo.ru, что подтверждается справкой регистратора указанного домена.

Истец в установленном законом порядке не давал согласия ответчику на использование товарных знаков, содержащих словесное обозначение "ERGO".

Действия ответчика по администрированию регистрации на свое имя доменного имени www.ergo.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на товарные знаки по международной регистрации N 693827, N 687661, N 837693, N 1068894, N 693833, а также по свидетельствам Российской Федерации N 303242, N 320004, N 318365, N 303239, N 316760, N 349626, содержащие словесное обозначение "ERGO" и "ЕРГО", поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что судебными инстанциями принято правильное и обоснованное решение о запрете ответчику использовать словесное обозначение "ERGO", тождественное словесному обозначению, включенному в товарные знаки по международным регистрациям N 693827, N 687661, N 837693, N 1068894, N 693833, а также по свидетельствам на товарные знаки Российской Федерации N 303242, N 320004, N 318365, N 303239, N 316760, N 349626.

Вместе с тем, при принятии решения о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, судами не учтено следующего

В соответствии со статьями 1481, 1484, 1492, 1503 ГК РФ объем исключительного права на товарный знак определяется товарами, работами и услугами, указанными при его регистрации (регистрационный перечень товаров и услуг), и совпадающими по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ниццким соглашением от 15.06.1957 (МКТУ).

Согласно представленному в материалы дела протоколу осмотра письменных доказательств, составленному нотариусом города Москвы Якушиной В.Г. 22.03.2012, на сайте сети Интернет www.ergo.ru содержится информация о реализации защитных экранов на монитор "Русский Щит". Указанные товары относятся к товарам 02 (покрытия защитные для электронных компонентов) и 17 (пластиковые, термопластиковые и полимерные легкие пленки и защитные покрытия, используемые для увеличения яркости и контроля над ней, контроля над направлением света, контраста, видимости и потребления энергии в компьютерных мониторах, экранах ноутбуков и других компьютеров, телевизионных экранах и больших и маленьких экранах для телефонов, пейджеров и других ручных электронных устройств, телеприемниках и видеомониторах, терминалах видеоданных, дисплеях реальной визуальной обстановки, дисплеях электронной измерительной аппаратуры, дисплеях в торговых точках, проекторах, отражающих и полупрозрачных экранах, а также светящихся и несветящихся знаках) классов МКТУ.

Между тем при принятии оспариваемых судебных актов судами не исследовался вопрос об однородности товаров/услуг которые предлагались к предложению посредством использования доменного имени www.ergo.ru и товаров/услуг в отношении которых представлено правовая охрана словесному обозначению "ERGO" по международным регистрациям товарных знаков N 693827, N 687661, N 837693, N 1068894, N 693833, а также по свидетельствам Российской Федерации N 303242, N 320004, N 318365, N 303239, N 316760, N 349626, правообладателем которых является компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft.

При этом оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знакам, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу при принятии решения о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта в указанной части.

Правовых оснований для отмены оспариваемых судебных актов в остальной части суд кассационной инстанции не усматривает.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части взыскания с Горбатова Евгения Алексеевича в пользу компании ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт 50 000 рублей компенсации и 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2013 по делу N А40-54587/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по тому же делу отменить в части взыскания с Горбатова Евгения Алексеевича в пользу компании ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт 50 000 рублей компенсации и 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, в указанной части направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2013 по делу N А40-54587/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судьи

Н.Н. Погадаев

Н.Н. Тарасов