Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2014 г. N С01-376/2014 по делу N А40-7440/2013 Суд отменил принятые по делу судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку ранее судом сделан необоснованный вывод об отсутствии заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2014 г. N С01-376/2014 по делу N А40-7440/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 3 июня 2014 года

Полный текст постановления изготовлен 9 июня 2014 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

компании Hotel Cipriani S.r.L./Хотел Чиприани С.р.Л. (10 via Giudecca, Venezia, Italy)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2013 по делу N А40-7440/2013 (судья Матюшенкова Ю.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по тому же делу (судьи Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В., Левченко Н.И.)

по иску компании Хотел Чиприани С.р.Л./Hotel Cipriani S.r.L.

к Altunis Trading Gestao E Servicos LDA/Компании Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДи Эй. (Avenida Arriaga, 50-3 Sala 5, 9001-802, Funchal, Madeira)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 399369,

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995),

при участии в судебном заседании:

от истца: Гришанова М.В., Шитиков В.Н., Ариевич Е.А., представители по доверенности от 10.04.2012 б/н,

от ответчика: Табастаева Ю.Г., Ароникова М.А., представители по доверенности от 08.07.2012 б/н,

от третьего лица: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

компания Hotel Cipriani S.r.L. (Компания Хотел Чиприани С.р.Л.) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к компании Altunis Trading Gestao E Servicos LDA (Компания Алтунис-Трейдинг Гештао) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементов "CIPRIANI" по свидетельству Российской Федерации N 399369 в отношении следующих услуг:

37 - услуги по строительству недвижимости, а именно строительство гостиниц;

43 - гостиницы, бронирование мест в гостиницах для третьих лиц; рестораны и бары и услуги залов; рестораны самообслуживания, ресторанные услуги по приготовлению отпуску на дом пищи; кафе и кафетерии; служба доставки пищи; услуги по приготовлению и доставке блюд; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и обслуживанию встреч, конференций, выставок и событий и торжественных церемоний;

45 - услуги гостиничных консьержей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 решение суда первой инстанции от 08.11.2013 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, компания Хотел Чиприани С.р.Л. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит оспариваемые судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права (статьи 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций сделали неправильный вывод о том, что для признания лица заинтересованным необходимо, чтобы оно доказало осуществление деятельности, аналогичной деятельности правообладателя, непосредственно на территории Российской Федерации. Заявитель полагает, что вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у него реальных намерений использовать спорный товарный знак не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судами, и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, компания Хотел Чиприани С.р.Л. указывает на преюдициальное значение для данного спора, и установивших заинтересованность истца по 43 и 45 классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 28.05.2014 от компании Алтунис-Трейдинг Гештао поступил отзыв на кассационную жалобу истца с приложением документов согласно описи.

Суд приобщил указанные документы к материалам дела.

В судебном заседании представитель компании Хотел Чиприани С.р.Л. поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

Представитель компании Алтунис-Трейдинг Гештао возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанций, компании Алтунис-Трейдинг Гештао является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 399369, дата приоритета 23.12.2008, дата регистрации 25.01.2010, в отношении услуг 35, 36, 37, 43, 45 классов МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков в отношении всех услуг 35, 36, 37, 43 и 45 классов МКТУ и на неиспользование указанного товарного знака в отношении обозначенных услуг правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, компания Хотел Чиприани С.р.Л. обратилась с настоящим заявлением в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой инстанции и апелляционной инстанции исходили из недоказанности истцом факта его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части услуг 37, 43 и 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, суды обоснованно установили, что доказательств использования товарного спорного товарного знака правообладателем в течение трехлетнего срока до даты обращения истца в суд или неиспользования по независящим от правообладателя причинам представлено не было.

Между тем судами не учтено следующего.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12.

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

В обоснование того, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 399369, приведены доводы о том, что он осуществляет деятельность в сфере гостиничного, ресторанного и, в целом, туристического бизнеса, а также любой связанной и подобной деятельности, включая выбор, производство и реализацию пищевой и гастрономической продукции. В целях реализации предмета собственной деятельности компания Хотел Чиприани С.р.Л. имеет право вести любые, так или иначе связанные с предметом деятельности операции в производственной, торговой, финансовой, банковской сфере, в сфере движимого и недвижимого имущества.

Также истцом приведены доводы о том, что с целью расширения сферы деятельности компания Хотел Чиприани С.р.Л. приняла решение о регистрации собственных товарных знаков со словесным обозначением "CIPRIANI" и "HOTEL CIPRIANI" в отношении услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ, в связи с чем 19.01.2011 направила в Роспатент соответствующие заявки N 2011701017 и N 2011701016 соответственно.

Согласно представленным истцом уведомлениям Роспатента от 14.11.2011 и от 06.12.2011 в результате проведения экспертизы указанных заявок установлено, что заявленные обозначения способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг для заявленных услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ. При этом они сходны до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 403141, N 356560, N 386491, N 376013, N 399369, N 351729, N 339431, N 340604, правообладателями которых является компания Алтунис-Трейдинг Гештао.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/2013, при установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары (услуги) - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора, при этом необходимо проводить правовую оценку однородности товаров (услуг) истца и ответчика следует по перечисленным критериям в их совокупности.

Однако из обжалуемых судебных актов не усматривается, что вышеуказанные доводы судами были рассмотрены и им дана надлежащая правовая оценка в соответствии с положениями статей 1, 8, 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а результаты такой оценки отражены в оспариваемых судебных актах. В проверке нуждается также вопрос о заинтересованности истца в отношении конкретных товаров и услуг, а не всех классов МКТУ в целом.

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях, в силу чего неправильно истолковали положения статьи 1486 ГК РФ.

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи с неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное истолкование нормы материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие (отсутствие) у истца заинтересованности в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, исходя из установленных обстоятельств, принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2013 по делу N А40-7440/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов