Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 г. N С01-493/2014 по делу N А33-166/2013 Доводы кассационной жалобы по делу об обязании прекратить нарушение исключительного права, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции, взыскании убытков судом не приняты во внимание, поскольку патентные права на полезную модель не подлежат охране до получения патента на нее, что не исключает использование технического решения, воплощенного в такой полезной модели, в связи с чем ранее принятые судебные акты, которыми в удовлетворении исковых требований отказано, оставлены без изменения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 г. N С01-493/2014 по делу N А33-166/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Данилов Г.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

индивидуального предпринимателя Суляна Мхитара Саркисовича

на решение Арбитражного суда Красноярского края (судья Мальцева А.Н.) от 03.09.2013 по делу N А33-166/2013 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда (судьи Бабенко А.Н., Белан Н.Н., Радзиховская В.В.) от 11.02.2014 по тому же делу,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Суляна Мхитара Саркисовича (Челябинская область, ОГРНИП 306744724000033)

к индивидуальному предпринимателю Сергиенко Кириллу Сергеевичу (Красноярский край, ОГРНИП 310246809800081)

об обязании прекратить нарушение исключительного права, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции, взыскании убытков в размере 150 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика: Черных А.М., по доверенности от 13.02.2013,

установил:

индивидуальный предприниматель Сулян Мхитар Саркисович (далее - ИП Сулян М.С.) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Сергиенко Кириллу Сергеевичу (далее - ИП Сергиенко К.С.) об обязании прекратить нарушение исключительного права на полезную модель "Автомобильный утеплитель "Автотепло" по патенту Российской Федерации N 117519 путем запрета изготавливать, предлагать к продаже и совершать иные действия по введению в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы все признаки формулы полезной модели, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции "АвтоОдеяло", произведенной ответчиком, о взыскании убытков в размере 150 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.09.2013, оставленным без изменения постановлением Третьего апелляционного арбитражного суда от 11.02.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ИП Сулян М.С. обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Согласно доводам кассационной жалобы, судом первой инстанции необоснованно не принято во внимание и не дана оценка тому обстоятельству, что в соответствии с заключением и анализом патентного поверенного Пановой С.А. полезная модель "Автомобильный утеплитель "Автотепло" по патенту N 117519 полностью использована в утеплителе для двигателя "АвтоОдеяло" изготовителя ИП Сергиенко К.С.

Заявитель считает неправомерной ссылку суда апелляционной инстанции на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо от 13.12.2007 N 122), поскольку на момент подачи искового заявления у ответчика не было зарегистрированного патента. Обращает внимание суда на то, что заявка на получение патента на свою полезную модель подана ответчиком 19.11.2012 и уже на следующий день ответчик продавал "АвтоОдеяло" в 9 арендуемых торговых точках города Красноярска.

По мнению заявителя, факт реализации утеплителя ИП Сергиенко К.С. без государственной регистрации патента на следующий день после подачи заявки на получение патента и до его выдачи, подтвержден материалами контрольной закупки от 20.11.2012, а также протоколом обеспечения письменных доказательств, что свидетельствует о нарушении исключительного права на использование полезной модели, охраняемой патентом N 117519 с датой приоритета от 15.08.2011.

ИП Сергеенко К.С. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором указывает на то, что ответчик, являясь законным обладателем патента на полезную модель N 126764 "Утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" с датой приоритета 19.11.2012, не может быть признан нарушителем исключительного права истца.

В судебном заседании представитель ИП Сергеенко К.С. возражал против доводов кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

ИП Сулян С.М., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, в судебное заседание не явился, явку своего представителя не обеспечил.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 в удовлетворении ходатайства ИП Суляна С.М. о проведении судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы с использованием систем видеоконференц-связи посредством Арбитражного суда Красноярского края было отказано.

Каких либо заявлений и ходатайств, обусловленных отказом в проведении судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы с использованием систем видеоконференц-связи, от заявителя жалобы в суд не поступило.

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившегося в судебное заседание истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ИП Сулян М.С. является правообладателем патента Российской Федерации N 117519 (заявка N 2011134237) на полезную модель "Автомобильный утеплитель "Автотепло" с датой приоритета 15.08.2011.

В торговой точке, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77, Торгово-развлекательный центр "Планета", доверенным лицом истца 20.11.2012 был приобретен товар "АвтоОдеяло", изготовителем которого является ИП Сергиенко К.С.

Считая, что продукт "АвтоОдеяло", производства ИП Сергиенко К.С., содержит каждый признак полезной модели "Автомобильный утеплитель "Автотепло", приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте Российской Федерации N 117519 формулы полезной модели, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции при принятии обжалуемого решения исходил из того, что истец не доказал факт незаконного использования ответчиком полезной модели по патенту N 117519.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, изобретения и полезные модели. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно статьям 1345, 1349 и 1351 ГК РФ интеллектуальные права на полезные модели являются патентными правами. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к полезным моделям (техническое решение). Исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации (патента).

В силу статьи 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на нее.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение и полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 2 указанной нормы права использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, полезная модель; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 этого Кодекса.

При рассмотрении спора судами было установлено, что ответчик является правообладателем патента Российской Федерации N 126764 на полезную модель на "Автомобильный утеплитель "Автотепло" с датой приоритета от 19.11.2012.

При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции определением от 27.11.2013 назначил по делу патентно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставил следующие вопросы:

1. Использован ли патент N 117519 "Автомобильный утеплитель "Автотепло" патентообладателя Суляна М.С. в изделии утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" изготовителя ИП Сергиенко К.С.?

2. Обладают ли патенты N 117519 и N 126764 на "Автомобильный утеплитель "Автотепло" ИП Сулян М.С. и утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" ИП Сергиенко К.С. одинаковыми или эквивалентными признаками полезной модели, приведенными в независимом пункте формулы?

3. Содержит ли изделие "Утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло", изготавливаемое ИП Сергиенко К.С., каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту. N 117519 "Автомобильный утеплитель "Автотепло", либо признак, эквивалентный ему. В частности признак независимого пункта формулы полезной модели "Автомобильный утеплитель "Автотепло" (патент N 117519): "Используются материалы с температурой эксплуатации не менее 500°С" применительно к каждому виду материалов: ткани, наполнителю, ниткам?

По результатам проведения экспертизы представлено заключение, которое содержит следующие выводы.

1. Патент N 117519 "Автомобильный утеплитель "Автотепло" патентообладателя Суляна М.С. использован в изделии утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" изготовителя Сергиенко К.С., так как исследуемое изделие содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

2. Патенты N 117519 и N 126764 на "Автомобильный утеплитель "Автотепло" ИП Суляна М.С. и утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" ИП Сергиенко К.С. обладают эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, но техническое решение по патенту RU N 117519 является общим решением данной задачи и объем его притязаний "шире", чем объем притязаний технического решения по патенту N 126764 - утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" ИП Сергиенко К.С., так как оно является частным решением этой же задачи.

3. Изделие утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло", изготавливаемое ИП Сергиенко К.С., содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 117519 "Автомобильный утеплитель "Автотепло", либо признак, эквивалентный ему. Признак независимого пункта формулы полезной модели "автомобильный утеплитель "Автотепло" (патент N 117519): "Используются материалы с температурой эксплуатации не менее 500°С", относится только к ткани и нетканому объемному волокну (наполнителю), нитки в независимом пункте формулы патента RU N 117519 не упоминаются.

Оценив представленное в материалы дела экспертное заключение патентного поверенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что полезные модели по патентам N 117519 и N 126764 на "Автомобильный утеплитель "Автотепло" ИП Суляна М.С. и утеплитель для двигателя "АвтоОдеяло" ИП Сергиенко К.С. обладают эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 9 Информационного письма от 13.12.2007 N 122, если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона.

В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд апелляционной инстанции, исходя из установленных по делу обстоятельств, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав истца без оспаривания патента N 126764 и признания его недействительным в установленном законом порядке.

Применительно к обстоятельствам настоящего спора суд кассационной инстанции отмечает, что действия ИП Сергеенко К.С. по использованию своего технического решения, воплощенного в полезной модели до получения патента N 126764, но после подачи заявки на его выдачу, не могут быть расценены в качестве нарушения патента N 117519 с более ранней датой приоритета.

Доводы заявителя кассационной жалобы о нарушении его исключительного права на использование полезной модели, охраняемой патентом N 117519, действиями ответчика по реализации утеплителя без государственной регистрации своего результата интеллектуальной деятельности, основаны на неправильном понимании норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Исходя из смысла приведенных норм права, патентные права на полезную модель не подлежат охране до получения патента на нее, что, однако, не исключает использование технического решения, воплощенного в такой полезной модели.

Доводы кассационной жалобы в основном направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, перечисленных в статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанций.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 03.09.2013 по делу N А33-166/2013 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Суляна Мхитара Саркисовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

С.П. Рогожин