Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2014 г. N С01-460/2014 по делу N СИП-436/2013 Поскольку правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам, суд не находит оснований для отмены или изменения решения об отказе в признании патента недействительным

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2014 г. N С01-460/2014 по делу N СИП-436/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 июня 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.; членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., при участии судьи-докладчика Голофаева В.В., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

Щербы Алексея Семеновича и Звягина Ильи Борисовича

на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 (судьи Снегур А.А., Рогожин С.П., Силаев Р.В.) по делу N СИП-436/2013

по заявлению Щербы Алексея Семеновича (г. Лобня, Московская обл.),

Звягина Ильи Борисовича (г. Лобня, Московская обл.)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2001109751(2182889) от 25.11.2013 о признании патента Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (Кутузовский пр., д. 36, стр. 4, Москва, ОГРН 1037707014179).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителей - Щерба А.С., паспорт, Звягин И.Б., паспорт, Туленинов А.Н., по доверенности от 14.12.2013, Байкова Е.А., по доверенности от 14.12.2013;

от органа, принявшего оспариваемый акт - Старцева Д.Б., по доверенности от 26.03.2014;

от третьего лица - Клейман А.М., по доверенности от 26.05.2014, Мескин П.Е., по доверенности от 26.06.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Щерба Алексей Семенович и Звягин Илья Борисович (далее - заявители) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании недействительным решения N 2001109751(2182889) от 25.11.2013 о признании патента Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (далее - общество "Адекватные технологии", третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда, заявители обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе заявители ссылаются на ошибочность выводов суда об общем назначении оспариваемого и противопоставленного изобретений, а также о тождественности технических решений дезинфицирующих агентов, входящих в состав изобретений. Как полагают заявители, наличие в формуле противопоставленного патента Российской Федерации N 2173337 диальдегида в концентрации, не допускающей использование технического решения по данному патенту для обеззараживания воды, не позволяет считать технические решения по противопоставленному и оспариваемому патентам тождественными. По мнению заявителей, в результате неправильного применения пункта 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и подпункта 1 пункта 3.3.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82), суд ошибочно проводил сравнение технического решения по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2182889 только с частью независимого пункта формулы изобретения по противопоставленному патенту Российской Федерации N 2173337, неверно полагая, что изобретение в данной части представляет собой самостоятельное техническое решение.

В кассационной жалобе также указывается на то, что при установлении обоснованности отказа коллегии палаты по патентным спорам Роспатента в удовлетворении ходатайства о внесении изменений в формулу изобретения суд пришел к неправильному выводу о том, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после выдачи патента. Заявители считают, что суд применил не подлежащую применению норму пункта 1 статьи 20 Патентного закона Российской Федерации, которая регулирует правоотношения заявителя с Роспатентом на этапе экспертизы заявки и не подлежит применению при внесении изменений в формулу изобретения уже выданного патента в ходе рассмотрения возражения в отношении него в палате по патентным спорам. Как указывают заявители, суд со ссылкой на пункт 4.9 Правил рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), ошибочно посчитал, что изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь путем исключения каких-либо признаков из формулы.

В судебном заседании представители заявителей доводы кассационной жалобы поддержали, просили решение суда отменить, признать недействительным решение Роспатента от 25.11.2013.

Представитель Роспатента возражал против доводов кассационной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта, представил письменные пояснения.

Представители общества "Адекватные технологии" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве, просили оставить решение суда без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Роспатентом на имя Щербы А.С. и Звягина И.Б. был выдан патент Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" с датой приоритета 12.04.2001, имеющее следующую формулу:

"1. Дезинфицирующее средство, содержащее дезинфицирующий агент и воду, в качестве дезинфицирующего агента, включающее первый компонент - полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат и второй компонент - алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина, отличающееся тем, что массовое соотношение m первого и второго компонентов находится в интервале

2. Средство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит указанные компоненты в следующих количествах, мас. %: полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидин-гидрофосфат - 1,5 - 6,0; алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина - 0,15 - 1,2. Вода - остальное.".

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 22.03.2013 поступило возражение ООО "Адекватные технологии" против выдачи вышеназванного патента, которое было мотивировано несоответствием изобретения условию патентоспособности "новизна".

Обосновывая указанный факт, ООО "Адекватные технологии" сослалось на наличие патента Российской Федерации N 2173337 на изобретение "Дезинфицирующе-моющий раствор", имеющего более раннюю дату приоритета (06.12.2000), чем оспариваемый патент.

Указанный патент был выдан на имя закрытого акционерного общества "Деско" со следующей формулой изобретения:

"1. Дезинфицирующе-моющий раствор, включающий дезинфицирующий агент, состоящий из смеси полигексаметиленгуанидингидрохлорида с алкилбензилдиметиламмоний хлоридом, и неионогенное поверхностно-активное вещество - полиоксиэтиленалкиловые эфиры, отличающийся тем, что дезинфицирующий агент дополнительно содержит диальдегид, а в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества используют смесь фенольных производных полиоксиэтиленалкиловых эфиров - полигликолевые эфиры моноалкилфенолов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полигексаметиленгуанидингидрохлорид - 0,025 - 3;

алкибензилдиметиламмоний хлорид - 0,006 - 3;

диальдегид - 0,02 - 3;

смесь полигликолевых эфиров моноалкилфенолов (неонол) - 0,06 - 4;

вода - до 100.

2. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид щавелевой кислоты.

3. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид янтарной кислоты.

4. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид глутаровой кислоты.

5. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют смесь диальдегидов щавелевой, янтарной, глутаровой кислот в соотношении 1:1:1.".

По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения ООО "Адекватные технологии" решением Роспатента от 25.11.2013 оно было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" был признан недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Щерба А.С. и Звягин И.Б. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Отказывая в удовлетворении требования, суд сослался на несоответствие оспариваемого изобретения условию патентоспособности "новизна", поддержав позицию Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает отказ в удовлетворении заявления по указанному основанию соответствующим установленным по делу фактическим обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Судом первой инстанции верно определено, что с учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (12.04.2001), а также возражения против выдачи патента (22.03.2013), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), Правил N 82, Правил N 56.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно их уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил N 82 проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Подпунктом 3 того же пункта предусмотрено, что изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога (подпункт 1 пункта 3.3.2.3 Правил N 82).

В силу подпункта 6 пункта 3.3.1 названных Правил признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил N 82 в случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Если вывод о непатентоспособности получен в отношении одной из указанных совокупностей, то при дальнейшем рассмотрении заявки следует руководствоваться подпунктом 5 пункта 19.8 тех же Правил. Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента (подпункт 5 пункта 19.8. Правил N 82).

Судом установлено, что в независимом пункте формулы патента Российской Федерации N 2182889 содержится несколько альтернативных совокупностей существенных признаков, характеризующих варианты состава дезинфицирующего средства и обеспечивающих получение одного и того же технического результата. При этом противопоставленный патент Российской Федерации N 2173337 содержит техническое решение, тождественное одной из альтернативных совокупностей признаков, содержащихся в формуле изобретения, защищенного оспариваемым патентом.

На этом основании суд согласился с Роспатентом в том, что вышеназванная альтернативная совокупность признаков не может быть признана соответствующей условию патентоспособности "новизна".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано недействительным частично.

С учетом того, что формула оспариваемого патента содержала другой альтернативный вариант дезинфицирующего средства: полигексаметиленгуанидингидрофосфат (первый компонент); смесь алкилдиметилбензиламмонийхлорида с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина (второй компонент), палатой по патентным спорам в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 Правил N 56, было предложено заявителям представить откорректированную формулу изобретения, исключив из нее непатентоспособный альтернативный вариант формулы изобретения.

В ответ на данное предложение заявителями была представлена следующая измененная формула изобретения: "Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды, содержащее дезинфицирующий агент и воду, в качестве дезинфицирующего агента, включающее первый компонент - полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат и второй компонент - алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина, отличающееся тем, что массовое соотношение m первого и второго компонентов находится в интервале .".

Суд, признавая правомерным отклонение коллегией палаты по патентным спорам ходатайства об изменении формулы изобретения, обоснованно согласился с Роспатентом в том, что патентообладатели не исключили один из альтернативных вариантов, а изменили родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения дополнительный признак "для обеззараживания воды", что является действием, приводящим в данном случае к возникновению другого объекта правовой охраны.

При этом суд правильно мотивировал свою позицию тем, что в силу пункта 1 статьи 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

С учетом данной нормы суд верно указал, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. В связи с этим Роспатент обоснованно не принял уточненную заявителями формулу, так как, оценив ее, установил, что она не охватывается первоначальной формулой.

Довод заявителя о том, что противопоставленное изобретение по патенту Российской Федерации N 2173337 и оспариваемое изобретение по патенту Российской Федерации N 2182889 не являются тождественными, поскольку дезинфицирующий агент противопоставленного изобретения дополнительно содержит диальдегид, не может быть принят во внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку основан на ошибочном понимании и толковании указанных выше норм Правил N 82.

Наличие диальдегида в составе активного вещества в формуле противопоставленного патента не опровергает вывод суда, так как для установления отсутствия новизны оспариваемого изобретения необходимо и достаточно, чтобы в формуле противопоставленного изобретения содержались признаки, присущие всем признакам, включенным в независимый пункт формулы оспариваемого патента (подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил N 82).

Судом было установлено, что альтернативный вариант выполнения дезинфицирующего средства, содержащего полигексаметилгуанидин-хлорид (первый компонент), алкилметилбензиламмонийхлорид (второй компонент), воду, при массовом соотношении m первого и второго компонента в интервале , изложенный в формуле оспариваемого патента, известен из патента Российской Федерации N 2173337 на изобретение "Дезинфицирующе-моющий раствор". При этом соотношение вышеуказанных компонентов в дезинфицирующем средстве по оспариваемому патенту полностью попадает в интервал соотношений данных компонентов, содержащихся в дезинфицирующе-моющем растворе по противопоставляемому патенту.

Таким образом, дезинфицирующий агент в формуле патента Российской Федерации N 2173337 по количественным и качественным характеристикам совпадает с дезинфицирующим средством оспариваемого изобретения. Наличие дополнительных веществ в составе композиции - таких, как диальдегид, и возможных других, не меняет природу данной композиции как дезинфицирующего средства, а также не придает всему раствору иное назначение, которое остается неизменным (дезинфицирующее средство). На этом основании наличие дополнительного признака в противопоставленном патенте Российской Федерации N 2173337 на правомерность вывода суда не влияет.

В связи с этим довод заявителей о том, что суд неправомерно разделил изобретение по независимому пункту формулы противопоставленного патента на отдельные технические решения, подлежит отклонению, поскольку также не учитывает содержащийся в указанных выше нормах Правил N 82 порядок определения новизны изобретения и основан на неверном понимании этих норм.

Ссылка заявителей на неправильное применение судом пункта 1 статьи 20 Патентного закона не может быть принята во внимание, поскольку суд правильно применил данную норму в совокупности с пунктом 4.9 Правил N 56, характеризуя содержание права патентообладателя на внесение изменений в формулу изобретения. На основании данной нормы суд правильно исходил из того, что в результате изменения формулы не допускается возникновение нового объекта правовой охраны, что имело место в настоящем споре.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о неверном выводе относительно общего назначения сравниваемых изобретений также отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам. Суд первой инстанции правильно указал, что назначение изобретения отражается в родовом понятии, и верно установил, что сравниваемые изобретения имеют общее назначение, поскольку дезинфицирующе-моющие растворы относятся к более общей группе дезинфицирующих средств, в связи с чем имеют общее назначение с дезинфицирующими средствами. Ссылка в кассационной жалобе на то, что в тексте подпункта 1 пункта 3.3.2.3 Правил N 82 слова "в первую очередь" отсутствуют, не свидетельствует о неправильном применении этой нормы судом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что судом первой инстанции правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

На основании вышеизложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителей кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 по делу N СИП-436/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу Щербы Алексея Семеновича и Звягина Ильи Борисовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев