Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. N С01-491/2014 по делу N СИП-302/2013 Суд оставил без изменения ранее принятое решение, которым в удовлетворении заявленных требований по делу о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против признания заявки отозванной было отказано, установив, что отказ в предоставлении заявителям перевода на русский язык опубликованных на английском языке источников информации не противоречит нормам патентного законодательства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. N С01-491/2014 по делу N СИП-302/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 3 июля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 4 июля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов Президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва)

и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы Московской области)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2014 (судьи Тарасов Н.Н., Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.) по делу N СИП-302/2013

по заявлению Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 09.08.2013 N 2012142119/08 по заявке N 2012142119/08 (067778) на выдачу патента на полезную модель.

В судебном заседании принимали участие:

от заявителя по делу Пилкина В.Е. - Пилкин В.Е.;

от заявителя по делу Мирошниченко В.В. - представитель Пилкин В.Е. по доверенности от 05.03.2013 N 77АА9099136;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатент) - представители Старцева Д.Б. по доверенности от 26.03.2014 N 01/32-170/41, Барбашин В.А. по доверенности от 03.10.2013 N 01/25-603/41.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич (далее - Пилкин В.Е.) и Мирошниченко Владимир Витальевич (далее - Мирошниченко В.В.) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 09.08.2013 N 2012142119/08 об отказе в удовлетворении возражений на решение Роспатента от 19.02.2013 о признании заявки на полезную модель отозванной.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Мирошниченко В.В. и Пилкин В.Е. обратились в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просят обжалуемое решение отменить, принять новый судебный акт, которым обязать Роспатент выдать патент на полезную модель по заявке N 2012142119/08 (067778). Заявители полагают, что судом первой инстанции нарушены нормы процессуального права, неправильно применены нормы материального права, а выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Так, по мнению заявителей, патентная заявка соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения, в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания для признания ее отозванной.

При проверке законности оспариваемого решения Роспатента суд не исследовал материалы заявки и не установил ее соответствие всем предъявляемым требованиям, чем нарушил нормы процессуального права об исследовании и оценке доказательств.

Заявители полагают, что Роспатент в нарушение пункта 1 статьи 1390 Гражданского кодекса Российской Федерации провел информационный поиск и по его результатам предложил заявителям включить обнаруженные источники в уровень техники. Суд при рассмотрении спора это обстоятельство не исследовал, названного нарушения не установил, необоснованно признал это требование Роспатента правомерным, однако уже сам факт осуществления Роспатентом информационного поиска при экспертизе заявки на полезную модель не соответствует требованиям указанной нормы материального права.

По мнению заявителей кассационной жалобы, именно указанные выше нарушения, в свою очередь, привели к несоответствию выводов суда фактическим обстоятельствам спора и представленным доказательствам. В том числе, заявители не согласны с выводами суда о правомерности требований Роспатента указать иные источники информации в разделе "Уровень техники", о невозможности определения сущности полезной модели, об отсутствии сведений, подтверждающих возможность получения указанного заявителем результата.

Кроме того, заявители ссылаются на отказ Роспатента представить перевод на русский язык опубликованных на английском языке источников информации, а также указывают на необходимость при рассмотрении кассационной жалобы проверить все их доводы, изложенные при рассмотрении спора в суде первой инстанции в заявлении и письменных пояснениях.

В судебном заседании Пилкин В.Е. от своего имени и от имени представляемого Мирошниченко В.В. поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

В свою очередь, представители Роспатента против удовлетворения кассационной жалобы возражали, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 03.10.2012 подана в Роспатент заявка N 2012142119/08 (067778) на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель "Сенсорная панель (варианты)".

Ввиду несоответствия поданной заявки требованиям Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) в адрес заявителя был направлен запрос экспертизы от 19.11.2012, в котором указывалось на широкую известность более близких аналогов к заявленной полезной модели, чем названные в описании к заявке N 2012142119/08 (067778).

В этой связи заявителям было предложено уточнить раздел описания "Уровень техники", включить в него сведения об известных сенсорных панелях, указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к известным сенсорным панелям, а также указать причины, препятствующие получению известными сенсорными панелями технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью.

В ответе от 14.01.2013 на запрос экспертизы заявители сообщили, что отредактировали материалы заявки в соответствии с требованиями Регламента, приложив к ответу измененное описание полезной модели, которое содержит формулу полезной модели в следующей редакции:

"1. Сенсорная панель, являющаяся отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе, отличающаяся тем, что корпус сенсорной панели выполняют в шарообразной форме или в форме шара или в эллипсовидной форме или в цилиндрической форме или в форме скошенного (усеченного) шара или в форме скошенного (усеченного) эллипса или в конусообразной форме или в форме скошенного (усеченного) конуса или в форме, включающей в себя любое сочетание указанных форм, или в форме, включающей в себя любое сочетание указанных форм и формы многогранника, при этом функциональная поверхность сенсорной панели занимает часть поверхности корпуса сенсорной панели.

2. Сенсорная панель по п. 1, отличающаяся тем, что функциональная поверхность сенсорной панели является прозрачной или полупрозрачной полностью или как минимум в одной своей части.

3. Сенсорная панель по п. 1, отличающаяся тем, что функциональная поверхность сенсорной панели выполнена как минимум с одним сквозным отверстием.

4. Сенсорная панель по п. 1, отличающаяся тем, что корпус сенсорной панели выполнен с возможностью трансформации своей формы или изменения своего габарита или изменения своей формы и изменения своего габарита".

В раздел "Уровень техники" заявители включили сведения об устройстве по патентному документу US2005/0110773 А1 в качестве наиболее близкого аналога, а в уточненном описании указали, что техническим результатом заявленной полезной модели является "осуществления сенсорной панели, являющейся отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе в форме геометрической фигуры или комбинации геометрических фигур, в котором (устройстве) функциональная поверхность сенсорной панели занимает часть поверхности корпуса сенсорной панели".

Коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что такой результат не является техническим в смысле положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента, поскольку подобное указание, по сути, повторяет содержание независимого пункта формулы заявленной полезной модели, то есть характеризует ее конструкцию, а не технический эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании устройства.

Признав, что недостатки, указанные в запросе экспертизы, заявителями в установленный срок не устранены, Роспатент решением от 19.02.2013 признал заявку отозванной.

Не согласившись с решением Роспатента о признании заявки отозванной, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Роспатент с возражением.

Решением от 09.08.2013 Роспатент отказал в удовлетворении возражения, свое решение от 19.02.2013 оставил в силе.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям действующего законодательства, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением. В обоснование своей позиции заявители указали, что оспариваемое решение не содержит мотивов, порочащих "новизну" и "промышленную применимость" полезной модели, патентная заявка соответствует установленным требованиям, в связи с чем ей должна быть предоставлена правовая охрана, в то время как Роспатент неправомерно, в отсутствие правовых оснований, признал заявку отозванной. Заявители ссылались на то, что привели в разделе "Уровень техники" сведения об известном им наиболее близком аналоге, а требование экспертизы о внесении изменений в перечень аналогов не соответствует закону, сведения о части патентных документов содержатся в открытом доступе на английском языке, перевод ему Роспатентом предоставлен не был. Заявители выразили несогласие с мнением Роспатента о том, что заявленный технический результат не носит технического характера, а также с тем, что в описании полезной модели отсутствуют сведения, подтверждающие возможность получения указанного в описании технического результата. Кроме того, заявители указали, что запрос был направлен им ФИПС, а не Роспатентом и не может считаться запросом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как того требует пункт 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Спор рассмотрен судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, соответствия самого оспариваемого акта (коим является решение Роспатента) требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1374 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с этим Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 этой статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Судом исследовано содержание первоначально поданной заявителями заявки на предмет наличия оснований для направления запроса экспертизы.

Поскольку первоначальная заявка не соответствовала положениям пунктов 9.7.4.5 и 9.7.4.2 Регламента, суд признал обоснованным направление в адрес заявителей запроса экспертизы с предложением представить уточненное описание, удовлетворяющее названным требованиям (подпункт 2 пункта 20.5 Регламента).

Судом рассмотрен и отклонен довод заявителей о том, то запрос экспертизы направлен в их адрес неуполномоченным лицом. Вывод о наличии полномочий государственного эксперта ФИПС на направление заявителям запроса экспертизы сделан судом на основании анализа содержания пункта 4 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, пунктов 2.3.1.1, 6.2.1 Устава ФИПС, утвержденного приказом Роспатента от 24.05.2011 N 63, пункта 1.3 приказа ФИПС от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела", пунктов 3.2, 3.3. и 4.1 Должностной инструкции государственного эксперта по интеллектуальной собственности, пунктов 2, 4, 23.3 Регламента.

Судом проанализировано содержание откорректированной заявки на полезную модель и выполнение заявителями требований, изложенных в запросе экспертизы на предмет устранения недостатков и соответствия откорректированной заявки требованиям действующего законодательства.

По результатам анализа судом установлено, что технический результат полезной модели, изложенный заявителями в откорректированном описании полезной модели, представляет собой конструктивное описание полезной модели, и не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при изготовлении или использовании полезной модели, как того требует пункт 9.7.4.3 Регламента.

С учетом указанного, суд согласился с выводом Роспатента, содержащемся в оспариваемом Решении, о том, что в нарушении предъявляемых требований заявителями не указан технический результат полезной модели, а также не выполнены требования запроса экспертизы об уточнении технического результата.

Кроме того, судом установлено, что заявителями в откорректированной заявке в уровень техники не включены те сведения, которые предлагалось внести в запросе экспертизы, что не позволило заявителям выявить недостатки ближайшего аналога, раскрыть в описании заявленную полезную модель, определить ее сущность, то есть совокупность ее существенных признаков.

Ввиду того, что в описании полезной модели не приведены сведения, подтверждающие возможность получения указанного заявителями результата, а сам результат не соответствует требованиям, к нему предъявляемым, суд сделал выводы о несоответствии описания заявленной полезной модели требованиям пунктов 9.7.4.2, 9.7.4.3 и 9.7.4.5 Регламента, а также о невыполнении заявителями требований, изложенных в запросе экспертизы.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункту 7 пункта 20.5 Регламента, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их предоставления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 этого Регламента, заявка признается отозванной.

Установив несоответствие материалов откорректированной заявки предъявляемым требованиям суд пришел к выводу, что у Роспатента имелись законные основания для вынесения решения о признании заявки отозванной, что, в свою очередь, привело к вынесению судебного акта об отказе в удовлетворении требования о признании этого решения недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

При этом доводы, изложенные заявителями в кассационной жалобе, не могут быть признаны обоснованными.

Так, довод заявителя о том, что Роспатентом проводился информационный поиск, опровергается материалами административного дела, копия которого приобщена к материалам настоящего судебного дела, в котором сведения об осуществлении при проведении экспертизы информационного поиска отсутствуют.

Согласно подпункту 1.11 пункта 20.5 Регламента основанием для запроса является известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "уровень техники".

В запросе экспертизы указано, что информационный поиск не проводился, сведения о наиболее близких аналогах широко известны для специалиста на основе общих знаний в данной области техники.

Ссылка заявителей на то, что судом первой инстанции не исследовались материалы заявки, и что в случае исследования этих материалов было бы признано соответствие заявки установленным требованиям, опровергается содержанием принятого судебного акта, в котором проанализирована первоначально поданная заявка, установлено ее несоответствие требованиям 9.7.4.5 и 9.7.4.2 Регламента, в связи с чем запрос экспертизы о внесении дополнительных сведений признан обоснованным. Кроме того, судом исследована откорректированная заявка, по результатам исследования установлено, что она не соответствует положениям пунктов 9.7.4.2, 9.7.4.3 и 9.7.4.5 Регламента, а также о том, что заявителями не устранены указанные экспертизой недостатки.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

Не могут быть признаны обоснованными и возражения заявителей, касающиеся соответствия заявленной полезной модели признаку "новизна". Поскольку первоначальная заявка не соответствовала предъявляемым к ней требованиям, а в откорректированной заявке недостатки, указанные в запросе экспертизы, устранены не были, Роспатентом принято решение об отзыве заявки, проверка на предмет соответствия полезной модели признаку "новизна" не проводилась.

Не может согласиться Президиум Суда по интеллектуальным правам с доводами заявителей, касающимися неверных выводов суда относительно нераскрытия сущности полезной модели, отсутствия сведений, подтверждающих возможность получения указанного заявителями результата.

Как установлено судом, следует из материалов дела и подтверждено Пилкиным В.Е. в судебном заседании суда кассационной инстанции, технический результат определен в описании как "осуществление сенсорной панели, являющейся отдельным устройством, выполненным в отдельном корпусе в форме геометрической фигуры или комбинации геометрических фигур, в котором (устройстве) функциональная поверхность сенсорной панели занимает часть поверхности корпуса сенсорной панели".

Как указано в подпункте 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

В нарушение указанного требования технических результат, обозначенный заявителями, представляет собой описание конструктивных элементов, и не может быть признан техническим результатом в понимании пункта 9.7.4.3 Регламента.

Между тем, в силу этого же пункта технический результат относится к сведениям, раскрывающим сущность полезной модели.

В отсутствие указания на получаемый технический результат, сущность полезной модели не может быть признана раскрытой.

Довод заявителей о том, что Роспатентом им не был представлен перевод на русский язык патентных документов US2007/0139395 AI и WO2010/147692 AI, не принимается Президиумом Суда по интеллектуальным правам. В запросе экспертизы действительно содержатся ссылки на статьи и патентные документы, опубликованные на иностранных языках. Между тем, из содержания запроса экспертизы следует, что названные источники приводятся в качестве примеров известности сенсорных панелей. При этом заявителю было предложено уточнить раздел "Уровень техники" включив в него информацию об известных сенсорных панелях, а не конкретную информацию об указанных Роспатентом источниках. Материалы административного дела не содержат доказательств обращения заявителей в Роспатент с требованием о предоставлении указанных документов на русском языке, иные доказательства такого обращения заявителями также не представлены. Напротив, в возражениях заявители указывали, что не считают патентный документ WO2010/147692 AI наиболее близким аналогом, так как заявленная полезная модель и компьютерная мышь по патентному документу WO2010/147692 AI являются разными техническими устройствами, то есть содержание этого патентного документа им было известно.

Кроме того, заявители не поясняют, каким образом непредоставление перевода не позволило сформулировать им технический результат, для достижения которого служит заявленная полезная модель.

С учетом того, что в кассационной жалобе заявители просят проверить также доводы, изложенные ими в заявлении, поданном в суд первой инстанции и пояснениях к нему, Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил вывод суда первой инстанции в отношении полномочий эксперта ФИПС по направлению заявителям запроса экспертизы. Данный вывод сделан судом на основании анализа представленных документов, подтверждающих наделение подписавшего запрос экспертизы эксперта полномочиями по осуществлению юридически значимых действий. Оснований для переоценки этого вывода у Президиума Суда по интеллектуальным правам не имеется.

На основании вышеизложенного, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителей кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2014 по делу N СИП-302/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены Президиума:

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина