Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 г. по делу N СИП-285/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану спорного товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт использования им товарного знака, а также доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших правообладателю использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 г. по делу N СИП-285/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2014 г. N С01-1023/2014 по делу N СИП-285/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Лапшина И.В., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523 United States of America)

к обществу с ограниченной ответственностью "Лаком" (Лиговский пр-кт, д. 216, лит. А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 192007, ОГРН 1077847443728)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Пилюгина В.С. и Гуляева Н.С. по доверенности от 10.10.2013;

от ответчика: Савин Т.А., по доверенности от 27.05.2014, Говорушин П.И. по доверенности от 07.07.2014;

третье лицо надлежаще извещено, своего представителя в судебное заседание не направило,

установил:

McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лаком" (далее - общество "Лаком") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) за исключением печенья и относящихся к печенью: ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, галеты, карамели (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, крекеры, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное печенье, миндальное тесто, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мята для кондитерских изделий, паста фруктовая (кондитерские изделия), пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в иске, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в отношении названной части товаров 30-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления.

Представители ответчика возражали против удовлетворения заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзыве. В ходе выступлений пояснили суду, что общество "Лаком" входит в группу компаний, является правообладателем спорного товарного знака и аффилированным лицом с иными юридическими лицами, непосредственно осуществляющими производство товаров, маркированных спорным товарным знаком. Указанные обстоятельства, по мнению ответчика, подтверждают использование спорного товарного знака обществом.

Ответчик полагает, что у истцов отсутствует законный интерес в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех заявленных товаров, поскольку заявка на регистрацию товарного знака истца содержит гораздо более ограниченный перечень товаров 30-го класса МКТУ и сама по себе не может подтверждать заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех перечисленных в иске товаров.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак "МИНИАТЮРНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" по заявке N 2006714798 с приоритетом от 01.06.2006 зарегистрирован Роспатентом 13.06.2007 за N 327864 в отношении товаров 30-го класса МКТУ на имя закрытого акционерного общества "Золотой ключик".

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 31.01.2011 N РД0075886, зарегистрированного Роспатентом 31.01.2011, исключительные права на оспариваемый товарный знак приобрело общество "Лаком".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 327864 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении поименованных в исковом заявлении товаров 30-го класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Заявление мотивировано тем, что компания ведет свою деятельность с 1940 года по всему миру. По состоянию на середину февраля 2014 года на территории Российской Федерации работает 416 ресторанов быстрого питания McDonald's, принадлежащих компании. При этом деятельность истца постоянно расширяется: открываются новые рестораны, вводятся новые позиции в меню.

В связи с осуществляемой деятельностью истец производит товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых или однородных им зарегистрирован товарный знак ответчика и подано настоящее заявление о его досрочном прекращении.

Истцом в англоязычных странах в отношении новой серии позиций меню используется обозначение "Little Tasters", которое может быть переведено на русский язык как "маленькие удовольствия". Продукция под названным обозначением предлагается в меньших порциях по сравнению с позициями стандартного меню.

С целью продвижения новой позиции меню 05.09.2012 компания подала в Роспатент заявку N 2012731144 на регистрацию товарного знака "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения указанной заявки 17.10.2013 Роспатентом было вынесено решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2012731144 на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с наличием зарегистрированного спорного товарного знака, принадлежащего ответчику.

Истец также отметил, что в результате проведенного им поиска, было установлено, что основным видом производимой ответчиком продукции является печенье, для индивидуализации которого используется спорный товарный знак. В отношении остальных товаров 30-го класса МКТУ, по мнению компании, спорный товарный знак ответчиком не используется.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

В подтверждение своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены распечатки с сайтов http://ru.wikipedia.org, http://ria.ru, http://1prime.ru, http://rb.ru, содержащие информацию о компании, носящую общеизвестный характер, из которой следует, что на территории Российской Федерации с 1990 года открыты рестораны общественного питания сети McDonald's. Также представлено меню названных ресторанов, из которых следует, что посетителям ресторанов предлагаются различные сэндвичи, салаты, десерты, кондитерские изделия, напитки и другое.

Образцы кондитерских изделий (торт "Чизкейк", "Яблочный пирог", торт "Чизкейк клубничный", хлебобулочное изделие "Улитка с корицей", кекс "Маффин абрикосовый", пирожное "Маккарони", булочка "Пикант"), изготавливаемых и реализуемых ресторанами истца, обозревались судом в судебном заседании, дата приобретения продукции, по представленному на обозрение чеку - 09.07.2014, что зафиксировано в протоколе судебного заседания от 09.07.2014.

Кроме того, распечатками с сайтов www.benmgiles.co.uk, www.mcdonalds.co.uk подтверждается осуществление компанией хозяйственной деятельности в отношении товаров 30-го класса МКТУ, выпускаемых в англоязычных странах под обозначением "Little Tasters", аналогом которых на территории Российской Федерации должна стать идентичная продукция компании, маркированная обозначением "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ".

В подтверждение осуществления подготовительных действий истцом представлена заявка N 2012731144 на регистрацию товарного знака "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" в отношении товаров, в том числе, 30-го класса МКТУ, а именно: сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, бисквиты, печенье, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, пирожные, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, крупа овсяная, изделия кондитерские мучные, соусы (приправы), специи, сахар.

По указанной заявке Роспатентом 11.06.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" в отношении товаров 29, 30 (кофе, заменители кофе, чай, горчица, крупа овсяная, специи, сахар), 32-го классов и услуг 43-го классов МКТУ.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что компания является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, которому Роспатентом был противопоставлен товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ, перечисленных в заявке N 2012731144.

При этом суд отмечает, что товарный знак общества был противопоставлен Роспатентом обозначению компании, заявленному на регистрацию, в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ. Принимая во внимание, что товары 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары 30-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2012731144, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику, в силу чего суд приходит к выводу об однородности названных товаров.

Учитывая изложенное, суд полагает, что компания является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении испрашиваемых в исковом заявлении товаров 30-го класса МКТУ.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (16.04.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 386092, исчисляется с 16.04.2011 по 15.04.2014 включительно.

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, общество полагает, что истец не заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, не осуществил подготовительных действий и не имеет реального намерения использования обозначение "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" для индивидуализации своих товаров.

В подтверждение своих доводов ответчик ссылается на тот факт, что заявка компании N 2012731144 подана в отношении гораздо более узкого перечня товаров, чем перечень товаров, в отношении которого заявлены исковые требования. Также общество отмечает, что обозначение "Little Tasters" имеет иное значение, отличное от обозначения "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ", в связи с чем, выпуск товаров, маркированных обозначением "Little Tasters" в англоязычных странах не может свидетельствовать о реальном намерении выпускать аналогичные товары на территории Российской Федерации под обозначением "МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ".

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

В соответствии с указанной нормой использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, на законных основаниях.

Обществом в качестве доказательств использования спорного товарного знака в материалы дела представлены письма-согласия на использование спорного товарного знака от 24.02.2011 и от 01.05.2011, договор переработки сырья от 03.03.2011 N 1, агентский договор на реализацию продукции от 05.06.2011 N 1/13, дилерский договор от 12.12.2011 N ВК-68/11, товарные накладные от 18.12.2011 N оз18-12-03 и от 04.03.2012 N оз04-03-03, акт сверки взаимных расчетов от 30.06.2014, брошюра с ассортиментом товара, датированная 2008 - 2009 годами.

Оценив представленные ответчиком доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в связи со следующим.

Письма-согласия на использование спорного товарного знака от 24.02.2011 и от 01.05.2011 по своим условиям предоставляют обществам с ограниченной ответственностью "Бисквит" и "Золотой ключик" права на использование спорного товарного знака безвозмездно в течение пяти лет с даты выдачи такого согласия.

Вместе с тем, суд не может квалифицировать названные документы как лицензионные договоры либо как использование товарного знака под контролем правообладателя, что предусмотрено пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, по следующим основаниям.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака заключается в письменной форме, а также подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти (статья 1490 ГК РФ).

Представленные письма-согласия не зарегистрированы Роспатентом в установленном порядке, поэтому не соответствуют требованиям закона о лицензионном договоре, а также не содержат условий о какой-либо форме контроля за использованием спорного товарного знака со стороны правообладателя. Документов, подтверждающих осуществление такого контроля обществом на основании выданных им писем-согласий, ответчиком также не представлено.

Договор переработки сырья от 03.03.2011 N 1, агентский договор на реализацию продукции от 05.06.2011 N 1/13, дилерский договор от 12.12.2011 N ВК-68/11 суд полагает не относимыми доказательствами к рассматриваемому делу, поскольку они заключены между иными юридическими лицами.

Суд отклоняет довод ответчика об аффилированности его с юридическими лицами, выступавшими сторонами по названным договорам, как необоснованный, поскольку соответствующего подтверждения в материалы дела обществом не представлено.

Товарные накладные от 18.12.2011 N оз18-12-03 и от 04.03.2012 N оз04-03-03 не содержат указания на продукцию, маркированную товарным знаком "МИНИАТЮРНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ", кроме того, из представленных документов не усматривается к какому именно дилерскому договору они относятся.

Акт сверки взаимных расчетов от 30.06.2014, брошюра с ассортиментом товара, датированная 2008 - 2009 годами также не подтверждают использование спорного товарного знака обществом в трехлетний период, предшествовавший подаче искового заявления (с 16.04.2011 по 15.04.2014 включительно).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака в период с 16.04.2011 по 15.04.2014 включительно в отношении части товаров 30-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Возражения ответчика против заявленных требований сводятся к обоснованию отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении товаров 30-го класса МКТУ вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении следующих товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (за исключением печенья и относящихся к печенью): ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, галеты, карамели (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, крекеры, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное печенье, миндальное тесто, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мята для кондитерских изделий, паста фруктовая (кондитерские изделия), пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лаком" в пользу McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 4000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Р.В. Силаев