Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 сентября 2014 г. N С01-797/2014 по делу N СИП-138/2014 Суд отменил ранее принятое решение по делу о признании недействительными решений Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение и об отказе в удовлетворении возражения, поскольку установлено, что судом применена норма закона, не подлежащая применению при проверке промышленной применимости заявленной группы изобретений и не имеющая отношения к тем обстоятельствам, которые послужили основанием для принятия решения Роспатента, в связи с чем судом первой инстанции допущено неправильное применение норм материального права

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 сентября 2014 г. N С01-797/2014 по делу N СИП-138/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 августа 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 сентября 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

Федеральной службы по интеллектуальной собственности

на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 (судьи Рогожин С.П., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.) по делу N СИП-138/2014

по заявлению Степанца Владимира Андреевича (г. Юбилейный, Московская область)

о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОРГН 1047730015200) от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке от 03.08.2011 N 2011132592/07 и от 15.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения.

В судебном заседании приняли участие:

от заявителя: Степанец В.А., лично (паспорт);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Сенчихин М.С., представитель по доверенности от 31.07.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

Степанец Владимир Андреевич (далее - Степанец В.А., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке от 03.08.2011 N 2011132592/07 и от 15.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 производство по делу в части признания недействительным решения Роспатента от 29.03.2013 прекращено. Требование о признании недействительным решения от 15.02.2014 удовлетворено, данное решение признано недействительным как не соответствующее статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение на решение от 29.03.2013.

Не согласившись с решением суда в части признания недействительным решения от 15.02.2014, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении суда, имеющимся в деле доказательствам, а также неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на то, что судом не был проверен вывод Роспатента о невозможности реализации заявленным изобретением своего назначения и не выяснены лежащие в основе данного вывода обстоятельства, предусмотренные абзацем 3 подпункта 2 пункта 24.5.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент).

Также Роспатент ссылается на неприменение судом первой инстанции подпункта 3 пункта 24.5.1 Регламента, в соответствии с которым при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпункте 2 пункта 24.5.1 Регламента требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Наряду с изложенным, Роспатент полагает, что вывод суда первой инстанции о нарушении Роспатентом подпункта 1 пункта 26.4 Регламента не имеет отношения к тем обстоятельствам, которые послужили основанием для принятия решения Роспатента от 15.02.2014.

Кроме того, Роспатент мотивирует свою жалобу тем, что вывод суда об отсутствии в тексте решения Роспатента от 15.02.2014 оснований, послуживших причиной отказа в выдаче патента, не соответствует тексту этого решения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента доводы кассационной жалобы поддержал.

Заявитель в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. Считает обоснованными выводы суда о наличии ряда нарушений, допущенных Роспатентом при принятии решения от 15.02.2014.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав заявителя и представителя Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что решение от 22.05.2014 подлежит отмене в связи со следующим.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 03.08.2011 Степанцом В.А. в Роспатент была подана заявка на выдачу патента на изобретение "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", которой присвоен регистрационный номер 2011132592.

Согласно приложенной к заявке формуле изобретения, она содержит два независимых пункта 1 и 5, а также зависимые от них пункты 2-4 и 6-8 соответственно.

Независимые пункты 1 и 5 формулы представлены в следующей редакции:

"1. Способ электромеханического преобразования энергии путем взаимодействия тел, являющихся источником электрического поля, отличающийся тем, что преобразуют энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагают в диэлектрической среде и разворачивают друг относительно друга таким образом, чтобы образующаяся при этом между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия была ориентирована в направлении требуемого их перемещения.

5. Электрополевой движитель, содержащий механически связанные между собой обкладки электрического конденсатора, отличающийся тем, что указанные обкладки подвижны и расположены в диэлектрической среде под углом относительно друг друга.".

Решением Роспатента от 29.03.2013 в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592 было отказано по мотивам несоответствия этого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

На данное решение Степанцом В.А. 29.05.2013 было подано возражение. Решением Роспатента от 15.02.2014 в удовлетворении данного возражения было отказано, оспариваемое решение об отказе в выдаче патента на изобретение оставлено в силе.

Не согласившись с решениями Роспатента от 29.03.2013 и от 15.02.2014, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными указанных решений.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 производство по делу в части признания недействительным решения Роспатента от 29.03.2013 прекращено, решение от 15.02.2014 признано недействительным.

Признавая недействительным решение от 15.02.2014, суд исходил из того, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения допущены следующие нарушения:

при проведении информационного поиска нарушен подпункт 1 пункта 26.4 Регламента;

при проверке критерия промышленной применимости в нарушение пункта 24.9.1 Регламента в решении не изложены основания, послужившие причиной отказа в выдаче патента;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 24.9.1 Регламента" имеется в виду "подпункта 1 пункта 24.9 Регламента"

не проверялись все условия промышленной применимости в совокупности;

доводы возражения заявителя от 29.05.2013, касающиеся промышленной применимости, не рассматривались, безосновательно не принят акт испытаний модели "электрополевого движителя" от 22.10.2013 в качестве подтверждения доводов заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции при принятии решения не применил подлежащий применению подпункт 3 пункта 24.5.1 Регламента, и основывался на не подлежащем применению подпункте 1 пункта 26.4 Регламента; содержащиеся в решении выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В своем решении Роспатент, приходя к выводу о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, исходил из невозможности реализации назначения заявленной группы изобретений. Данный вывод в случае его обоснованности, исходя из содержания подпункта 3 пункта 24.5.1 Регламента, является самостоятельным и достаточным основанием для общего вывода о несоответствии заявленной группы изобретений условию промышленной применимости.

Суд первой инстанции, не применив подпункт 3 пункта 24.5.1 Регламента, ошибочно установил нарушение в бездействии Роспатента, выразившееся в неосуществлении проверки всех условий промышленной применимости, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента.

Между тем, с учетом указанных норм права суду надлежало проверить, является ли обоснованным вывод Роспатента о невозможности реализации заявленным изобретением своего назначения и, в зависимости от результатов такой проверки, учитывая положения подпункта 3 пункта 24.5.1 Регламента, установить законность вывода Роспатента о несоответствии изобретения критерию промышленной применимости.

Приходя к выводу о нарушении Роспатентом пункта 26.4 Регламента, суд не учел, что данный пункт устанавливает порядок проведения информационного поиска для целей проверки новизны и изобретательского уровня заявленной группы изобретений, в то время как основанием для принятия Роспатентом оспариваемого решения явилось несоответствие данной группы изобретений условию промышленной применимости.

При этом судом не принято во внимание, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.1 Регламента проверка новизны и изобретательского уровня не проводится, если в отношении изобретения установлено несоответствие критерию промышленной применимости.

Таким образом, судом применена норма пункта 26.4 Регламента, не подлежащая применению при проверке промышленной применимости заявленной группы изобретений и не имеющая отношения к тем обстоятельствам, которые послужили основанием для принятия решения Роспатента от 15.02.2014.

Выводы суда первой инстанции о том, что из содержания заключения палаты по патентным спорам усматривается, что доводы возражения заявителя, касающиеся промышленной применимости изобретения, не рассматривались, безосновательно не принят акт испытаний модели "электрополевого движителя" от 22.10.2013 в качестве подтверждения доводов заявителя, не соответствуют содержанию решения Роспатента от 15.02.2014 в связи со следующим.

На страницах 4-5 этого решения приведены доводы возражения заявителя, на страницах 7, 8 и 9 - их анализ, по результатам которого сделан вывод о невозможности реализации назначения заявленной группы изобретений, так как электростатическое взаимодействие отдельных элементов предложенного движителя, в том виде, как это описано в материалах заявки, не может обеспечить преобразование электрической энергии в механическую работу по перемещению как охарактеризованного в заявленной формуле движителя, так и транспортного средства, на котором заявитель предполагает использовать заявленную группу изобретений. При этом на странице 9 решения Роспатента приведено обоснование того, почему актом испытаний модели "электрополевого движителя" от 22.10.2013 не подтверждаются доводы заявителя о промышленной применимости заявленной группы изобретений.

В связи с тем, что судом первой инстанции допущено неправильное применение норм материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принятое по делу решение не может быть признано законным и подлежит отмене.

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, рассмотреть вопрос о необходимости привлечения специалиста в области электротехники, проверить, повлекла ли ошибка в патентной классификации заявленного изобретения к неправильному рассмотрению Роспатентом вопросов промышленной применимости, и исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу N СИП-138/2014 в части признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2014 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев