Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013 Ранее принятое решение по делу о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака подлежит изменению, поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но судом неправильно истолкована норма права

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 сентября 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

индивидуального предпринимателя Никулина Александра Николаевича (г. Харьков, Украина)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2014 (судьи Пашкова Е.Ю., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.) по делу N СИП-110/2013

по иску компании SUBO Investments LTD (Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 вследствие его неиспользования. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие:

от истца - Михайлов С.В., представитель по доверенности от 16.06.2013;

от ответчика - Новиков К.А., представитель по доверенности от 26.09.2013 N 5042. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

компания SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (далее - ИП Никулин А.Н.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, щербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков) вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 исковые требования компании SUBO Investments LTD удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 

При повторном рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2014 заявленные требования удовлетворены. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП Никулин А.Н. обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить оспариваемый судебный акт, поскольку выводы суда основаны на неправильном применении норм статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным по делу и имеющимся в деле доказательствам. 

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 17.09.2014 от компании SUBO Investments LTD поступил отзыв на кассационную жалобу. 

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель ИП Никулина А.Н. поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме, просил отменить оспариваемый судебный акт и принять решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Документы, приложенные к кассационной жалобе, направленные на установление фактических обстоятельств, возвращены заявителю в судебном заседании, поскольку в силу статей 284, 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиум Суда по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении либо были отвергнуты судом первой инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими. 

Представитель компании SUBO Investments LTD против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, оспариваемый судебный акт считает законным и обоснованным. 

Роспатент, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам www.ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее частичного удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 06.10.2010 на основании договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак N РД0070789 от общества с ограниченной ответственностью "Компания "СЕСА" к ИП Никулину А.Н. перешло исключительное право на словесный товарный знак "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, с датой регистрации 29.07.2003, датой приоритета - 07.10.2002, сроком действия до 07.10.2022. 

Компания SUBO Investments LTD, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что оспариваемый товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет до даты подачи заявления в суд, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении части товаров 32 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. 

В обоснование заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака компания SUBO Investments LTD ссылалась на то, что ей принадлежат исключительные права на товарные знаки со словесным обозначением "МАСТЕР" по свидетельствам Российской Федерации N 149680, N 208342, N 319275, N 311309, N 312030 в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе товарный знак "MASTER fruit" по свидетельству Российской Федерации N 374152, зарегистрированный Роспатентом 11.03.2009, с датой приоритета 03.08.2007 в отношении товаров 32 класса, и истец имеет реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение "МАСТЕР ФРУТ" для индивидуализации товаров, однородных товарам 32 класса МКТУ. 

Также истец в обоснование заявленных требований указал на то, что в целях расширения сферы деятельности и выпуска новой продукции компанией SUBO Investments LTD было принято решение о регистрации комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "MASTER FRUIT" в отношении товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем компания обратилась в Роспатент с заявками N 2012705874, N 2012705872, N 2012705873. 

На основании экспертизы заявленных обозначений Роспатентом установлено, что испрашиваемые обозначения по заявкам N 2012705874, N 2012705872, N 2012705873 сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции признал компанию SUBO Investments LTD лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, и пришел к выводу о недоказанности правообладателем использования спорного товарного знака в течение трех лет, предшествовавших обращению компании SUBO Investments LTD с настоящим заявлением в суд, для индивидуализации товаров, которым представлена правовая охрана согласно свидетельству на товарный знак Российской Федерации N 252472. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Применительно к приведенной норме Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции правомерно признал заявителя заинтересованным лицом для целей рассмотрения настоящего спора, поскольку компанией SUBO Investments LTD представлены доказательства приготовления к использованию словесного обозначения "МАСТЕР ФРУТ" для индивидуализации товаров, однородных товарам 32 класса МКТУ. 

Данные выводы суда первой инстанции не оспариваются ответчиком. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе в отношении товаров и услуг, для которых непосредственно зарегистрирован и охраняется товарный знак, а не однородных им. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (03.04.2014) судом первой инстанции правильно определен период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, а именно: с 03.04.2011 по 02.04.2014 включительно. 

Доводы кассационной жалобы о неправильном исчислении судом срока, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака, подлежит отклонению, поскольку они основаны на неверном толковании заявителем норм материального права, регулирующих спорные правоотношения. 

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, смена правообладателя посредством отчуждения права на товарный знак не изменяет течения установленного частью 1 статьи 1486 ГК трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. 

Кроме того, следует учитывать положения пункта 1 статьи 2 ГК РФ, которая устанавливает в качестве одной из правовых особенностей предпринимательской деятельности осуществление ее на началах риска. С учетом данной нормы субъект предпринимательской деятельности, приобретая исключительное право на товарный знак, несет риски, связанные с совершением либо несовершением предыдущим правообладателем действий, способных повлиять на правовую охрану товарного знака. 

Также подлежит отклонению довод кассационной жалобы о том, что надлежащим ответчиком по настоящему спору является общество с ограниченной ответственностью "Компания "СЕСА" как правообладатель оспариваемого товарного знака в период с 29.07.2003 по 06.10.2010, поскольку как следует из системного толкования статей 1484, 1486 ГК РФ именно правообладателю принадлежит право на использование товарного знака, и законодатель на него возложил обязанности по доказыванию факта его использования для индивидуализации товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. 

Из материалов дела следует и установлено судом, что на момент предъявления настоящего иска правообладателем оспариваемого товарного знака являлся ИП Никулин А.Н. 

Таким образом, судом правильно установлено, что надлежащим ответчиком по настоящему спору является ИП Никулин А.Н.

Вместе с тем, довод заявителя кассационной жалобы о необоснованном отклонении судом доказательств использования спорного товарного знака ответчика при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным в силу нижеследующего. 

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

В свою очередь, статья 1484 ГК РФ устанавливает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Суд первой инстанции применительно к приведенным нормам материального права счел недоказанным использование спорного товарного знака ответчиком в вышеуказанный трехлетний период, а также не усмотрел обстоятельств, свидетельствующих о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. 

Изучив материалы дела, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о необоснованном отклонении судом первой инстанции представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а именно: инвойс от 16.11.2011 N 6, упаковочный лист к инвойсу от 16.11.2011 N 6, декларация на товары N 10101030/301111/0026123, на которых имеется отметка таможенного органа о выпуске товара на территорию Российской Федерации. 

Отказывая ответчику в признании доказательственного значения у перечисленных документов, суд указал, что указанные документы не подтверждают использование спорного товарного знака в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ в отношении товаров 32 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. 

Данный вывод суда первой инстанции основан на неправильном толковании нормы подпунктов 1, 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой размещение товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, и на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, является использованием соответствующего обозначения. 

С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации на товарах. Использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Достоверность вышеперечисленных инвойса, упаковочного листа к инвойсу и декларации на товары, подтверждающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации, маркированных обозначением "МАСТЕР ФРУТ", истцом не оспаривалась. 

Как установлено судом первой инстанции, в подтверждение использования на территории Российской Федерации спорного товарного знака под контролем правообладателя ответчиком представлен предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, подписанный ИП Никулиным А.Н. (правообладателем) и обществом с ограниченной ответственностью "АВИТА НОВА" (далее - общество "АВИТА НОВА", лицензиат), в отношении спорного товарного знака (т.1 л.д. 109). 

В пункте 2 названного договора стороны пришли к соглашению о том, что в качестве исключения правообладатель не возражает против использования на территории Российской Федерации обществом "АВИТА НОВА" (лицензиатом) с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации до 31.12.2013, то есть до окончания срока действия указанного договора, спорного товарного знака до заключения лицензионного договора путем осуществления обществом "АВИТА НОВА" поставок товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 252472, а также на документации, связанной с осуществлением таких поставок, при условии соблюдения лицензиатом следующих условий, а именно: предоставления правообладателю отчетов о количестве товаров, маркированных товарным знаком со словесным обозначением "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472, поставленных на территорию Российской Федерации; до начала поставок, а также в дальнейшем в период действия договора письменно информировать о мерах, предпринимаемых им в обеспечение надлежащего качества продукции, и предоставлять все материалы, полученные им с целью подтверждения качественного минимума товаров, а также в случае получения претензий по качеству товаров маркированных товарным знаком ответчика незамедлительно сообщить правообладателю об этом; выплачивать лицензионное вознаграждение в сумме 400 гривен по окончании второго года использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472. 

В материалы дела представлены доказательства получения правообладателем отчета от лицензиата по количеству поставленного товара на территорию Российской Федерации, маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации, а также выплаты лицензионного соглашения в сумме 400 гривен. 

Следовательно, вывод суда в отношении выполнения условий предварительного лицензионного договора от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011 в отношении представления правообладателем лицензиату в качестве исключения использовать на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472 сделан без учета названных обстоятельств. 

Между тем общество "АВИТА НОВА" заключило с индивидуальным предпринимателем Крикавцовым Г.В. контракт на поставку товаров от 05.04.2011 N 11, предметом которого, в том числе являлась поставка напитков безалкогольных сильногазированных под товарным знаком "МАСТЕР ФРУТ" на территорию Российской Федерации. 

В подтверждение исполнения названного контракта представлены: инвойс от 16.11.2011 N 6, упаковочный лист к инвойсу от 16.11.2011 N 6, декларации на товары N 10101030/301111/0026123, сертификат соответствия, декларация о соответствии, в котором поименован товар (напитки безалкогольные: Вкус Винограда, Дюшес, Кола, Лимонад, Лимон-лайт), маркированный словесным товарным знаком "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472. 

Таким образом, вывод суда о недоказанности ответчиком использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ (газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки, лимонады) основан на неправильном толковании подпунктов 1, 3 пункта 2 статьи 1484, пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но судом неправильно истолкована норма права, и президиумом Суда по интеллектуальным правам усматриваются основания, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, поскольку законность решения арбитражного суда первой повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции, принять новый судебный акт об изменении решения суда первой инстанции ввиду наличия вышеназванных доказательств использования спорного товарного знака его правообладателем в трехлетний период, предшествовавший обращению истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные ответчиком судебные расходы по кассационной жалобе относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2014 по делу N СИП-110/2013 изменить. 

Вместо абзацев первого и второго в резолютивной части решения включить текст следующего содержания:

"исковое заявление SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД) удовлетворить частично. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральные воды, фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, шербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков) вследствие его неиспользования. 

В удовлетворении остальной части требования отказать.". 

Взыскать с SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД) в пользу Никулина Александра Николаевича 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы. 

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2014 по делу N СИП-110/2013 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.А. Кручинина