Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. N С01-903/2014 по делу N А60-42273/2013 Суд оставил без изменения принятые ранее решения об отказе во взыскании задолженности и процентов по лицензионному договору, поскольку обязанность по выплате спорных платежей у ответчика наступает только в отношении тех установок, которые были изготовлены им самим с использованием патента истца и установлены у пользователей с проведением соответствующего комплекса работ, а взыскание платы за проведение работ с использованием установок, которые ответчик приобрел у истца не в рамках лицензионного договора нарушает права ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. N С01-903/2014 по делу N А60-42273/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Данилова Г.Ю., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ" на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.02.2014 по делу N А60-42273/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2014 по тому же делу,

по иску открытого акционерного общества "УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ" (ул. Монтажников, д. 9, г. Екатеринбург, 620134, ОГРН 1116678005730)

к обществу с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ул. Ленина, д. 6, оф. 7, г. Березовский, Свердловская обл., 623700, ОГРН 1086671005134),

с участием третьих лиц: открытого акционерного общества "Энел ОГК-5" (ул. Хохрякова, д. 10, г. Екатеринбург, 620014), муниципального унитарного предприятия "Городской водоканал Алапаевска" (ул. 60 лет Победы, д. 2а, г. Алапаевск, Свердловская обл., 624603), общества с ограниченной ответственностью "Родник" (пер. Квартальный, 17, пос. Баранчинский, Свердловская обл., 624315), Администрации городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 13, п. Рефтинский, г. Асбест, Свердловская обл., 624285), муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" (ул. Луначарского, д. 6/1, г. Кушва, Свердловская обл., 624300), муниципального унитарного объединенного предприятия "Рефтинское" городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 33а, п. Рефтинский, г. Асбест, Свердловская обл., 624285), администрации Асбестовского городского округа (ул. Уральская, д. 73, г. Асбест, Свердловская обл., 624260),

о взыскании задолженности и процентов по лицензионному договору,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Коваленко Л.Н., по доверенности N 50-д от 17.09.2014;

от ответчика - Абушенко Д.Б., по доверенности N 5 от 17.01.2013;

от третьих лиц - не явились, надлежащим образом извещены,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ" (далее - ОАО "УНИХИМ", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (далее - ООО "Новые технологии", ответчик) о взыскании 710 144 руб. 79 коп., в том числе: 650 000 руб. задолженности по лицензионным платежам в рамках договора передачи неисключительной лицензии на использование патента Российской Федерации N 45378 от 29.07.2008 и 75 934 руб. 37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.02.2014, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2014, в удовлетворении исковых требований было отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО "УНИХИМ" обжаловало их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам. 

В обоснование своей жалобы ОАО "УНИХИМ" указывает на то, что из совместного толкования пунктов 2.2, 5.3, 6.1 лицензионного договора вытекает обязанность ответчика по оплате периодических платежей в сумме 50 000 руб. в случае проведения комплекса работ по очистке и обеззараживанию воды у пользователя, независимо от того, были приобретены установки по очистке и обеззараживанию воды у истца или они были изготовлены ответчиком самостоятельно, поскольку лицензионным договором прямо предусмотрен безусловный платеж за каждую проданную установку. 

По мнению истца, положения статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям применению не подлежат, так как данная статья регулирует отношения сторон, не связанные с заключением и исполнением лицензионного договора. 

Как полагает заявитель кассационной жалобы, лицензионный платеж в размере 50 000 руб. должен осуществляться не за установку как таковую (материальный объект), а за право использовать патент путем организации проведения комплекса работ по ее вводу в эксплуатацию. 

Ответчиком представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель истца на доводах кассационной жалобы настаивал, просил отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. 

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения. 

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, отзывы на кассационную жалобу не представили, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил о надлежащем извещении. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем полезной модели "Установка для получения диоксида хлора" по патенту Российской Федерации N 45378. 

Между истцом (Лицензиар) и ответчиком (Лицензиат) 29.07.2008 был заключен договор передачи неисключительной лицензии на использование патента N 45378, который в установленном порядке зарегистрирован Роспатентом 24.12.2008 N РД0045078 (далее - лицензионный договор). 

Согласно преамбуле указанного лицензионного договора, Лицензиар является патентообладателем патента N 45378, а также обладает знанием и опытом в области технологии и оборудования для реализации процесса водоочистки и обеззараживания диоксидом хлора на установках типа "ДХ-100"; Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора лицензию использования прав и опыта Лицензиара для внедрения Установок на станциях водоподготовки и других объектах. 

В соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом по пункту 6, неисключительную лицензию на использование Патента на Территории с правом предоставления сублицензии Пользователям. 

Использование Патента Лицензиатом осуществляется путем организации проведения комплекса работ по очистке и обеззараживанию питьевой воды у Пользователя (пункт 2.2 договора). 

В силу пункта 6.1 лицензионного договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в размере 200 000 руб. в виде паушального (разового платежа) и далее по 50 000 руб. за каждую проданную Установку в течение 10 дней после получения Лицензиатом от Пользователя денежных средств по договору на проведение работ с использованием Установки. 

Полагая, что ответчик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по оплате платежей в размере 50 000 руб. за реализованные им установки, в результате чего образовалась задолженность по указанным выплатам в общем размере 650 000 руб. (платежи за 13 проданных установок), ОАО "УНИХИМ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что обязанность по выплате спорных платежей у ответчика наступает только в отношении тех установок, которые были изготовлены им самим с использованием патента истца и установлены у пользователей с проведением соответствующего комплекса работ; взыскание платы за проведение работ с использованием установок, которые ответчик приобрел у истца не в рамках лицензионного договора, а по отдельным гражданско-правовым сделкам, приведет к нарушению правообладателем положений пункта 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, заслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Исходя из пункта 2 той же статьи, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 того же пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа. 

В соответствии со статей 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 

В силу пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

Пунктом 6 этой же статьи установлено, что лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Истолковав вышеприведенные условия лицензионного договора в соответствии с нормами статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к правомерному выводу о том, что обязанность по выплате платежей в размере 50 000 руб. у ответчика наступает только в отношении тех установок, которые были изготовлены им самим с использованием патента истца и установлены у пользователей с проведением соответствующего комплекса работ. 

Соглашаясь с данным выводом, суд кассационной инстанции исходит из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Следовательно, охраняемая патентом Российской Федерации N 45378 полезная модель "Установка для получения диоксида хлора" является устройством, а осуществление защищенного этим патентом технического решения позволяет создать (изготовить) данное устройство. 

Исходя из положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1235 названного кодекса, лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности (в том числе полезной модели), перечень которых установлен подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 того же кодекса. 

Между тем спорный лицензионный договор не содержит прямого указания ни на один из установленных законом способов использования полезной модели. Ссылка истца на пункт 2.2 лицензионного договора, устанавливающий, что использование патента Лицензиатом осуществляется путем организации проведения комплекса работ по очистке и обеззараживанию питьевой воды у Пользователя, не может быть признана обоснованной, поскольку указанный патент не защищает способ очистки и обеззараживания питьевой воды, а выдан для защиты технического решения в виде устройства. 

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что пунктом 5.3 лицензионного договора установлены способы использования объекта патентных прав отклоняется кассационным судом, поскольку из буквального толкования этого пункта (в измененной редакции, зарегистрированной Роспатентом 02.09.2009) напротив усматривается, что стороны вывели работы по предварительному обследованию, проектированию, опытные и опытно-промышленные работы и другие работы на территории пользователей за предмет лицензионного договора, условившись, что они будут осуществляться по отдельным договорам между истцом и ответчиком. 

Кроме того, несмотря на указание в преамбуле лицензионного договора на то, что лицензия предоставляется также на использование опыта истца для внедрения полезной модели, в тексте данного договора не конкретизированы технологии внедрения установок, которые предполагается передать ответчику, а доказательства передачи таких технологий (ноу-хау и пр.) в материалах дела отсутствуют. 

Таким образом, учитывая отсутствие в лицензионном договоре определенности по вопросу о способах использования полезной модели и принимая во внимание положение пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату, пункт 6.1 лицензионного договора, устанавливающий основания уплаты и размер лицензионных платежей, не может толковаться расширительно, в том числе, как предоставляющий возможность лицензиару взыскивать платежи не только за изготовление лицензиатом установок, но и за ввод в эксплуатацию приобретенных у лицензиара по отдельных договорам установок.

Также кассационным судом не принимается и довод истца об ошибочном применении судами нормы пункта 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

Суд кассационной инстанции отмечает, что содержащееся в приведенной норме концептуальное положение, являющееся реализацией принципа исчерпания прав, правомерно принято во внимание судами с точки зрения оценки действий ответчика по соблюдению законодательства о патентных правах, поскольку после введения правообладателем в гражданский оборот продукта, в котором использована полезная модель, дальнейшее использование такого продукта осуществляется свободно. С этой точки зрения дальнейшая перепродажа ответчиком введенной самим правообладателем в гражданский оборот установки не может быть квалифицирована как использование патентных прав, а, следовательно, на нее не может распространяться действие лицензионного договора. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы заявителя кассационной жалобы основаны на неверном толковании норм материального права и условий заключенного между сторонами лицензионного договора.

Исходя из этого, судом кассационной инстанции отклоняется также ссылка истца на письмо ответчика N 52 от 03.08.2012, поскольку обязательство по оплате лицензионных платежей за приобретенные ответчиком у истца установки не вытекает ни из условий лицензионного договора, ни из норм действующего законодательства. 

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права. 

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.02.2014 по делу N А60-42273/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2014 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев