Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2014 г. N С01-663/2014 по делу N А34-5780/2012 Суд отменил судебные акты, принятые по делу о защите исключительных прав на полезную модель, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд не может признать обоснованным выводы судов о том, что ответчик не доказал факт использования своего патента при изготовлении изделия недоказанным, поскольку в судебных актах отсутствуют указания на обстоятельства дела, подтверждающие эти выводы, в то время как вопрос об использовании в изделии всех признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента РФ, требует специальных познаний

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2014 г. N С01-663/2014 по делу N А34-5780/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Сенсор" на решение Арбитражного суда Курганской области (судья Саранчина Н.А.) от 19.02.2014 по делу N А34-5780/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Богдановская Г.Н., Пивоварова Л.В., Суспицына Л.А.) от 17.04.2014 по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "Квант" (ул. Губкина, 85, оф. 21, г. Екатеринбург, 620010, ОГРН 1036605194581) к обществу с ограниченной ответственностью "Предприятие "Сенсор" (ул. Омская, д. 78-А, г. Курган, Курганская область, 640027, ОГРН 1034500005836) о защите исключительных прав на полезную модель "Дроссельная заслонка" по патенту Российской Федерации N 55066,

при участии в судебном заседании:

от истца: Мещеряков В.А., представитель по доверенности от 01.08.2014 б/н, Яшина О.С., представитель по доверенности от 01.08.2014 б/н,

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

закрытое акционерное общество "Квант" (далее - ЗАО "Квант") обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Предприятие "Сенсор" (далее - ООО "Предприятие "Сенсор") о запрете осуществлять изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукта(ов), которые содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели "ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА" по патенту Российской Федерации N 55066, в том числе изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ - 20М.Б1".

Решением Арбитражного суда Курганской области от 19.02.2014, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Сенсор" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представители ЗАО "Квант" в судебном заседании суда кассационной инстанции против удовлетворения кассационной жалобы возражали, поддержали решение суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, считают их законными и обоснованными.

ООО "Предприятие "Сенсор", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, 27.07.2006 ЗАО "Квант" был выдан патент Российской Федерации N 55066 на полезную модель "Дроссельная заслонка" (приоритет полезной модели от 31.01.2006) сроком действия до 31.01.2015, согласно которому данная полезная модель относится к трубопроводной арматуре и может быть использована в различных отраслях промышленности для регулирования потока среды.

Согласно патенту Российской Федерации N 55066 на полезную модель содержит следующий независимый пункт 1 формулы патента: "дроссельная заслонка, содержащая корпус с отверстиями входа и выхода и полость, в которой напротив входного отверстия расположен запорный орган, регулятор, уплотнение и втулку, отличающаяся тем, что регулятор выполнен в виде штока, нижняя часть которого является запорным органом, средняя часть штока снабжена выступом с резьбой с возможностью его перемещения по внутренней резьбовой проточке, нарезанной на внутренней поверхности нижней части втулки, причем отверстия входа и выхода выполнены одинакового размера и расположены соосно друг относительно друга в торцевых поверхностях нижней части корпуса, а по периферии торцевых поверхностей корпуса выполнены симметричные кольцевые выступы".

Из материалов дела также следует, что у ООО "Предприятие "Сенсор" имеются исключительные права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер", независимый пункт формулы патента изложен как: "дроссельный регулирующий штуцер, содержащий корпус с проходным отверстием и полость, в которой установлен шток с резьбой и уплотнительным элементом, отличающийся тем, что шток выполнен с трапецеидальной ходовой резьбой, в цилиндрическом корпусе выполнены отверстия для установки контролирующих приборов, проходное отверстие имеет каплеобразную форму".

В обоснование заявленного требования истец ссылался на тот факт, что ООО "Предприятие "Сенсор" без разрешения патентообладателя производит изделие "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" используя полезную модель по патенту Российской Федерации N 55066, патентообладателем которого является ЗАО "Квант", и предлагает его к продаже путем заключении договора поставки МТР N МНХ-0051/12 от 26.09.2011 с ЗАО "ТНК-ВР".

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суды пришли к выводу о том, что ответчик осуществляет изготовление продукции (дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20 МБ1) с использованием всех признаков приведенных в независимом пункте полезной модели по патенту Российской Федерации N 55066 без разрешения его правообладателя. При этом суды указали на то, что тождества между патентами, правообладателями которых является истец и ответчик, соответственно, не имеется, что позволило судебным инстанциям прийти к выводу о недоказанности ответчиком факта изготовления продукта с использованием своего патента Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер".

Между тем судами не учтено следующего.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданского кодекса Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

С целью установления наличия или отсутствия признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 55066 в продукции ответчика изделие "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1", по ходатайству сторон были назначены и проведены судебные экспертизы, а также сторонами представлены заключения специалистов.

Оценив представленные в материалы дела вышеуказанные заключения, суды пришли к выводу о том, что заключение, составленное экспертом Костик Т.Ф. по результатом проведенной повторной судебной экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Курганской области от 06.09.2013 является надлежащим доказательством по делу, которое подтверждает правомерность требований истца и доказывает нарушение ответчиком прав истца на полезную модель по патенту Российской Федерации N 55066.

При назначении повторной экспертизы перед судебным экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли в комплекте изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20 МБ1" каждый признак полезной модели "Дроссельная заслонка", приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 55066 формулы, либо эквивалентный ему признак?

2. Является ли каждый признак полезной модели "Дроссельная заслонка", приведенный в независимом пункте содержащийся в патенте РФ N 55066 формулы, тождественным, либо эквивалентным каждому признаку полезной модели "Дроссельный регулирующий штуцер", приведенному в: независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 115852 формулы?

Иные заключения экспертов, приобщенные в материалы дела, признаны судами ненадлежащими доказательствами, в виду наличия в них противоречий.

При рассмотрении спора по существу судами установлено, что истец и ответчик являются правообладателями не тождественных патентов, в связи с чем указали на невозможность применения разъяснений, содержащихся в пункте 9 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо от 13.12.2007 N 122).

Между тем в судебных актах отсутствует сравнительный анализ патентов истца и ответчика с указанием того, в чем заключается их различия по независимым пунктам формул полезных моделей.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, ссылался на то, что при производстве и реализации изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" использует собственный патент на полезную модель Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер", то есть использует принадлежащее ему исключительное право на объект интеллектуальной собственности.

Вместе с тем в пункте 9 Информационного письма от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона (после принятия части четвертой ГК РФ статьей 1398 ГК РФ).

В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявки на выдачу патента.

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Таким образом, при наличии двух патентов на полезные модели с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимых пунктах формул, действия ответчика по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента истца, имеющего более раннюю дату приоритета.

Однако представленные в материалы дела заключения экспертов, содержащие ответы на вопрос - используются ли в изделии "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" признаки, приведенные в независимом пункте формулы, содержащиеся в патенте Российской Федерации N 115852, признаны судами ненадлежащими доказательствами как не отвечающие требованиям допустимости, достоверности и относимости в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

При проведении повторной экспертизы вопрос об использовании в изделии "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" ответчиком патента, правообладателем которого он являлся, перед экспертом не ставился, и не получил правовой оценки в оспариваемых судебных актах.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции не может признать обоснованным выводы судов о том, что ответчик не доказал факт использования своего патента при изготовлении изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" недоказанным, поскольку в нарушение норм пункта 2 части 4 статьи 170, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебных актах отсутствуют указания на обстоятельства дела, установленные арбитражным судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, подтверждающие эти выводы, а также доказательства, на которых основаны эти выводы судов, в то время как вопрос об использовании в указанном изделии всех признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер", требует специальных познаний.

Установление обстоятельств изготовления ответчиком изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" с использованием собственного патента в данном случае имеет существенное значение для правильного разрешения спора с учетом того обстоятельства, что патент Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер" не оспорен и не признан недействительным в установленном законом порядке.

Кроме того, как следует из материалов дела, в обоснование иска истец ссылался на факт использования всех признаков, присущих независимому пункту формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 55066, при изготовлении и предложении к продаже изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1" в результате заключения с ЗАО "ТНК-ВР Снабжение" договора поставки МТР N МНХ-0051/12 от 26.09.2011 этих изделий, следовательно, предметом исследования суда мог быть только экземпляр изделия, поставленного во исполнение названного договора, но из материалов дела не представляется возможным установить это обстоятельство.

Также следует отметить, что правообладателю должна быть предоставлена возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Из материалов дела следует, что в связи с заключением договора поставки МТР N МНХ-0051/12 от 26.09.2011 с ЗАО "ТНК-ВР Снабжение" обращался с заявлением о нарушении его исключительных прав как правообладателя на патент Российской Федерации N 55066 в результате поставки изделия "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1".

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: предложить обсудить вопрос о назначении по делу комиссионной экспертизы в порядке статьи 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с целью получения ответа, в том числе на вопрос использовался ли патент Российской Федерации N 115852 "Дроссельный регулирующий штуцер" в изделие "Дроссель регулируемый штуцерный ДРШ-20М.Б1", поставленное в результате исполнения ответчиком договора поставки МТР N МНХ-0051/12 от 26.09.2011, определить круг лиц, чьи права и охраняемые законом интересы могут быть затронуты принятием судебного акта по настоящему делу.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Курганской области от 19.02.2014 по делу N А34-5780/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев