Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. N С01-879/2014 по делу N СИП-183/2014 Суд отменил ранее принятое по делу решение, которым признано незаконным решение уполномоченного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции при рассмотрении заявленных требований вышел за пределы заявленных истцом оснований, фактически рассмотрев иное требование, которое не было предметом проверки

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. N С01-879/2014 по делу N СИП-183/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2014 года.

В полном объеме судебный акт изготовлен 1 октября 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, общества с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" и Грошева Дмитрия Александровича

на решение Суда по интеллектуальным правам (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Васильева Т.В.) от 10.06.2014 по делу N СИП-183/2014,

возбужденному по заявлению компании TT Thermotech Scandinavia AB / TT Термотех Скандинавиа АБ (Hagesta, 242, SE-88141, Solleftea, Sweden)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200)

об оспаривании решения от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 30.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 403131.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" (ул. Бумажная, д. 4, литер. А, Санкт-Петербург, 190020), Грошев Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (заявителя кассационной жалобы) - Медведев Н.Ю. по доверенности от 28.08.2014;

от общества с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" и Грошева Дмитрия Александровича (заявителей кассационных жалоб) - Куликова Т.А. по доверенностям от 04.04.2014 и 02.06.2014 соответственно;

от компании TT Термотех Скандинавиа АБ (заявителя по делу) - Родионов М.Ю. по доверенности от 06.06.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания TT Thermotech Scandinavia AB / TT Термотех Скандинавиа АБ (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 30.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 403131.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" (далее - ООО "Термотех-Трейд", Общество) и Грошев Дмитрий Александрович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2014 исковые требования удовлетворены: признано незаконным оспариваемое решение Роспатента от 21.12.2013, как не соответствующее Гражданскому кодексу Российской Федерации; Роспатенту предписано повторно рассмотреть возражения Компании против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку; с Роспатента в пользу Компании взыскано 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, Роспатент, Общество и Грошев Д.А. обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с самостоятельными кассационными жалобами.

Роспатент просит отменить состоявшееся судебное решение, как вынесенное при неправильном применении норм материального права и неполном выяснении обстоятельств дела. В обоснование жалобы Роспатент указал, что суд вышел за пределы оснований заявленных требований: требование о признании ненормативного правового акта недействительным рассмотрено судом по основаниям, которые заявителем при обращении в суд, а также в палату по патентным спорам не заявлялись. Так же Роспатент указал, что применённая судом норма статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не регулирует отношения, связанные с рассмотрением возражения, по итогам которого было вынесено оспариваемое в рамках настоящего дела решение. По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции о нарушении заинтересованным лицом пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила подачи возражений), также неправомерен, поскольку предполагает допущение Роспатентом процедурных (процессуальных) нарушений при рассмотрении возражений Компании, однако последняя при обращении в суд не заявляла о нарушениях порядка (процедуры) рассмотрения ее возражения.

В тождественных по содержанию жалобах Общество и Грошев Д.А. просят отменить решение суда первой инстанции, как вынесенное с нарушением норм процессуального права при неправильном применении норм материального права и несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. В обоснование своих жалоб они указали, что их представитель был ознакомлен с документами, представленными Компанией, только в судебном заседании, по итогам которого было вынесено судебное решение. Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30.12.2009 N 190, на которые сослался суд в обжалуемом решении, не имеют нормативного характера. Суд не дал надлежащей оценки аффилированности ЗАО "ТермоТех Рус" и Общества, а также их лицензионным взаимоотношениям.

Компания в своем отзыве доводы заявителей кассационных жалоб оспорила, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

В судебном заседании представители заявителей кассационных жалоб и заявителя по делу поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на них. Представитель Общества и Грошева Д.А. на вопрос суда об основаниях изложенного в кассационных жалобах требования о передаче дела на новое рассмотрение суда первой инстанции в ином составе, дал уклончивый ответ.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Роспатентом 10.03.2010 на имя Общества осуществлена государственная регистрация комбинированного товарного знака со словесным обозначением "Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 403131 с приоритетом от 28.10.2008 в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 30.07.2013 поступило возражение Компании, мотивированное тем, что регистрация товарного знака произведена в нарушение пунктов 6 и 9 статьи 1483 ГК РФ. В возражении указано на то, что Компания является владельцем комбинированного товарного знака со словесными элементами "Thermotech Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 346216, зарегистрированного в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ и имеющего более ранний приоритет. Как указала Компания в своем возражении, спорный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от 21.12.2013 отказал в его удовлетворении, сославшись на то, что закрытое акционерное общество "Термотех Рус" (далее - ЗАО "Термотех Рус"), являвшееся по состоянию на 25.11.2009 владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346216, подтвердило согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака в письме от 25.11.2009, поступившем в Роспатент 30.11.2009. При вынесении оспариваемого решения Роспатентом принят во внимание довод Общества о том, что оно связано лицензионными и "родственными" отношениями с предыдущим правообладателем противопоставленного товарного знака - ЗАО "ТермоТех Рус" - и его нынешним владельцем - Компанией, - в подтверждение чего представлено письмо Компании от 10.02.2011.

Несогласие Компании с принятым Роспатентом решением явилось основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с его оспариванием, как противоречащего требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В обоснование своих требований Компания, в частности, ссылалась на недействительность письма-согласия ЗАО "Термотех Рус" от 25.11.2009 и отсутствие "родственных" отношений как между Обществом и ЗАО "Термотех Рус", так и между Обществом и Компанией.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается регистрация товарных знаков, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Регистрация Роспатентом спорного товарного знака без учета запрета, установленного названной правовой нормой, послужила, в свою очередь, основанием для вывода суда о том, что Роспатентом было допущено нарушение пункта 1 статьи 1499 ГК РФ, согласно которому в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ, а также нарушение пункта 4.3 Правил подачи возражений, которым предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу нижеследующего.

Рассматриваемые судом требования характеризуются предметом и основаниями. Исходя из положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предметом заявленных требований является материально-правовое требование активной стороны в споре к пассивной стороне, в данном случае, о признании недействительным ненормативного правового акта лица, осуществляющего публичные полномочия. Основания требований (иска) - это обстоятельства, на которые ссылается заявитель в подтверждение своих требований. Изменение основания иска - изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 199, частью 4 статьи 200, частью 2 и пунктом 2 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд проверяет соответствие оспариваемого ненормативного правового акта законам и иным нормативным правовым актам, указанным заявителем.

По смыслу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переквалификация требования судом по собственной инициативе со ссылкой на иные основания не допустима.

Из материалов дела не усматривается, что заявитель, обращаясь в суд первой инстанции с требованием о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным как противоречащего норме пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, предусматривающей, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет, впоследствии изменил обоснование заявленных требований ссылками на нормы вышеприведенных пункта 3 той же статьи, пункта 1 статьи 1499 ГК РФ и пункта 4.3 Правил подачи возражений, и суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял такие изменения.

Озвученный в ходе заседания суда кассационной инстанции довод представителя Компании о том, что суд первой инстанции правомерно проверил спорное решение Роспатента на соответствие и иным, помимо пункта 6, нормам статьи 1483 ГК РФ, поскольку в резолютивной (просительной) части поданного в суд заявления имеется ссылка на указанную статью названного Кодекса без конкретизации норм того или иного пункта, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется как несостоятельный.

Так, из текста заявления Компании и предшествующего ему возражения, рассмотренного Роспатентом, усматривается, что регистрация спорного товарного знака и имеющее к ней отношение решение Роспатента оспаривались по основаниям, предусмотренным пунктом 6, но не пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ. Не свидетельствует об обратном и наличие в тексте заявления формулировок, которые, по мнению Компании, могут быть в равной степени отнесены к обоснованию несоответствия ненормативного правового акта как пункту 6, так и пункту 3 названной статьи, поскольку указанные нормы предусматривают принципиально отличные основания для отказа в регистрации товарного знака: нормы пункта 3 посвящены абсолютно неохраноспособным обозначениям, а пункта 6 - относительно неохраноспособным. При этом доводы Компании о недействительности вышеупомянутого письма-согласия ЗАО "ТермоТех Рус" и об отсутствии родственных отношений между Обществом, Компанией и ЗАО "ТермоТех Рус", к которым, по сути, сводится вся мотивация заявления Компании о недействительности спорного решения Роспатента, имеют значение лишь применительно к нормам пункта 6 названной статьи.

При данных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что суд первой инстанции при рассмотрении заявленных требований Компании вышел за пределы заявленных ею оснований, фактически рассмотрев иное требование, которое не было предметом проверки и в порядке внутренней апелляции Роспатента, оспариваемой в рамках настоящего дела.

Изложенное в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого судебного акта с направлением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение в том же составе.

Оснований для удовлетворения немотивированного требования третьих лиц о направлении дела на новое рассмотрение в ином составе президиумом Суда по интеллектуальным правам не усматривается.

Иные доводы заявителей кассационных жалоб могут быть оценены при повторном рассмотрении спора по существу.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, рассмотреть требования заявителя в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах заявленных Компанией оснований.

При новом рассмотрении дела суду предлагается рассмотреть вопрос о необходимости (целесообразности) приостановления производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А56-77360/2013, поскольку одним из принципиальных доводов заявителя, имеющих важное значение для правильного разрешения данного спора, является утверждение о недействительности письма-согласия ЗАО "ТермоТех Рус" от 25.11.2009, что является предметом доказывания в рамках дела Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области N А56-77360/2013. Указанный вопрос в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть рассмотрен по инициативе суда.

По результатам повторного рассмотрения настоящего дела суду первой инстанции необходимо разрешить вопрос о распределении судебных расходов, в том числе понесенных третьими лицами при подаче кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2014 по делу N СИП-183/2014 отменить.

Направить дело N СИП-183/2014 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

В.А. Корнеев

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев