Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2014 г. N С01-990/2014 по делу N А56-32291/2013 При новом рассмотрении дела суду необходимо установить использование (отсутствие использования) в способе алюминотермитной сварки рельсов, применяемом ответчиком, каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, а также разрешить вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2014 г. N С01-990/2014 по делу N А56-32291/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 21октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Снегур А.А., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "СНАГА" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Виноградова Л.В.) от 26.12.2013 по делу N А56-32291/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Лопато И.Б., Борисова Г.В., Фокина Е.А.) от 03.06.2014 по тому же делу,

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "СНАГА" (Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 7, Москва, 119019, ОГРН 1027700007873)

к обществу с ограниченной ответственностью "ГТ-Алюминотермитная сварка" (ул. Радищева, д. 19, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196602, ОГРН 1109847037255),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ул. Новая Басманная, д. 2, Москва, 107174, ОГРН 1037739877295),

о защите исключительных прав на изобретение и взыскании убытков в размере 11 436 873 рублей 45 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества "СНАГА" Чебровская Т.В. по доверенности от 11.03.2014, Мурашов П.А. по доверенности от 11.03.2014, Карабанов В.И. по доверенности от 20.10.2014 N 18/2014, Остросаблина О.П. по доверенности от 20.10.2014 N 18/2014;

от общества с ограниченной ответственностью "ГТ-Алюминотермитная сварка" Можайский М.А. по доверенности от 17.10.2014;

от открытого акционерного общества "Российские железные дороги" представитель не явился, извещено надлежащим образом, установил:

закрытое акционерное общество "СНАГА" (далее - ЗАО "СНАГА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГТ-Алюминотермитная сварка" (далее - ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка") об обязании прекратить нарушение исключительных прав ЗАО "СНАГА" на изобретение, защищенное патентом Российской Федерации N 2088390, путем установления запрета ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" на использование данного изобретения и о взыскании убытков за нарушение исключительных прав в виде неполученных лицензионных платежей в размере 11436873 рублей 45 копеек (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Также истец просил обязать ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" опубликовать за свой счет решение суда в официальном бюллетене органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.12.2013, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014, в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ЗАО "СНАГА", считая, что судами были неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, обратилось с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, заявитель, оспаривая выводы суда об отсутствии нарушения ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" исключительных прав ЗАО "СНАГА", указывает на необоснованное отклонение судом заключения специалиста Никулина В.Я., согласно которому предварительный подогрев концов рельсов по немецкой технологии ЕТ составляет 800-1000°С, что совпадает с соответствующим признаком формулы изобретения по патенту истца. Также считает, что суд безосновательно усомнился в достоверности выводов экспертов Уральского Государственного Университета.

По мнению ЗАО "СНАГА", суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм материального права, применив неподлежащую применению норму права - статью 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), регулирующую отношения в сфере преждепользования. Также полагает, что суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм процессуального права, отказав в удовлетворении ходатайства о назначении патентоведческой экспертизы, что привело к принятию неправильного решения.

В судебном заседании представители ЗАО "СНАГА" поддержали доводы кассационной жалобы, просили суд отменить обжалуемые решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение.

ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выражает несогласие с доводами ЗАО "СНАГА" и просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

По мнению ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка", ЗАО "СНАГА" не представило доказательств того, что ответчик сваривал рельсы способом, в котором использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В судебном заседании его представитель с доводами кассационной жалобы не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

ОАО "РЖД" своего представителя в судебное заседание не направило, просило рассмотреть кассационную жалобу в его отсутствие.

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, на имя Айсекс Трейдинг Ко ЛТД (Кипр) выдан патент Российской федерации N 2088390 на изобретение: "способ алюмотермической сварки рельсов", с приоритетом изобретения 03.12.1996. Право использования изобретения предоставлено на основании договора неисключительной лицензии ЗАО "СНАГА", регистрационный номер договора - 19319 04 от 18.06.2004. Впоследствии патент переуступлен ЗАО "СНАГА", соответствующий договор зарегистрирован 17.11.2004 N 29439/04.

Посчитав, что изобретение по указанному патенту неправомерно используется ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" при выполнении работ по алюминотермитной сварке рельсов на различных участках железных дорог ОАО "РЖД" на основании контрактов, заключенных ответчиком с третьим лицом, ЗАО "СНАГА" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что материалами дела не подтвержден факт использования ответчиком изобретения, защищенного патентом Российской Федерации N 2088390. В обоснование этого вывода суд первой инстанции сослался на отчет ОАО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (далее - ОАО "ВНИИЖТ") от 28.02.2011, указав, что ОАО "ВНИИЖТ" является экспертным органом, дающим заключения о результатах проведенных испытаний соответствия технологии действующим техническим стандартам и патентной чистоте. На основании его заключения компании допускаются к работам на объектах третьего лица. Указанный отчет ОАО "ВНИИЖТ" от 28.02.2011 не оспорен, не признан недействительным, оснований не принимать содержащиеся в нем выводы у суда не имеется.

При этом суд первой инстанции учитывал тот факт, что технология фирмы Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, на применение которой ссылается ответчик, была разработана задолго до того, как истцом был получен патент Российской Федерации N 2088390.

По результатам проверки законности и обоснованности решения суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что в силу положений статьи 1361 ГК РФ добросовестное использование на территории Российской Федерации созданного независимо от автора тождественного решения, является основанием для сохранения права такого использования и после приоритета указанного решения. Сведений о заимствовании ответчиком технических решений истца не имеется, технология Электро-Термит использовалась им независимо от использования спорного изобретения истца.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патентообладателю в соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Суд первой инстанции, делая вывод об отсутствии использования ответчиком изобретения, защищенного патентом Российской Федерации N 2088390, фактически анализ на предмет использования в способе алюминотермитной сварки рельсов, применяемом ответчиком, каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения по патенту N 2088390, не проводил. Суд ограничился ссылкой на отчет ОАО "ВНИИЖТ" от 28.02.2011, указав, что оно является экспертным органом, дающим заключения о результатах проведенных испытаний соответствия технологии действующим техническим стандартам и патентной чистоте.

Суд апелляционной инстанции, указывая, что использование иной технологии алюмотермической сварки ответчиком само по себе не может являться основанием для вывода о нарушении прав патентообладателя, а также, что применение обеих технологий при выполнении подрядных работ согласовано третьим лицом и при этом получено соответствующее заключение ОАО "ВНИИЖТ", не соглашаясь с заключениями эксперта Никулина В.Я. и группы экспертов (Бушуев С.В., Брусянин Д.А., Юрин С.В., Чирков В.В.), в то же время, также как и суд первой инстанции, не сделал выводов относительно использования в способе алюминотермитной сварки рельсов, применяемом ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка", каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения по патенту N 2088390.

В обжалуемом постановлении суд апелляционной инстанции также отмечает, что в силу положений статьи 1361 ГК РФ, добросовестное использование на территории Российской Федерации созданного независимо от автора тождественного решения, является основанием для сохранения права такого использования и после приоритета указанного решения. Сведений о заимствовании ответчиком технических решений истца не имеется, технология Электро-Термит использовалась им независимо от использования спорного изобретения истца.

Вместе с тем постановление суда апелляционной инстанции не содержит обоснования того, что ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка" до даты приоритета изобретения по патенту N 2088390 добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от ЗАО "СНАГА" тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления.

При указанных обстоятельствах обжалуемые судебные акты не отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что суды первой и апелляционной инстанций допустили неправильное применение норм материального права, выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении спора суду необходимо учесть вышеизложенное и на основе оценки доказательств по делу, с учетом доводов и возражений сторон, установить использование (отсутствие использования) в способе алюминотермитной сварки рельсов, применяемом ООО "ГТ-Алюминотермитная сварка", каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2088390, а также разрешить вопрос о распределении судебных расходов, в том числе, связанных с подачей кассационной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.12.2013 по делу N А56-32291/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

судья

А.А. Снегур

судья

С.М. Уколов