Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу N СИП-212/2014 Суд оставил без удовлетворения требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчики осуществляют использование спорного товарного знака на территории РФ под контролем правообладателя, который заключается как в контроле за производством товара третьими лицами, так в дальнейшем неизменённом состоянии упаковки реализуемого потребителям товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 г. по делу N СИП-212/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 30 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Булгаков Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Кирсановой П.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании Рубелла Бюти АД RUBELLA BEAUTY AD / (ul. Osvobojdenie, N 3, 4960, Rudozem, Bulgaria) к компании ВВП Инвестмент Анстал АГ/ VVPP Investment Anstalt AG / (Vaduz Landstrasse 25, Postfach 439 FL-9490 Vaduz LI), Ален Мак Болгария Косметикс ЕООД / Alen Mak Bulgaria Cosmetics EOOD (Str., 3rd floor BG-1000 Sofia Bulgaria) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "ACHROMIN" по международной регистрации N 665542, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995 ОГРН 1047730015200),

в судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Тихомирова Е.А. по доверенности N 03 от 30.01.2014, после перерыва не явилась, извещена;

от ответчиков - Гаврилова Е.А. по доверенностям от 10.06.2014 и от 13.04.2014, после перерыва Гаврилова Е.А., Титова Ю.Б., по доверенностям от 10.06.2014 и от 13.04.2014,

от третьего лица: извещён, не явился, установил:

Компания RUBELLA BEAUTY AD / Рубелла Бюти АД (далее - компания Рубелла Бюти АД) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании ВВП Инвестмент Анстал АГ/ VVPP Investment Anstalt AG (далее - компания ВВП Инвестмент Анстал АГ) и к Ален мак Болгария Косметикс ЕООД (в порядке части 2 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "ACHROMIN" по международной регистрации N 665542 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации, в связи с неиспользованием в течение трёх лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014, учитывая положения статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопросы о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявила ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

В ходе судебного заседания представитель истца заявил ходатайство в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просил:

- прекратить досрочно вследствие неиспользования правовую охрану товарного знака "ACHROMIN" по свидетельству Российской Федерации N 194921 в отношении всех товаров 03 (кремы с отбеливающим действием), 16 (коробки, пакеты, сумки, упаковки кремов с отбеливающим действием пластиковые или бумажные), 32 (сбыт кремов с отбеливающим действием через посредников) и услуг 42 (реализация кремов с отбеливающим действием) классов МКТУ;

- прекратить досрочно вследствие неиспользования правовую охрану в Российской Федерации товарного знака "ACHROMIN" но международной регистрации N 665542 в отношении всех товаров и услуг международной классификации NCL(6) 03 (косметические средства);

- прекратить досрочно вследствие неиспользования правовую охрану в Российской Федерации товарного знака графического "Achromin" по международной регистрации N 801968 в отношении всех товаров NCL(8) 03 (отбеливающие препараты для косметического использования; мыла; парфюмерия и косметика: косметические крема; лосьоны косметические; туалетная вода; очищающее молочко для ухода; эфирные масла; косметические препараты для лица, рук и тела; пудры для макияжа), 05 (фармацевтические, медицинские, ветеринарные и санитарные препараты; мази фармацевтические; лосьоны для медицинских целей; химически-фармацевтические препараты: соли для ванны медицинские).

Судом рассмотрено указанное ходатайство и отклонено в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Таким образом, из смысла указанной нормы следует, что истец не вправе заявлять дополнительные требования, которые не были предметом исковых требований при подаче искового заявления в арбитражный суд. Истец может только изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 194921 и международной регистрации N 801968 является новым, поскольку истцом заявлен иной предмет и иные основания иска (по сути новый иск), который, в том числе подлежит оплате государственной пошлиной.

В связи с изложенным суд рассматривает первоначально заявленные требования.

В судебном заседании суда первой инстанции в порядке, предусмотренном статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 28.10.2014 был объявлен перерыв до 30.10.2014, по окончанию которого судебное заседание продолжено.

Представили ответчиков возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии представителя Роспатента и истца.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле, Компания ВВП Инвестмент Анстал АГ с 2010 года является правообладателем международного товарного знака "ACHROMIN" по международной регистрации N 665542, правовая охрана которого, в том числе распространяется на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ (косметика).

На основании уступки оспариваемого товарного знака и публикации в официальном бюллетене ВОИС N 17 от 08.05.2014 правообладателем товарного знака "ACHROMIN" на дату рассмотрения настоящего спора является Ален Мак Болгария Косметикс ЕООД / Alen Mak Bulgaria Cosmetics EOOD.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака и неиспользование его правообладателем в отношении названных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, компания Рубелла Бюти АД обратилась с настоящим исковым заявлением в суд.

В обоснование своей заинтересованности истец указывает на то обстоятельство, что он является производителем косметических средств, и что с целью индивидуализации своей хозяйственной деятельностью подал 12.08.2013 в Роспатент заявку N 2013727549 на регистрацию товарного знака "Achromin" "Ахромин" в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

По смыслу приведённой правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак.

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление.

В качестве правового обоснования своей заинтересованности истцом представлены: выписка из торгового реестра; уведомление о поступлении в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Achromin / Ахромин"; диплом участника выставки InterCHARM2003; сведения с официального сайта компании; договор на разработку интернет портала; договор на поставку продукции от 20.09.2012 и документы свидетельствующие о возмездности данной сделки, а также ряд иных доказательств, оценивая которые по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение тождественное с товарным знаком по международной регистрации N 665542 в отношении товаров, указанных в регистрации.

Из представленных доказательств следует, что заявитель осуществляет деятельность по производству и вводу в гражданский оборот как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств товара, относящегося к 03 классу МКТУ.

Таким образом, суд полагает, что истцом представлены надлежащие доказательства наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (27.03.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по международной регистрации N 665542 исчисляется с 27.03.2011 по 26.03.2014 включительно.

В отношении заявленных требований к компании ВВП Инвестмент Анстал АГ суд не находит правовых оснований для их удовлетворения. Данный ответчик является ненадлежащим, так как он не является правообладателем оспариваемого товарного знака на дату рассмотрения настоящего иска.

По утверждению соответчика Ален мак Болгария Косметикс ЕООД, спорный товарный знак в установленном порядке используется им на территории Российской Федерации, что подтверждается дистрибьюторским договором от 26.05.2011 N 05/11 между WPP Investment Anstalt AG и ООО "Торговый дом СМ"; приложения N N 1, 2 к Договору о дистрибьюции от 26.05.2011 N 05/11; лицензионным договором от 21.01.2011 между "ВВПП Инвестмент Ансталт АГ" и "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД с приложениями NN 1, 2 с переводом на русский язык; договором поручения от 24.01.2011 между "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД и "Рубелла Бьюти" АД, в соответствии с указанными договорами осуществляются регулярные поставки на территорию Российской Федерации косметической продукции (крема отбеливающего) маркированных, в том числе спорным товарным знаком.

В обоснование своих доводов ответчик в материалы дела представил следующие доказательства: договор от 26.05.2011 N 05/11 между WPP Investment Anstalt AG и ООО "Торговый дом СМ"; приложения N N 1, 2 к Договору о дистрибьюции от 26.05.2011 N 05/11; лицензионный договор от 21.01.2011 между "ВВПП Инвестмент Ансталт АГ" и "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД с приложениями NN 1, 2 с переводом на русский язык; договор поручение от 24.01.2011 между "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД и "Рубелла Бьюти" АД; сведения о реализации кремов "ACHROMIN" на сайте www.apteka.mos.ru.; товарный и кассовый чеки от 22.04.2013 о продаже отбеливающего крема "ACHROMIN"; товарно-транспортную накладную от 16.02.2012; инвойс N 3439 от 16.02.2012; упаковочный лист от 16.02.2012; сертификат происхождения товара от 16.02.2012; декларация ЗАО "ПрофитМед" от 22.04.2013; товарные накладные от 11.05.2012, от 27.09.2012; от 08.09.2012; Декларация общества с ограниченной ответственностью "Вертус" от 03.11.2011 о том, что в период с 2008 года по 2010 года компания являлась дистрибьютором отбеливающего крема "Ахромин" на территории Российской Федерации. Справка "А1еп Мак" об объемах реализации крема "ACHROMIN" за 2008 - 2012 года; Сертификаты соответствия N Росс BG АИ 35.В306088 со сроком действия с 10.09.2008 по 01.09.2011 "Средства косметические отбеливающие "Ахромин" (сыворотка, маска, крем); Свидетельство о государственной регистрации от 01.06.2011 N RU 779934.001E.018075.06.il (таможенный союз) "средство косметическое по уходу за кожей отбеливающий крем "ACHROMIN" производитель "Alen Мак - Bulgaria)) EAD; реклама "ACHROMIN" на сайте "Ален Мак".

Кроме того, судом в ходе судебного заседания 30.10.2014 были осмотрены образец упаковки отбеливающего крема "ACHROMIN" изготовитель "АЛЕН МАК - Болгария" ЕАД, Болгария, завод - изготовитель "Rubella BEUTY S.p.A." / Рубелла Бьюти, Болгария, представитель в России - общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СМ" (далее - ООО "Торговый дом СМ").

Из представленных ответчиком доказательств усматривается, что до мая 2014 года компанией ВВП Инвестмент Анстал АГ осуществлялась деятельность, заключающаяся во ввозе на территорию Российской Федерации крема, произведённого по заказу ответчиком и маркированного спорным товарным знаком, рекламировании и дальнейшей его реализации иным лицам.

Вместе с тем, возражения истца сводятся к недоказанности ответчиком факта ввода товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот самим правообладателем либо его лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя.

Указанный довод истца подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как установлено судом ответчик поставлял ООО "Трансимпорт" свою продукцию (крем "ACHROMIN") для дальнейшей продажи его на российском рынке. Спорный товарный знак, нанесенный на упаковку крема использовался на всей производимой истцом продукции названного вида. Согласно представленным доказательствам товар поставлялся в Россию в том виде, в котором он продавался потребителям. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку крема.

Следовательно, компания сама использовала на территории Российской Федерации свой товарный знак.

Проанализировав схему дистрибуции (л.д. 138 т. 3), оценив представленные ответчиком доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что ответчики осуществляют использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, под контролем правообладателя, который заключается как в контроле за производством товара третьими лицами, так в дальнейшем неизменённом состоянии упаковки реализуемого потребителям товара.

Реальность исполнения сторонами условий дистрибуции товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, учитывая объем представленных доказательств по ввозу и реализации товара, у суда сомнений не вызывает.

Вопреки доводу истца, отсутствие лицензионного договора между правообладателем и лицом, осуществляющим импорт товара, само по себе не означает, что использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации осуществляется при отсутствии контроля со стороны правообладателя.

Довод истца о том, что лицензионный договора от 21.01.2011 между "ВВПП Инвестмент Ансталт АГ" и "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД с приложениями NN 1, 2 и договор поручения от 24.01.2011 не зарегистрированы в Роспатенте, и не являются доказательствами использования спорного товарного знака под контролем правообладателя, судом отклоняется.

Государственная регистрация указанных договоров не была произведена, что подтверждается ответчиком в представленном отзыве. Однако пункты 1-5 указанных договоров содержат положения о порядке контроля правообладателя за качеством производимой продукции, что по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является одним из способов использования товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам, ратифицирован на основании ФЗ от 23.05.2009 г. N 98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам" не может требоваться регистрация лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Так же судом учитывается обстоятельства использование оспариваемого товарного знака в период времени 2012 года, установленные вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2013 по делу N А40-25632/2013.

При таких обстоятельствах, фактическое использование ответчиком спорного товарного знака в период с 27.03.2011 по 26.03.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ (косметика) следует считать доказанным, в связи с чем исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака не могут быть удовлетворены.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Рубелла Бюти АД/ RUBELLA BEAUTY AD оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков