Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2014 г. N С01-319/2013 по делу N А65-8122/2013 При новом рассмотрении дела суду необходимо установить конкретные случаи допущенных ответчиками нарушений исключительных прав истца, обстоятельства нарушения указанных прав каждым из ответчиков, исследовать фактические обстоятельства, свидетельствующие о совместности их действий; при необходимости предложить истцу уточнить исковые требования, представить соответствующие доказательства, по результатам исследования фактических обстоятельств определить меру ответственности ответчиков, а также распределить судебные расходы, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2014 г. N С01-319/2013 по делу N А65-8122/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видео конференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Татарстан (судья Мазитов А.Н., секретарь судебного заседания Биктагирова Н.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы" (г. Казань, ОГРН 1091690059560) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.03.2014 по делу N А65-8122/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2014 по тому же делу,

по иску закрытого акционерного общества "Акустические материалы и технологии" (ул. Индустриальная, д. 1 А, г. Домодедово, Московская обл., 142000, ОГРН 1027700112230)

к обществу с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы" (ул. Т. Гиззата, д. 6/31, г. Казань, 420111, ОГРН 1091690059560), обществу с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы (ул. Вокзальная, д. 26, г. Рязань, 390013, ОГРН 1081690050144), обществу с ограниченной ответственностью "АМТ" (Лермонтовский пр-т, д. 23, стр. 1, Москва,109153, ОГРН 1081690078381)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Шаймарданова Р.Р., по доверенности от 17.07.2012;

от ответчиков:

общества с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы" (г. Казань, ОГРН 1091690059560, в настоящее время общество с ограниченной ответственностью "АТМ") - Фасаховой Л.И., по доверенности от 01.03.2014;

общества с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы" (г. Рязань, ОГРН 1081690050144), общества с ограниченной ответственностью "АМТ" (Москва, ОГРН 1081690078381) - не явились, надлежащим образом извещены,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

закрытое акционерное общество "Акустические материалы и технологии" (далее - ЗАО "Акустические материалы и технологии", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы", в настоящее время переименованному в общество с ограниченной ответственностью "АТМ" (далее - ООО "АТМ" (г. Казань, ОГРН 1091690059560), обществу с ограниченной ответственностью "Акустические Технологии и Материалы" (далее - ООО "Акустические Технологии и Материалы" (г. Рязань, ОГРН 1081690050144), обществу с ограниченной ответственностью "АМТ" (далее - ООО "АМТ" (г. Москва, ОГРН 1081690078381) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.06.2013, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2013, заявленные требования были удовлетворены частично, а именно: с ответчиков в пользу истца солидарно взыскано 450 000 руб. компенсации и 10 350 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 данные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суду необходимо установить обстоятельства нарушения прав истца каждым из ответчиков и совместность их действий, установить правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 226829 в период совершения правонарушения, определить и обосновать размер взыскиваемой компенсации.

По результатам нового рассмотрения дела решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.03.2014, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2014, с ответчиков в пользу истца взыскано 450 000 руб. компенсации и 3 450 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "АТМ" (г. Казань, ОГРН 1091690059560) обжаловало их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе заявитель, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов, изложенных в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

ООО "АТМ" (г. Казань, ОГРН 1091690059560) полагает, что вопреки выводам судов вступившими в законную силу судебными актами по делам N А65-9175/2010 и N А65-9928/2010 не устанавливалось, в чем конкретно заключалось нарушение исключительных прав истца на товарный знак со стороны ООО "Акустические Технологии и Материалы" (г. Казань, ОГРН 1091690059560), не квалифицированы способы нарушения исключительных прав на товарный знак истца каждым ответчиком, характер допущенных нарушений, степень вины каждого нарушителя, срок незаконного использования товарного знака, что имеет существенное значение в рамках настоящего спора.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей товаров в виде звукоизоляционных материалов не являются использованием товарного знака.

Не согласен с выводом судов о том, что совместность действий ответчиков следует из их аффилированности по отношению друг к другу, обращая при этом внимание на то, что в приговоре Авиастроительного районного суда г. Казани в отношении Кашапова О.В. и Меняшкина Д.Г. отсутствуют какие-либо выводы по отношению к ответчикам по настоящему делу.

Заявитель кассационной жалобы считает, что судами к рассматриваемым правоотношениям неправильно применена статья 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ее применение исключает возможность предъявления требований о взыскании компенсации; судами не установлены юридические значимые обстоятельства причинения вреда; правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.07.2010 N 2995/10, не подлежит применению в настоящем деле.

Истцом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит в удовлетворении данной жалобы отказать.

Истец обращает внимание на то, что одна и та же группа физических лиц - Кашапов О.В. и Меняшкин Д.Г. в различной форме контролируют деятельность всех ответчиков, злоупотребляя корпоративными конструкциями с целью введения в заблуждение добросовестных участников гражданского оборота, правоохранительных органов и уклонения от ответственности.

По его утверждению, ответчики в период нарушения исключительных прав истца располагали одними активами, совместно производили, предлагали к продаже и реализовывали контрафактную продукцию. При этом, как полагает истец, ответчики участвовали в гражданском обороте под коммерческим обозначением "Акустические технологии и материалы".

При таких обстоятельствах, по мнению ЗАО "Акустические материалы и технологии", лишь привлечение ответчиков к солидарной ответственности может обеспечить восстановление нарушенных прав истца.

В судебном заседании представитель ответчика - ООО "АТМ" (г. Казань, ОГРН 1091690059560) доводы кассационной жалобы поддержал, просил судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на жалобу.

Ответчики - ООО "Акустические Технологии и Материалы" (г. Рязань, ОГРН 1081690050144) и ООО "АМТ" (г. Москва, ОГРН 1081690078381) явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в период с 14.05.2009 по 13.04.2012 истец являлся обладателем исключительных прав на товарный знак "ЗИПС" по свидетельству Российской Федерации N 226829 (дата приоритета 14.11.2000, срок действия товарного знака продлен до 14.11.2020), который зарегистрирован в отношении товара 17 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "звукоизоляционные материалы", товара 19 класса МКТУ "покрытия [строительные материалы]" и услуги 42 класса МКТУ "реализация товаров".

Полагая, что вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда Республики Татарстан по делам N А65-9175/2010, N А65-9928/2010, N А65-1200/2011, N А65-22048/2012 доказан факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на спорный товарный знак, ЗАО "Акустические материалы и технологии" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что вступившим в законную силу постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2011 по делу N А65-9175/2010 ответчикам запрещено использовать обозначения "АКУСТОВЪ ЗИП-В", "АКУСТОВЪ ЗИП-М", "АКУСТОВЪ ЗИП-С", "АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет", "АКУСТОВЪ ЗИП-В-ЛЮКС", "АКУСТОВЬ-ЗИП-М-ЛЮКС", "ЗИП" в отношении товаров 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ; ответчики обязаны прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей и реализацию товаров 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ с вышеназванными обозначениями; вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.03.2011 по делу N А65-1200/2011 установлено, что действия ответчиков по введению в гражданский оборот товаров с вышеназванными обозначениями, сходными до степени смешения со спорным товарным знаком, являются недобросовестной конкуренцией; факт производства ответчиками звукоизоляционных панелей с нарушением исключительных прав истца на изобретение по патенту Российской Федерации N 2140498 установлен также по делу N А65-9928/2010; совместность действий ответчиков вытекает из их взаимосвязи и аффилированности друг с другом в период нарушения прав истца, поскольку в этот период участниками (учредителями), единоличными исполнительными органами (директорами) либо лицами, осуществляющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции ответчиков являлись Меняшкин Д.Г. и Кашапов О.В., что следует из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц N 1160812620190078381 от 16.12.2010 и N 11609121601090059560 от 16.12.2010.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суды первой и апелляционной инстанций, принимая во внимание фактические обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делам N А65-9175/2010, N А65-9928/2010, N А65-1200/2011, в частности, факты нарушения ответчиками исключительных прав истца на спорный товарный знак путем изготовления и реализации соответствующей продукции, исключительных прав на изобретение, совершения ответчиками действий, квалифицируемых как недобросовестная конкуренция, пришли к выводу о том, что действия ответчиков являются совместными и представляют собой один случай неправомерного использования товарного знака истца.

Вместе с тем данный вывод не может быть признан в достаточной степени обоснованным в силу следующего.

Судебные акты по делам N А65-9175/2010, N А65-9928/2010, N А65-1200/2011 действительно содержат выводы о допущенных ответчиками нарушениях исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности истца, однако в них отсутствуют выводы о совместном характере действий ответчиков.

Кроме того, названные судебные акты содержат сведения о допущенных ответчиками конкретных нарушениях. Так, в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2011 по делу N А65-9175/2010 указано на то, что ООО "Акустические Технологии и Материалы" (г. Рязань, ОГРН 1081690050144) и ООО "АМТ" (г. Москва, ОГРН 1081690078381) в рекламной печатной продукции и на сайте http://acoustic-volga.ru использовались обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, при этом ссылка на конкретные нарушения, допущенные ООО "Акустические Технологии и Материалы (г. Казань, ОГРН 1091690059560), в судебном акте отсутствует. В решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.03.2011 по делу N А65-1200/2011 суд пришел к выводу о введении ответчиками в гражданский оборот товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца, не конкретизировав при этом способы введения товара в оборот каждым из ответчиков и не указав конкретные факты введения товара в оборот.

Устанавливая совместность действий ответчиков, суды первой и апелляционной инстанций, как следует из обжалуемых судебных актов, исходили исключительно из наличия доказательств аффилированности ответчиков друг с другом.

Между тем сама по себе аффилированность участников гражданского оборота может свидетельствовать о координации действий аффилированных лиц (в рассматриваемом случае их учредителями и единоличными исполнительными органами), но не будет безусловно означать совершение этими лицами одного и того же нарушения, поскольку каждое из указанных аффилированных лиц является самостоятельным юридическим лицом, обладающим предусмотренными законом правами и обязанностями.

Содержащаяся в отзыве на кассационную жалобу ссылка истца на то, что ответчики располагали одними активами, совместно производили, предлагали к продаже и реализовывали контрафактную продукцию не подтверждена какими-либо доказательствами.

Учитывая, что в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, а правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом, судом при рассмотрении дела о взыскании компенсации должны быть установлены конкретные факты нарушений исключительного права на товарный знак каждым ответчиком, определено, какими способами осуществлялось незаконное использование этого права и, исходя из этого, а также иных обстоятельств, установить характер допущенных нарушений, количество случаев неправомерного использования исключительных прав. Установление перечисленных обстоятельств является необходимым условием для определения размера компенсации, который должен быть судом обоснован.

Указания Суда по интеллектуальным правам, данные в постановлении от 18.12.2013, о необходимости установления не только факта, но и обстоятельств нарушения прав истца каждым из ответчиков, судами не учтены, в частности не установлено, какими способами осуществлялось нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак каждым из ответчиков, какие конкретно нарушения были допущены ответчиками в период принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей товаров в виде звукоизоляционных материалов не являются использованием товарного знака подлежит отклонению как основанный на ошибочном толковании норм материального права (статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Несогласие кассатора с выводами судов по делам N А65-9175/2010, N А65-9928/2010, А65-1200/2011 правового значения в рамках настоящего дела не имеет и фактически направлено на преодоление указанных выводов в порядке, не предусмотренном действующим процессуальным законодательством.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в частности, установить конкретные случаи допущенных ответчиками нарушений исключительных прав истца, обстоятельства нарушения указанных прав каждым из ответчиков; с целью установления оснований для привлечения ответчиков к солидарной ответственности исследовать фактические обстоятельства, свидетельствующие о совместности их действий; при необходимости предложить истцу уточнить исковые требования, представить соответствующие доказательства; по результатам исследования фактических обстоятельств определить меру ответственности ответчиков, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.03.2014 по делу N А65-8122/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2014 отменить.

Дело направить в Арбитражный суд Республики Татарстан на новое рассмотрение в ином составе суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев