Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2014 г. N С01-1099/2014 по делу N А40-133240/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о защите исключительных прав на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение, поскольку ранее не установлены обстоятельства исковой давности, выяснение которых при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности является обязательным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2014 г. N С01-1099/2014 по делу N А40-133240/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 2 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Данилов Г.Ю., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Солодяшкина Андрея Владимировича на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Хайло Е.А.) от 12.03.2014 по делу N А40-133240/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Солопова А.А., Трубицын А.И., Садикова Д.Н.) от 10.07.2014 по тому же делу,

по исковому заявлению КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН / COMPAGNIE GERVAIS DANONE (17 бульвар Оссманн, F-75009 Париж, Франция / 17 boulevard Haussmann F-7509 PARIS France)

к закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 10677468223099) и Солодяшкину Андрею Владимировичу (Волгоградская область)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Игнатович К.А. по доверенности от 01.12.2014;

от ответчика - Солодяшкин Андрей Владимирович (паспорт);

от закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" - представитель не явился, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, установил:

КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН / COMPAGNIE GERVAIS DANONE (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Солодяшкину Андрею Владимировичу (далее - Солодяшкин А.В.) и закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - ЗАО "РСИЦ") с требованием о запрете использовать в доменном имени danissimo.ru обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца "DANISSIMO", об обязании ЗАО "РСИЦ" передать истцу права на администрирование доменного имени danissimo.ru. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014, Солодяшкину А.В. запрещено использовать в доменном имени danissimo.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "DANISSIMO". В удовлетворении требований к ЗАО "РСИЦ" отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, считая, что при их вынесении были нарушены нормы материального и процессуального права, Солодяшкин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает на ошибочность вывода суда апелляционной инстанции о неиспользовании доменного имени для размещения какой-либо информации в сети Интернет. Полагает, что суды неправильно применили статью 1484 Гражданского кодекса Российской федерации (далее - ГК РФ), поскольку имелось разрешение истца на использование своих товарных знаков, в том числе "DANISSIMO". Обращает внимание, что согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование его другими лицами с согласия правообладателя. Ссылаясь на статью 1486 ГК РФ, указывает на то, что истец не использовал товарный знак "DANISSIMO" в доменном имени danissimo.ru после июня 2010 года и не проявлял к нему интереса вплоть до сентября 2013 года, что, по мнению заявителя, свидетельствует об истечении срока исковой давности. 

В судебном заседании Солодяшкин А.В. поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые решение и постановление и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Компания отзыв на кассационную жалобу не представила, ее представитель в судебном заседании с доводами кассационной жалобы не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными. 

ЗАО "РСИЦ" отзыв на кассационную жалобы не представило, будучи извещено о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в отсутствие указанного лица.

В судебном заседании отклонено ходатайство Солодяшкина А.В. об осмотре Интернет-сайта компании для получения информации о свободном использовании товарного знака "DANISSIMO" иными лицами в личных целях, поскольку оно направлено на установление фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец как юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Франции порядке (Выписка из реестра коммерции и обществ Парижа, компании присвоен N 552 067 092), является правообладателем международного товарного знака "DANISSIMO" для товаров (услуг) 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, распространяющего свое действие на территорию Российской Федерации (Свидетельство 690 784, дата приоритета знака 06.03.1998, срок действия до 06.03.2018). 

Согласно справке ЗАО "РСИЦ" от 23.08.2013 N 2260-С администратором доменного имени danissimo.ru с 23.06.2010 является Солодяшкин А.В. 

Полагая, что индивидуализирующая часть указанного доменного имени сходна до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, владение доменным именем без законного интереса в этом препятствует правообладателю товарного знака в его использовании в сети Интернет в доменной зоне .ru, компания обратилась в суд с настоящим иском. 

При принятии решения об удовлетворении иска суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, расположенного в доменном имени danissimo.ru и товарного знака истца. 

При этом суд первой инстанции исходил из того, что открытие Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака без разрешения правообладателя. 

По результатам проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

При проведении анализа сходства обозначения, используемого в доменном имени danissimo.ru, с товарным знаком истца, судом первой инстанции установлено сходство до степени смешения сравниваемых обозначений. 

Каких-либо доводов о том, что обозначение, используемое в доменном имени danissimo.ru не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, кассационная жалоба не содержит. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 и от 18.05.2011 N 18012/10, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Действия Солодяшкина А.В. по использованию в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является другое лицо, признаны судом первой инстанции злоупотреблением правом. 

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела в порядке апелляционного производства пришел к выводу о том, что у Солодяшкина А.В. не имеется каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени danissimo.ru, поскольку он не является владельцем одноименного товарного знака. Действия ответчика по использованию в доменном имени danissimo.ru обозначения danissimo, сходного до степени смешения с товарным знаком "DANISSIMO", суд апелляционной инстанции квалифицировал в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку они создают препятствия истцу для размещения информации о нем и предлагаемых им к продаже товарах с использованием товарного знака "DANISSIMO" в названном домене российской зоны сети Интернет, а также нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что действия Солодяшкина А.В. по регистрации доменного имени danissimo.ru создают угрозу нарушения исключительного права на товарный знак "DANISSIMO", поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

Оснований для переоценки данных выводов судов у суда кассационной инстанции не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств дела, квалификация действий ответчика в качестве акта недобросовестной конкуренции является обоснованной. 

Статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Таким образом, согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности. 

Довод кассационной жалобы о неправильном применении статьи 1484 ГК РФ, поскольку у ответчика имелось разрешение истца на использование своих товарных знаков, в том числе "DANISSIMO", судом кассационной инстанции отклоняется, так как он не основан на доказательствах, свидетельствующих о наличии такого разрешения. Отсутствие запрета в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ не считается согласием (разрешением) на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Довод ответчика об истечении срока исковой давности заслуживает внимания суда кассационной инстанции. 

Как следует из материалов дела, ответчик в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции 05.12.2013 заявил об истечении срока исковой давности (т.д. 1, л.д. 61). Однако сведения о наличии такого заявления и результатах его рассмотрения не нашли своего отражения ни в протоколах судебного заседания, ни в определении суда об отложении судебного разбирательства от 05.12.2013, ни в обжалуемом решении суда первой инстанции. Кроме того, судом первой инстанции оставлены без внимания и пояснения истца от 20.01.2014, в которых он возражал против доводов ответчика об истечении срока исковой давности. 

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела указанные недостатки суда первой инстанции не устранил. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 4 и 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 N 15 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре (пункт 2 статьи 199 ГК РФ), оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме непосредственно в ходе судебного разбирательства.

При этом, как следует из пункта 26 этого постановления, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и уважительных причин (если истцом является физическое лицо) для восстановления этого срока не имеется, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске. 

В связи с тем, что суды первой и апелляционной инстанций не устанавливали обстоятельства исковой давности, выяснение которых при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности является обязательным, обжалуемые судебные акты нельзя признать законными, в связи с чем они подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо установить обстоятельства исковой давности и с учетом этого принять законный и обоснованный судебный акт. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2014 по делу N А40-133240/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

судья

Г.Ю. Данилов

судья

С.М. Уколов