Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. N С01-1203/2014 по делу N А55-23991/2013 Принятые по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак судебные решения подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение в связи с тем, что, обосновывая снижение размера компенсации, взыскиваемой вместо убытков, суды пришли к выводу о наличии убытков у ответчика в связи с изъятием и уничтожением контрафактного товара, в то время как факт наличия убытков предполагается у правообладателя, чьи права нарушены

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. N С01-1203/2014 по делу N А55-23991/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Аркона"

на решение Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2014, принятое судьей Гольдштейн Д.К. по делу N А55-23991/2013, и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2014, принятое судьями Пышкиной Н.Ю., Балакиревой Е.М., Романенко С.Ш. по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аркона" (ул. Рузовская, д. 16, лит. А, оф. 19 Н, 190013, г. Санкт-Петербург, ОГРН 1127847590056)

к обществу с ограниченной ответственностью "Некст-тайм" (ул. Ворошилова, д. 17, оф. 509 А, 445044, г. Тольятти, ОГРН 1086382000880), третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Ай.Джи.Групп" (пр. Маршала Жукова, д. 68, кор. 1, оф. 68, Москва, 123103, ОГРН 1037700091263)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 4 888 983 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Дмитриев В.В. (дов. от 01.10.2014),

от ответчика: Авилкина Е.В. (дов. от 09.01.2014),

от третьего лица: Дмитриев В.В. (дов. от 01.10.2014), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аркона" (далее - ООО "Аркона") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Некст-тайм" (далее - ООО "Некст-тайм") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 4 888 983 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ай.Джи.Групп" (далее - ООО "Ай.Джи.Групп").

Решением Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2014 с ООО "Некст-тайм" в пользу ООО "Аркона" взыскано 378 810, 73 руб. компенсации за нарушение исключительных прав. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Аркона" просит изменить оспариваемые судебные акты и взыскать с ответчика компенсацию в однократном размере стоимости контрафактного товара - 2 444 491,50 руб. Заявитель кассационной жалобы ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права - статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, ООО "Аркона" полагает, что суд апелляционной инстанции необоснованно оставил без внимания факты злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами и возложил судебные расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы на ее заявителя.

В судебном заседании представители ООО "Аркона" и ООО "Ай.Джи.Групп" поддержали доводы кассационной жалобы.

Представитель ООО "Некст-тайм" возражал против ее удовлетворения, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, представил отзыв на кассационную жалобу.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению ввиду следующего.

При рассмотрении настоящего спора суды исходили из того, что правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 219559 является ООО "Ай.Джи.Групп". Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2012 по делу N А55-35634/2012 был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав ООО "Ай.Джи.Групп" на указанный товарный знак, ООО "Некст-тайм" привлечено к административной ответственности на основании статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ООО "Аркона", приобретя от ООО "Ай.Джи.Групп" на основании договора уступки от 19.06.2013 право требования взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 219559 в размере 4 888 983 руб., обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции при вынесении решения исходил из доказанности факта нарушения прав ООО "Ай.Джи.Групп" на товарный знак, что было установлено решением Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2012 по делу N А55-35634/2012 и в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не требует доказывания. При этом, взыскивая компенсацию в размере 378810,73 руб., суд определил ее как половину стоимости контрафактного товара, определенную на основании контракта, по которому товар был ввезен на территорию Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Между тем, суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов нижестоящих инстанций по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Принимая в качестве обстоятельств, не требующих доказывания, обстоятельства, установленные решением Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2012 по делу N А55-35634/2012, суды не учли, что истец - ООО "Аркона" - не являлся лицом, участвовавшим в данном деле, а по договору уступки от 19.06.2013 им было получено только право требования взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 219559, но не исключительные права на сам товарный знак. Таким образом, в правоотношениях между ООО "Аркона" и ООО "Ай.Джи.Групп" имело место сингулярное правопреемство, в связи с чем у судов не имелось предусмотренных законом оснований применять в данном случае часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Снижая размер компенсации за нарушение исключительного права правообладателя товарного знака, суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, принимая во внимание, что ответчиком допущено нарушение исключительных авторских прав впервые, имело место только одно нарушение, наличие выгоды на стороне ответчика не доказано, в то время как наличие убытков, связанных с изъятием и уничтожением товара, является очевидным.

Вместе с тем судом не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

При этом товарный знак не отнесен к объектам авторских прав в соответствии со статьей 1259 ГК РФ. Таким образом, вывод судов о нарушении ответчиком исключительных авторских прав противоречит статьям 1259, 1477 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При рассмотрении настоящего дела, обосновывая снижение размера компенсации, взыскиваемой вместо убытков, суды пришли к выводу о наличии убытков у ответчика в связи с изъятием и уничтожением контрафактного товара, в то время как факт наличия убытков предполагается, в соответствии со статьей 1252 ГК РФ, у правообладателя, чьи права нарушены. Также судами не учтены положения пункта 2 статьи 2 и статьи 15 ГК РФ в части рисков предпринимательской деятельности и обязанности лица, нарушившего право и получившего вследствие этого доходы, возместить лицу, право которого нарушено, наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Кроме того, снижая размер компенсации с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-74, суд первой инстанции не учел, что такое снижение должно быть им, во-первых, соответствующим образом обосновано, и во-вторых, определено с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11, согласно которой размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Таким образом, судами установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а также допущено нарушение норм статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и неправильно применены нормы статей 1252, 1515 ГК РФ, что привело к принятию неправильного решения, постановления, и в силу частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Вместе с тем довод ответчика о нарушении судом апелляционной инстанции норм процессуального права в части распределения судебных расходов не нашел своего подтверждения, так как судом не установлен факт злоупотребления истцом своими процессуальными правами, судебные расходы распределены в соответствии с требованиями статей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, установить все существенные обстоятельства по делу, в случае необходимости определить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, соответствующим образом его обосновав.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил: решение Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2014 по делу N А55-23991/2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2014 по тому же делу отменить.

Дело N А55-23991/2013 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.В. Васильева

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев