Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2014 г. N С01-1262/2014 по делу N А40-44713/2012 Суд отменил ранее принятые судебные акты об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования и направил дело на новое рассмотрение, поскольку обстоятельства использования оспариваемых товарных знаков судами первой и апелляционной инстанций не исследовались и не устанавливались, в то время как по данной категории дел эти обстоятельства входят в предмет доказывания

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2014 г. N С01-1262/2014 по делу N А40-44713/2012

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Уколов С.М.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

закрытого акционерного общества "Д Дистрибьюшен"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2014 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2014 (судьи Верстова М.Е., Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В.), принятые в рамках дела N А40-44713/12

по иску закрытого акционерного общества "Д Дистрибьюшен" (ул. Пятницкая, д. 1/2, стр. 1, Москва, 115035, ОГРН 1067746321059)

к ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Зинонос Китиеос, 8 Като Лакатамиа, 5 этаж, 2322, Никосия, Кипр)

VLAKTOR TRADING LIMITED (Zinonos Kitieos 8 Kato Lakatamia 2322 Nicosia Cyprus)

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Г-59, Москва, 123995)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Гришанова Г.И. по доверенности от 07.03.2012,

от ответчика: Орлянский М.В. по доверенности от 02.09.2009,

от третьего лица: не явился, надлежаще уведомлен,

установил:

закрытое акционерное общество "Д Дистрибьюшен" (далее - ЗАО "Д Дистрибьюшен", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (VLAKTOR TRADING LIMITED) "ТИТУЛЬНЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 176978 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива", услуг 42 класса МКТУ "снабжение продовольственными товарами" и "Титульная" по свидетельству Российской Федерации N 373410 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2013, исковые требования частично удовлетворены.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.06.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При этом суд кассационной инстанции предложил суду первой инстанции при новом рассмотрении дела устранить описанные в постановлении недостатки, уточнить исковые требования, проверить доводы ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (VLAKTOR TRADING LIMITED) о недоказанности заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков "ТИТУЛЬНЫЙ" и "Титульная" по заявленным в иске классам МКТУ в рамках требований статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), с учетом установленных обстоятельств, исходя из положений действующего законодательства и сложившейся судебно-арбитражной практики по рассмотренному вопросу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с названными судебными актами, ЗАО "Д Дистрибьюшен" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" просит указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. При этом ссылается на то, что при повторном рассмотрении спора суды нарушили норму материального права - статью 1486 ГК РФ; полагает не соответствующими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам выводы судов обеих инстанций об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "ТИТУЛЬНЫЙ" по свидетельству N 176978 в отношении товаров и услуг 32 (части), 33 и 42 классов МКТУ и "Титульная" по свидетельству N 373410 в отношении товаров 32 (части) и 33 классов МКТУ. Истец настаивает на том, что представил суду доказательства ведения соответствующей лицензируемой деятельности, наличия прямых конкурентных отношений с ответчиком и обоснованность реальных намерений использовать сходное обозначение путем заключения договора с ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА", а также совершения до обращения в суд подготовительных действий, направленных на дальнейшее использование сходных обозначений.

В судебном заседании представитель истца поддержала доводы кассационной жалобы.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы кассационной жалобы оспорил в соответствии с ранее представленным отзывом.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, отзыв на кассационную жалобу не представил. Данное обстоятельство в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя третьего лица.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По данному делу суд кассационной инстанции усматривает как несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, так и неправильное применение норм материального права.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" осуществляет деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. 3.2. Устава, утвержденного протоколом Общего собрания акционеров от 08.06.2009). На ведение данной деятельности истцу Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка выдана лицензия А 62372 N 19054 от 10.11.2010.

Для продвижения на рынок новых алкогольных продуктов истцом поданы заявки на регистрацию товарных знаков со словесными элементами "ТИТУЛЪ" и "Смирновъ Титулъ", а именно: N 2011729491, 2010728405, 2011711283, 2011712551, 2010715216 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива".

ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" представило договор от 13.09.2010 N П-087/11, заключенный с ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА", которым определены правила, условия и обязательства сторон, на основе которых должно осуществляться производство, хранение и поставка алкогольной продукции - водки "Смирновъ Титулъ".

Кроме того, ОАО "Промышленная группа "ЛАДОГА" является лицензиатом истца, при этом лицензионным договором от 01.10.2010 между вышеуказанными лицами предусмотрено, что товарный знак "Смирновъ" является предметом этого договора.

По заявке N 2010715216 Роспатентом принято решение об отказе в регистрации, по заявке N 2011711283 истцом получено уведомление из Федерального института промышленной собственности от 14.02.2012 о результатах проверки обозначения "ТИТУЛЪ" требованиям законодательства, в котором изложены мотивы предварительного отказа.

В данном уведомлении указаны следующие товарные знаки ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, квалифицированные в качестве однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ: товарный знак "ТИТУЛЬНЫЙ" по свидетельству N 176978, дата регистрации 08.07.1999; товарный знак "Титульная" по свидетельству N 373410, дата регистрации 26.02.2009.

Считая себя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны данных товарных знаков, которые являются препятствием для получения исключительных прав на обозначения "ТИТУЛЪ" и "Смирновъ Титулъ" и использования данных обозначений в процессе производства, хранения и последующего введения в гражданский оборот водки "Смирновъ Титулъ" и выпуска в будущем алкогольной продукции, маркированной заявленными обозначениями, истец обратился с иском в суд.

Судами установлено, что решениями Роспатента от 21.06.2012 и 31.10.2012 были зарегистрированы товарные знаки "Смирновъ Титулъ" по заявке N 2010728405, номер регистрации 464858 и комбинированного товарного знака со словесным элементом "Смирновъ Титулъ" по заявке N 2011712551, номер регистрации 473876.

Поскольку истцом были представлены доказательства введения в гражданский оборот алкогольной продукции - водки "Смирновъ Титулъ", суды первой и апелляционной инстанции признали его заинтересованным только в использовании обозначения "Смирновъ Титулъ". Учитывая, что обозначение "Смирновъ Титулъ" указанными выше решениями Роспатента зарегистрированы в качестве товарных знаков, оснований для удовлетворения иска суды не нашли. При этом судами сделан вывод о том, что заявки N 2011711283 и 2010715216 на регистрацию товарного знака "Титулъ" сами по себе не свидетельствуют о существовании реального намерения использовать обозначение "Титулъ" в хозяйственной деятельности и осуществлении необходимых подготовительных действий к такому использованию, поскольку такие заявки могут быть поданы любым лицом.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данными выводами судов первой и апелляционной инстанций.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование положений статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

В соответствии с пунктом 3.2 Устава ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН", утвержденного протоколом Общего собрания акционеров от 08.06.2009, предметом его деятельности является осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В подтверждение фактического ведения деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" в материалы дела представлены следующие документы: лицензия от 10.11.2010 (л.д. 23 т. 1), договор производства и поставки продукции от 13.09.2010 N 3-П-087/11 (л.д. 49 т. 1).

В подтверждение осуществления подготовительных действий ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" представлены поданные 11.05.2010 и 13.04.2011 в Роспатент заявки N 2010715216 и N 2011711283 на регистрацию словесного обозначения "ТИТУЛЪ".

Указанные обстоятельства и доказательства свидетельствуют о наличии заинтересованности истца в использовании обозначения "ТИТУЛЪ" в качестве товарного знака.

Тот факт, что решением Роспатента от 26.03.2013 зарегистрирован товарный знак "ТИТУЛЪ" по заявке N 2011711283, не является основанием полагать заинтересованность истца утраченной, поскольку в основу данного решения положены принятые при первом рассмотрении дела судебные акты, которыми была прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 176978 и 373410.

Судебные акты об отказе в удовлетворении требований, принятые при повторном рассмотрении дела, повлекут восстановление правовой охраны оспариваемых товарных знаков.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Учитывая изложенное суд кассационной инстанции полагает, что ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН" является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 176978 и 373410.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Обстоятельства использования оспариваемых товарных знаков судами первой и апелляционной инстанций не исследовались и не устанавливались, в то время как по данной категории дел эти обстоятельства входят в предмет доказывания.

Поскольку в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Принимая во внимание, что частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования отнесено к подсудности Суда по интеллектуальным правам, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, кассационная жалоба - удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2014 по делу N А40-44713/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2014 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев