Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2015 г. по делу N СИП-984/2014 Суд частично признал недействительным патент в части отсутствия указания в качестве патентообладателя заявителя и взыскал с ответчика компенсацию в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, поскольку ответчиком при оформлении патента на свое имя без согласия других соавторов нарушены права и законные интересы заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2015 г. по делу N СИП-984/2014

Резолютивная часть решения объявлена 5 марта 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Куприя Александра Николаевича (г. Омск)

к Шамаеву Алексею Николаевичу (г. Шатура, Московская обл.),

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

о признании патента Российской Федерации N 2375875 недействительным,

третье лицо: Гаврилов Андрей Юрьевич (Москва);

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Колесов Е.В., Робинов А.А. по доверенности N 55АА1075734 от 07.11.2014,

от заинтересованных лиц: от Шамаева А.Н. - Байкова Е.А., Туленинов А.Н. по доверенности N 77АБ4010986 от 30.09.2014; от Роспатента - не явился, извещен,

от третьего лица: не явилось, извещено, установил:

Куприй Александр Николаевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Шамаеву Алексею Николаевичу и Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании патента Российской Федерации N 2375875 на изобретение "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления" недействительным полностью.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2015 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Гаврилов Андрей Юрьевич.

В судебном заседании 05.03.2015 заявитель представил ходатайство об изменении предмета иска, согласно которому просил: признать недействительным частично патент Российской Федерации N 2375875 на изобретение "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления" в части отсутствия указания в качестве патентообладателей Куприя А.Н. и выдать новый патент с указанием Куприя А.Н. в качестве патентообладателя, которое судом принято и удовлетворено на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявление Куприя А.Н. мотивировано тем, что он, являясь одним из авторов патента Российской Федерации N 2375875, не передавал Шамаеву А.Н. права на получение патента на созданное им в соавторстве изобретение "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления". Между тем Шамаев А.Н. без согласия заявителя оформил патент Российской Федерации на изобретение N 2375875, указав себя в качестве единственного патентообладателя, тем самым нарушив право Куприя А.Н. как автора изобретения на получение патента.

Шамаев А.Н. против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. Пояснил, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2375875 было создано в соавторстве совместным творческим трудом Куприя А.Н., Шамаева А.Н. и Гаврилова А.Ю. После создания изобретения (в 2008 г.) Куприй А.Н. и Гаврилов А.Ю. передали Шамаеву А.Н. право на получение патента на изобретение "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления" посредством заключения договора об отчуждении права на получение патента, заключенного в письменной форме. Указал, что в настоящий момент экземпляр данного договора, принадлежащий Шамаеву А.Н., утрачен, за давностью (около 7 лет).

Также Шамаев А.Н. сослался на то, что он и Куприй А.Н. на момент создания спорного изобретения совместно являлись участниками общества с ограниченной ответственностью Производственное конструкторское бюро "Сибирский деликатес", при этом Куприй А.Н. на тот момент также являлся генеральным директором указанного общества. Заявителю на протяжении длительного времени (с 2011 года) было известно о существовании оспариваемого патента Российской Федерации N 2375875 на изобретение, что подтверждается описанием изобретения по патенту Российской Федерации N 2508643, единственным автором и патентообладателем которого является Куприй А.Н. В описании патента Российской Федерации N 2508643 оспариваемый патент приведен в качестве прототипа. В то же время, несмотря на то, что заявителю было известно о существовании оспариваемого патента не менее трех лет, и о том, что его единственным патентообладателем является Шамаев А.Н., Куприй А.Н. не предпринимал никаких действий по оспариванию патента Российской Федерации N 2375875. По мнению заинтересованного лица, Куприй А.Н. в нарушение пункта 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не обосновал свою заинтересованность в признании оспариваемого патента недействительным полностью, а также не указал, каким именно образом будут восстановлены его нарушенные права в случае удовлетворения заявленных по делу требований с учетом предмета заявленного требования и его формулировок.

По мнению Шамаева А.Н., предъявление требования о признании патента на изобретение недействительным полностью направлено не на защиту и/или восстановление нарушенных прав заявителя, а на причинение вреда Шамаеву А.Н., который в результате удовлетворения данного требования лишится права собственности на результат интеллектуальной деятельности. При этом, как считает Шамаев А.Н., вышеприведенные доводы и свидетельствуют о том, что у заявителя имеется мотив и умысел для причинения такого вреда.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что не считает себя надлежащим ответчиком по делу, поскольку законодательством Российской Федерации не предписано осуществлять проверку правомерности указания авторов в заявлении о выдаче патента на изобретение. В этой связи ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента на изобретение, несет представившее их лицо. Действия Роспатента по регистрации изобретения, публикации сведений и выдача патента Российской Федерации N 2375875 с указанием в нем автора, были осуществлены в строгом соответствии с законодательством.

Гаврилов А.Ю. направил отзыв на заявление, в котором указал, изобретения по патенту Российской Федерации N 2375875 были созданы в период с 2006 по 2008 годы. Материалы заявки на получение данного патента и сопровождающие данную заявку документы были подготовлены Гавриловым А.Ю. Между тем от Куприя А.Н. не было получено согласия на указание в качестве патентообладателя только Шамаева А.Н. ни в письменной, ни в устной форме. Кроме того, на момент подачи заявки Шамаев А.Н. не являлся работодателем заявителя, договора об отчуждении права на получение патента между авторами и Шамаевым А.Н. не заключалось. В связи с чем, считает Шамаева А.Н. недобросовестным патентообладателем. Просил требования заявителя удовлетворить.

В судебном заседании заявитель и представители Шамаева А.Н. поддержали свои правовые позиции.

Роспатент и Гаврилов А.Ю. надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Шамаев А.Н. является правообладателем патента Российской Федерации N 2375875 на изобретение "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления", выданного по заявке N 2008113872 с приоритетом от 11.04.2008, установленным по дате подачи указанной заявки, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации. В качестве авторов изобретения указаны Гаврилов А.Ю., Куприй А.Н. и Шамаев А.Н.

Заявитель, полагая, что патент Российской Федерации N 2375875 на изобретение выдан в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку в качестве патентообладателя не указан Куприй А.Н., также являющийся автором изобретения, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей заявителя и заинтересованного лица, суд пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях, выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ).

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 названного Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами (пункт 1 статьи 1348 ГК РФ).

В обосновании своей позиции Шамаев А.Н. ссылается на то, что между ним, Куприем А.Н. и Гавриловым А.Ю. был заключен договор, по которому Куприй А.Н. и Гаврилов А.Ю. передали ему право на получение патента.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается.

Согласно пункту 3 статьи 1357 ГК РФ договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Таким образом, только договор заключенный в письменной форме может подтверждать отчуждение права на получение патента.

Между тем Шамаевым А.Н. не был представлен экземпляр договора об отчуждении права на получение патента, в связи с чем, суд приходит к выводу, что Шамаевым А.Н. не доказано обстоятельство, на которое он ссылается в обоснование своей позиции. Довод о том, что названный экземпляр был им утрачен, ничем не подтверждается. Ссылка на то, что Куприй А.Н. и Шамаев А.Н. ранее являлись учредителями одного юридического лица - общества Производственное конструкторское бюро "Сибирский деликатес" не подтверждает факт заключения договора об отчуждении права на спорный патент.

Кроме того указанный довод заинтересованного лица противоречит имеющимся в деле доказательствам. Так Роспатентом представлена копия заявления на выдачу патента Российской Федерации N 2375875. Согласно пункту 3.1 (6) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента изобретение, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила ИЗ): "В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица. В этой же графе отмечается, является ли заявитель автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора, или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту".

Согласно пункту 3.1.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43 (далее - Рекомендации); правопреемником автора изобретения могут выступать физические лица, на основании договора.

Таким образом, к правопреемникам автора относятся и лица, получившие права на основании договора об отчуждении права на получение патента.

Между тем при подаче заявки на получение патента Шамаев А.Н. не указал в соответствующей графе, что является правопреемником авторов. Доказательств подтверждающих наличие договора об отчуждении права на получение патента между сторонами не представлено и не имеется в материалах, представленных Роспатентом.

Ссылка Шамаева А.Н. на то, что заявителю было известно о выданном патенте на протяжении более трех лет, не может быть принята во внимание, поскольку согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть оспорен по основанию неправомерного указания патентообладателя в течение всего срока его действия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1348 ГК РФ распоряжение правом на получение патента на изобретение осуществляется авторами совместно. Согласно пункту 3.5.7. Рекомендаций, если заявителем по заявке выступает несколько лиц (например несколько физических лиц), то заявление о выдаче патента должно быть подписано всеми указанными лицами.

Из чего следует, что патент на изобретение может быть получен только с согласия всех авторов. При этом объем охраны, который указан в формуле изобретения, также определяется всеми авторами совместно. В силу пункта 3.5.7. Рекомендаций, после подачи заявки ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности должно осуществляться всеми лицами, выступающими в качестве заявителя.

Оспариваемое решение Роспатента нарушает права Куприя А.Н. как автора и как патентообладателя, поскольку в силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору патента принадлежит исключительное право на полученный патент и право авторства. Вместе с этим действия Шамаева А.Н. привели к незаконному лишению Куприя А.Н. права на получение патента и как следствие этого, повлекли к нарушению прав автора, установленных пунктом 3 статьи 1348 ГК РФ, а также исключительных прав патентообладателя на использование патента, способами, предусмотренными ГК РФ, в том числе нормами статей 1229, 1233, 1250 ГК РФ.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что заявленные Куприй А.Н. требования подлежат удовлетворению.

Довод Шамаева А.Н. о злоупотреблении правом со стороны заявителя не может быть принят во внимание, поскольку действия заявителя при обращении с настоящими требованиями основаны на законе и преследуют цель защиты его прав и законных интересов. В то время как действия Шамаева А.И. при оформлении патента на свое имя без согласия других соавторов нарушают права и законные интересы заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке восстановления нарушенного права заявителя, суд принимает решение об обязании Роспатент выдать новый патент на изобретение, в котором в качестве патентообладателей указать Куприя Александра Николаевича и Шамаева Алексея Николаевича, а также внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на Шамаева А.Н.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать недействительным частично патент Российской Федерации N 2375875 "Устройство и композиция пельменей с порциями начинки различного состава, а также варианты способов их приготовления" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Куприя Александра Николаевича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на изобретение, в котором в качестве патентообладателей указать Куприя Александра Николаевича, а также Шамаева Алексея Николаевича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Взыскать с Шамаева Алексея Николаевича (г. Шатура, Московская область) в пользу Куприя Александра Николаевича (г. Омск) 4000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов