Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2015 г. N С01-12/2015 по делу N А41-213/2014 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми удовлетворены требования о защите исключительных прав на промышленный образец, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования, суд в нарушение положений закона не установил обстоятельства использования в производимых ответчиком товарах всех существенных признаков спорного промышленного образца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2015 г. N С01-12/2015 по делу N А41-213/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 апреля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Корнеева В.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГЛАСС ДЕКОР" (проезд Заготзерно, д. 10, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142611, ОГРН 1025004581216) на решение Арбитражного суда Московской области от 31.03.2014 по делу N А41-213/2014 (судья Гарькушова Г.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2014 по тому же делу (судьи Быков В.П., Закутская С.А., Мальцев С.В.). 

по иску компании "САВЕРГЛАСС" (3 рю де ля гар 60960 Фекьер, Бовэ, Франция) к обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАСС ДЕКОР" о защите исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 58852. 

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ГЛАСС ДЕКОР" - Афолаби М.С. (по доверенности от 30.12.2014);

от компании "САВЕРГЛАСС" - Ермолина Д.Е. (по доверенности от 06.08.2012), Пыльнев Ю.А. (по доверенности от 28.05.2013 N 77АА973722).

Суд установил:

компания "САВЕРГЛАСС" обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАСС ДЕКОР" (далее - общество "ГЛАСС ДЕКОР") о защите исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 58852, в котором просила:

запретить ответчику использование промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852 путем предложения к продаже на территории Российской Федерации бутылок серии VITA;

запретить ответчику использовать промышленный образец по патенту Российской Федерации N 58852 посредством производства и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации бутылок серии VITA;

обязать ответчика за свой счет опубликовать решение суда по настоящему делу на сайте http://glass-decor.ru и в журнале "Российский Стекольный Вестник" в двухнедельный срок со дня вступления решения в законную силу. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.03.2014, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2014, исковые требования компании "САВЕРГЛАСС" к обществу "ГЛАСС ДЕКОР" удовлетворены. 

Общество "ГЛАСС ДЕКОР" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 

Компания "САВЕРГЛАСС" представила отзыв на кассационную жалобу, в котором выразила несогласие с доводами, изложенными в этой жалобе, просила в ее удовлетворении отказать, считая принятые судебные акты суда первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ГЛАСС ДЕКОР" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить. 

Представители компании "САВЕРГЛАСС" поддержали доводы, приведенные в отзыве на кассационную жалобу, просили в ее удовлетворении отказать, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции - оставить без изменения. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что компании "САВЕРГЛАСС" принадлежит исключительное право на промышленный образец - "Бутылка (два варианта)" на основании патента Российской Федерации N 58852, зарегистрированного 16.04.2006, с приоритетом от 18.08.2003. 

Обращаясь в суд с исковыми требованиями по настоящему делу, компания "САВЕРГЛАСС" ссылалась на то обстоятельство, что общество "ГЛАСС ДЕКОР" рекламирует и предлагает к продаже в качестве стеклотары для алкогольных напитков бутылки серии VITA, в которых использованы все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852, что подтверждается нотариально заверенным протоколом осмотра сайта ответчика в сети Интернет - http://glass-decor.ru. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании "САВЕРГЛАСС" с исковым заявлением по настоящему делу в суд. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции отклонил доводы общества "ГЛАСС ДЕКОР" о том, что в производимых им бутылках серии VITA не использованы все существенные признаки промышленного образца компании "САВЕРГЛАСС" согласно патенту Российской Федерации N 58852, указав, что эти доводы носят предположительный характер и не подтверждаются материалами дела. 

При этом использование в производимых ответчиком бутылках серии VITA всех существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852 судом первой инстанции не устанавливалось и в решении не отражено. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил в силе, установив по результатам проведенной судебной патентоведческой экспертизы, что в бутылках серии VITA использованы все существенные признаки промышленного образца согласно патенту Российской Федерации N 58852, нашедшие отражение на изображениях бутылки по патенту Российской Федерации N 58852 и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по второму варианту. 

Таким образом, при вынесении обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что в материалах дела имеются надлежащие доказательства, подтверждающие нарушение обществом "Гласс ДЕКОР" исключительного права компании "САВЕРГЛАСС" на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 58852. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам. 

Согласно положениям статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. 

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

С учетом вышеприведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, содержащихся на сайте http://glass-decor.ru, и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852. 

Между тем, как уже указывалось выше, удовлетворяя исковые требования, судом первой инстанции в нарушение приведенных положений закона обстоятельства использования в производимых обществом "ГЛАСС ДЕКОР" бутылках серии VITA всех существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852 не устанавливались. 

При этом из материалов настоящего дела усматривается, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции обществом "ГЛАСС ДЕКОР" было заявлено ходатайство о проведении по делу судебной патентоведческой экспертизы в Межрегиональном бюро судебных экспертиз имени Сикорского для разрешения вопроса о том, содержит ли чертеж бутылки VITA существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852. При этом для проведения экспертизы ответчиком перечислены на депозитный счет Арбитражного суда Московской области денежные средства в размере 50 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением от 14.03.2014 N 12386. 

Протоколом судебного заседания Арбитражного суда Московской области от 18.03.2014 по настоящему делу подтверждается заявление указанного ходатайства при рассмотрении дела в суде первой инстанции, между тем, в его удовлетворении отказано, при этом мотивы отказа не содержатся ни в указанном протоколе судебного заседания, ни в решении суда первой инстанции. Суд также не вынес отдельное определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Напротив, в решении суда первой инстанции от 31.03.2014 указано, что к началу судебного заседания ходатайств о проведении патентоведческой экспертизы от сторон в материалы дела не поступало. 

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение экспертизы поручено Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", эксперту Китайскому В.Е. 

Суд поставил на разрешение эксперта следующий вопрос: "использованы ли в бутылках серии VITA все существенные признаки промышленного образца согласно патенту Российской Федерации N 58852, нашедшие отражение на изображениях бутылки по патенту N 58852 и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по второму варианту". 

Для получения ответа на поставленный перед экспертами вопрос суд направил эксперту копию патента Российской Федерации N 58852 и изображения бутылок серии VITA (приложения к исковому заявлению N 9-11, 17). 

В суд апелляционной инстанции 11.07.2014 от эксперта поступило обращение, содержащее ходатайство о том, что, по мнению эксперта, для проведения назначенной экспертизы необходимы образцы бутылок. 

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2014 ходатайство эксперта о предоставлении образцов бутылок удовлетворено, эксперту направлены две бутылки, которые были представлены истцом и которые, по мнению последнего, произведены с использованием чертежей ответчика и являются тождественными изображениям бутылок, приведенным на сайте http://glass-decor.ru.

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в соответствии с заключением судебной экспертизы, составленным экспертом Китайским В.Е., в бутылках серии VITA использованы все существенные признаки промышленного образца согласно патенту Российской Федерации N 58852, нашедшие отражение на изображениях бутылки по патенту Российской Федерации N 58852 и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по второму варианту (т. 4, л.д. 23-53). 

При этом доводы общества "ГЛАСС ДЕКОР" о том, что представленные для проведения экспертизы бутылки изготовлены не ответчиком, отклонены арбитражным апелляционным судом, в удовлетворении ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы оказано. 

Между тем суд апелляционной инстанции не учел следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. 

В пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" разъяснено, что объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, пробы, материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

В силу части 1 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2014 удовлетворено ходатайство экспертного учреждения по предоставлению: 1) копии чертежа бутылки GPI400-28-500-Вита ОАО "БЭЗ"; 2) образцов бутылки серии VITA, в связи с чем суд направил в распоряжение эксперта для проведения экспертизы: 1) копию чертежа бутылки GPI400-28-500-Вита ОАО "БЭЗ"; 2) образцы бутылки серии VITA в количестве двух штук. 

Никаких судебных актов об изменении поставленных вопросов перед экспертом в связи с представлением образцов бутылок судом апелляционной инстанции не принималось. 

Из материалов дела также не усматривается, что в суде первой инстанции истец уточнил заявленные требования относительно способа нарушения его исключительного права на патент ответчиком. 

Из протокола судебного заседания Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2014 усматривается, что указанные материалы представлены в судебном заседании суда апелляционной инстанции представителем истца и переданы эксперту для исследования. 

Согласно части 2 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд выносит определение.

Вопреки указанной норме, определение о приобщении дополнительных доказательств, содержащее оценку мотивов для их представления в суд апелляционной инстанции с приведением причин невозможности их представления в суд первой инстанции, судом апелляционной инстанции не принималось.

При этом суд кассационной инстанции признает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы в части того, что принятие судом в качестве доказательств бутылок, производитель которых неизвестен, повлекло к принятию судебных актов, выводы которых не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

В подтверждение факта приобретения указанных бутылок истцом представлены копии товарных чеков от 14.08.2014, выданных ООО "Норман-трейд", в то время как настоящий иск подан в Арбитражный суд Московской области 09.01.2014, то есть данные бутылки были приобретены после обращения истца в суд с настоящим иском и принятия решения судом первой инстанции от 31.03.2014. 

Кроме того, на данных бутылках отсутствует указание на производителя стеклотары. 

Данные обстоятельства не получили никакой правовой оценки суда апелляционной инстанции. 

При этом суд кассационной инстанции полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что в силу статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам. Вместе с тем при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств суд апелляционной инстанции определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам. 

Обоснование невозможности представления указанных доказательств судом апелляционной инстанции не зафиксировано ни в протоколе судебного заседания, ни в принятых судебных актах. 

Таким образом, из материалов настоящего дела усматривается, что предметом экспертизы, назначенной судом апелляционной инстанции, являлись образцы бутылки серии VITA в количестве двух штук, производитель которых судом не устанавливался. 

Обращаясь с исковым заявлением по настоящему делу, компания "САВЕРГЛАСС" ссылалась на нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 58852 посредством размещения ответчиком в печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет информации о бутылках серии VITA и предложения их к продаже, обосновывая использование промышленного образца по патенту Российской Федерации N 58852 визуальным сравнительным анализом изображений бутылок, приведенных на сайтах в сети Интернет, и существенных признаков патента, правообладателем которого является истец. 

В подтверждение нарушенного права истцом представлены, в том числе заверенный протокол осмотра сайта ответчика в сети Интернет, чертежи бутылок. Иные доказательства на стадии предъявления иска и рассмотрения дела в суде первой инстанции истцом не раскрывались перед ответчиком и судом. 

Из буквального толкования искового заявления следует, что, по своей правовой сути, использование промышленного образца при производстве бутылок может свидетельствовать об ином способе нарушения исключительного права на патент. 

Между тем в силу части 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Таким образом, судом апелляционной инстанции допущено нарушение норм процессуального права при проведении экспертизы, на результатах которой основывался суд при вынесении обжалуемого постановления. 

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что в соответствии с представленным в материалы настоящего дела экспертным заключением экспертом установлено, что в копиях изображений (чертежей) бутылок серии VITA, представленных судом для экспертизы (в отличие от представленных бутылок), использованы не все существенные признаки промышленного образца согласно патенту Российской Федерации N 58852, нашедшие отражение на изображениях бутылки по патенту Российской Федерации N 58852 и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по второму варианту. Соответствующий вывод эксперта надлежащей оценки суда не получил. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что в бутылках серии VITA использованы все существенные признаки промышленного образца согласно патенту Российской Федерации N 58852, нашедшие отражение на изображениях бутылки по патенту Российской Федерации N 58852 и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по второму варианту, не основан на материалах дела. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу Также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов. 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: обсудить вопрос о назначении по делу повторной судебной экспертизы с постановкой вопросов перед экспертом, исходя из основания заявленных требований, дать надлежащую правовую оценку представленным истцом в обоснование своей правовой позиции доказательствам, исходя из оснований заявленного требования и принципов оценки доказательств в их совокупности с соблюдением критериев относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 31.03.2014 по делу N А41-213/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.А. Корнеев

Судья

Н.Н. Погадаев