Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. N С01-322/2015 по делу N СИП-1001/2014 Суд направил дело о признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения на решение о признании заявки на полезную модель отозванной, на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции необоснованно посчитал правомерным установление Роспатентом приоритета по спорной заявке с даты ее подачи

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. N С01-322/2015 по делу N СИП-1001/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 8 июня 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 10 июня 2015 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел кассационную жалобу Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.), принятое по делу N СИП-1001/2014

по заявлению Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская обл.)

об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 против признания патентной заявки N 2013128399 отозванной.

В судебном заседании приняли участие:

Пилкин Виталий Евгеньевич (лично, паспорт); Мирошниченко Владимир Витальевич (лично, паспорт);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Сенчихин М.С. (по доверенности от 01.09.2014 N 02/32-580/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич и Мирошниченко Владимир Витальевич (далее - заявители) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 на решение о признании заявки N 2013128399 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" отозванной.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 в удовлетворении заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, заявители, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просят решение от 25.02.2015 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования.

В кассационной жалобе заявители указывают на несоответствие нормам материального права выводов суда о правомерности содержащегося в запросе экспертизы от 16.08.2013 указания о предоставлении заменяющих листов с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578. По мнению заявителей, экспертизой неверно определен приоритет полезной модели, подлежащий установлению по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, в которой содержится то же самое техническое решение, которое было раскрыто в последующей международной заявке заявителей РСТ/RU2010/000486, и затем, в переведенной на национальную фазу заявке N 2012114578, из которой была выделена заявка N 2013128399.

Также заявители ссылаются на несоответствие имеющимся в деле доказательствам вывода суда о том, что зарубежная патентная заявка WO 2005/043371 A2 является наиболее близким аналогом заявленной полезной модели.

Заявители считают, что при рассмотрении настоящего дела судом нарушены правила о государственном языке Российской Федерации. В обоснование данного довода они указывают на то, что зарубежная патентная заявка WO 2005/043371 A2, которую заявителям в запросе экспертизы было предложено включить в описание в качестве наиболее близкого аналога заявленной ими полезной модели, имеется в публичном доступе только на английском языке, его содержание на русском языке заявителям не известно. Между тем суд, как полагают заявители, неправомерно исследовал и оценил данный документ.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам заявители поддержали доводы, содержащиеся в кассационной жалобе.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 указанного Кодекса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнения заявителей и представителя Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 данного Кодекса), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент, Регламент). Административным регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка в том числе наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 Регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2 Регламента); наличия структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнения требований к их содержанию (пункт 20.4.1 Регламента); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2 Регламента).

В случае, если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента); наличие других нарушений требований названного Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5 Регламента).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5 Регламента).

Судом первой инстанции установлено, что Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 05.10.2009 в Роспатент подана заявка N 2009136784 на изобретение "Управление виртуальными символами", содержащая многозвенную формулу изобретения.

Затем ими на то же техническое решение подана международная заявка на изобретение N РСТ/RU2010/000486 с притязанием на приоритет по дате подачи заявки N 2009136784 (05.10.2009). Впоследствии указанная международная заявка была переведена заявителями на национальную фазу патентования (N 2012114578/08), а уже из заявки N 2012114578/08 была выделена заявка N 2013128399 на патентование полезной модели "Электронное устройство для управления виртуальными символами", в отношении которой запрошен приоритет по более ранней заявке N 2009136784 - 05.10.2009.

В рамках делопроизводства по указанной заявке 16.08.2013 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, в котором эксперт ФИПС Скокова Н.Р. указала, что приоритет по заявке N 2013128399 подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010.

Кроме того, эксперт указал на несоответствие описания и формулы полезной модели требованиям пунктов 9.7 и 9.8 Регламента, а именно: в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь указанного заявителем технического результата с признаком пункта 1 формулы, характеризующим размещение дисплея, сенсорной панели и джойстика на соответствующих сторонах корпуса электронного устройства, а именно каким образом указанное в формуле расположение сенсорной панели на обратной стороне корпуса обеспечивает расширение функциональных возможностей электронного устройства; из материалов заявки не ясно, какая сторона фотоаппарата или видеокамеры является задней, на которой размещается сенсорная панель; раздел описания "Уровень техники" не содержит указания на аналог, более близкий к заявленной полезной модели, нежели указанный заявителями, а именно изобретение, описанное в заявке WO 2005/043371 A2, опубликованной 12.05.2005; описание признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства _ частично" не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания указанного признака.

С учетом выявленных недостатков заявителям в запросе экспертизы было предложено уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения о наиболее близком аналоге по патентному документу WO 2005/043371 А2, указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к названному аналогу, указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, указать причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом, выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от названного аналога, и уточнить независимый пункт 1 формулы с учетом названного аналога; представить сведения по вопросу о сторонах фотоаппарата и видеокамеры, уточнив в описании сведения, раскрывающие функционирование заявленного устройства; предоставить сведения для подтверждения понимания признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства _ частично", указав библиографические данные источника информации, в котором приведены примеры реализации этого признака; устранить все отмеченные недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 15.10.2013 в адрес ФИПС было направлено отредактированное описание полезной модели без изменения ее сущности. В частности, были отредактированы разделы "Уровень техники", "Раскрытие полезной модели".

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно: не представлены заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010; аналог по патентному документу WO 2005/043371 А2 не включен в описание, не выделены отличительные признаки по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, не уточнена формула полезной модели с учетом названного аналога, Роспатент решением от 27.01.2014 признал заявку N 2013128399 отозванной.

Не согласившись с указанным решением, заявители подали возражение в палату по патентным спорам, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям Регламента, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 02.09.2014 Роспатент в удовлетворении возражения отказал. При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос экспертизы поступил в установленные сроки, но он не содержал запрошенных у заявителей материалов, соответствующих установленным требованиям и необходимых для проведения экспертизы заявки. Такие материалы не были представлены заявителями ни до принятия решения о признании заявки отозванной, ни при подаче возражения на него. Кроме того, в заключении палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, также указано, что расширение арсенала (перечня) технических средств электронного устройства не характеризует технический эффект, то есть не является техническим результатом в смысле подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента.

Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В., полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства, нарушает их права и законные интересы, обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного акта недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд исходил из того, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, а также подтвердил обоснованность вывода Роспатента о том, что ответ на запрос экспертизы не содержал запрошенных у них материалов. При этом суд признал правомерным требования экспертизы предоставить заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578 и о включении в уровень техники по заявке N 2013128399 патентного документа WO 2005/043371 A2.

Между тем судом не учтено следующее.

Порядок определения приоритета по заявке в случаях, когда заявителем последовательно поданы в патентное ведомство две тождественные заявки, установлен подпунктом 4 пункта "С" статьи 4 Конвенции по охране промышленной собственности. В соответствии с данной нормой первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка, поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право приоритета.

Из названной международной нормы следует, что если первоначально поданная заявка не является "дефектной" по основаниям, перечисленным в этой норме, а вторая заявка подана в отношении того же объекта, что и первая заявка, приоритет должен устанавливаться по первой поданной заявке.

Российское законодательство также исходит из того, что заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец могут подаваться неоднократно с возможностью испрашивания приоритета по ранее поданной заявке.

Так, согласно пункту 3 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец.

В том случае, если заявка подана по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970), порядок установления приоритета регулируется статьей 8 данного Договора, в соответствии с подпунктом (b) пункта 2 которой в том случае, если в международной заявке испрашивается приоритет одной или нескольких национальных заявок, поданных в какое-либо государство или в отношении такого государства, или если испрашивается приоритет другой международной заявки, в которой было указано только одно государство, условия и последствия притязания на приоритет в этом государстве регулируются его национальным законодательством.

Порядок установления приоритета в Российской Федерации регулируется статьей 1381 ГК РФ, устанавливающей, в том числе изложенные выше правила установления приоритета по дате подачи более ранней заявки на тот же объект.

Руководствуясь вышеуказанными нормами, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции необоснованно посчитал правомерным установление Роспатентом приоритета по заявке N 2012114578 (и, соответственно, выделенной из нее спорной заявки N 2013128399) с даты ее подачи, т.е. 07.09.2010. С учетом установленного судом тождества технического решения по международной заявке N РСТ/RU2010/000486, переведенной впоследствии на национальную фазу заявкой N 2012114578, техническому решению по ранее поданной заявке N 2009136784, приоритет по заявке N 2012114578 и выделенной из нее заявке N 2013128399 должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, т.е. 05.10.2009.

На этом основании содержащееся в запросе экспертизы от 16.08.2013 требование о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578 - с 07.09.2010, является неправомерным.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о нарушении судом первой инстанции правил о языке судопроизводства не нашел своего подтверждения в материалах дела. Исходя из использованных судом формулировок (с. 24) видно, что содержание патентного документа WO 2005/043371 A2 определено судом первой инстанции на основании заключения палаты по патентным спорам (с. 8 - 10), являющегося приложением к оспариваемому решению Роспатента, а не на основании изучения самого патентного документа WO 2005/043371 A2 на английском языке.

Вместе с тем следует отметить, что исходя из положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на органе, который принял оспариваемый ненормативный правовой акт, лежит обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта. С учетом этого на Роспатенте лежит обязанность доказать, что содержание патентного документа WO 2005/043371 A2 именно таково, как отражено в тексте оспариваемого акта, с учетом положений главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе части 5 статьи 75 данного Кодекса).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание, что из текста поданного Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. в суд заявления по настоящему делу усматривается их несогласие с правильностью содержащегося в оспариваемом решении Роспатента перевода зарубежного патентного документа WO 2005/043371 A2.

В связи с допущенным судом первой инстанции нарушением норм материального права, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая, что определение содержания патентного документа WO 2005/043371 A2 и правомерности его отнесения Роспатентом к наиболее близкому аналогу спорной заявки N 2013128399, требует совершения соответствующих процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу отсутствия у него соответствующих полномочий, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, и исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 по делу N СИП-1001/2014 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев