Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. по делу N СИП-225/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента, поскольку, проверяя оспариваемое решение на предмет правильности выводов о соответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходил из того, что под "специалистом" для этих целей понимается лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. по делу N СИП-225/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. N С01-1120/2015 по делу N СИП-225/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Viiv Healthcare UK Limited / компании Вайв Хелткер Юкей Лимитед (980 Great West Road, Brentford, TGW 9GS, United Kingdom / 980 Грейт Уэст Роуд, Брентфорд, TGW 9GS, Великобритания) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.12.2013 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение N 001809,

третьи лица - открытое акционерное общество "Фармсинтез" (ул. Красногвардейская, д. 23, кв. 3, г. Иркутск, 664007, ОГРН 1023801426538), Евразийская патентная организация (М. Черкасский пер., д. 2, 109012, Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Вайв Хелткер Юкей Лимитед - Гуляева Н.С. (по доверенности от 30.04.2015), Пилюгина В.С. (по доверенности от 30.04.2015), Лисовенко В.Б. (по доверенности от 26.08.2015 N 77 АБ 7637751);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 02/32-527/41), Разумова Г.В. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-538/41);

от открытого акционерного общества "Фармсинтез" - Гойзман М.С. (по доверенности от 10.06.2015), Федоров Д.В. (по доверенности от 22.09.2014), Рыжков И.О. (по доверенности от 26.05.2015), Камалова А.Е. (по доверенности от 10.06.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Viiv Healthcare UK Limited (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения от 10.02.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения открытого акционерного общества "Фармсинтез" (далее - общество) от 27.12.2013 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение N 001809 (далее - патент N 001809).

К участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество и Евразийская патентная организация.

Евразийская патентная организация, извещенная о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направила.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя указанного третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель компании заявил ходатайство о замене привлеченного к участию в деле специалиста Куклина Владимира Николаевича на Лалаева Бориса Юрьевича, являющегося кандидатом химических наук, исполняющим обязанности заведующего кафедрой химической технологии лекарственных веществ и витаминов, доцентом кафедры органической химии ГБОУ ВПО Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, имеет стаж работы в области химии более 10 лет, в том числе в фармацевтической области.

Представители общества и Роспатента возражали против замены специалиста.

Отводов Лалаеву Б.Н. заявлено не было.

Суд, руководствуясь статьей 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлек к участию в деле в качестве специалиста Лалаева Б.Н.

В судебном заседании представители компании требования поддержали, считают оспариваемое решение Роспатента незаконным и подлежащим отмене.

Представители Роспатента и общества против удовлетворения заявленных требований возражали, обосновывая законность оспариваемого решения по мотивам, изложенным в отзывах на заявление, приобщенных судом к материалам дела.

В судебном заседании 10.09.2015 был объявлен перерыв. После перерыва рассмотрение дела продолжено в том же составе суда при ведении протокола тем же лицом.

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для признания оспариваемого решения недействительным в силу следующего.

Как следует из материалов дела, патент N 001809 на группу изобретений "Гемисульфат карбоциклического нуклеозида и его применение при лечении вирусных инфекций" выдан по заявке ЕА N 1990094 с приоритетом 17.05.1997 на имя Глаксо Групп Лимитед, (GB). В связи с регистрацией 02.12.2011 передачи права новым правообладателем указанного патента является компания.

Патент N 001809 действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

"1. Гемисульфат (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-цикло-пентен -1-метанола или его сольват.

2. Способ получения соединения по п. 1, при котором смешивают серную кислоту и (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанол в стехиометрическом соотношении приблизительно 1:2.

3. Способ получения соединения по п. 1, при котором смешивают сульфат (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанола (соль 1:1) и (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанол в молярном соотношении 1:1 в растворе.

4. Способ получения соединения по п. 1, при котором смешивают серную кислоту и соль (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанола, кроме гемисульфата.

5. Фармацевтический препарат, содержащий соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемый носитель.

6. Фармацевтический препарат по п. 5, дополнительно содержащий один или более чем один терапевтический агент, выбранный из группы, состоящей из нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, ингибиторов протеазы, иммуномодуляторов и интерферонов.

7. Дикарбоксилат соль (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанола, где указанный дикарбоксилат выбран из группы, состоящей из глутарата, гемисуберата, адипата, фумарата, гемисебацината и пимелата.

8. Глутарат (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопен-тен -1-метанола.

9. Моносульфат, бензоат или салицилат (1S,4R)-цис-4-[2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен- 1-метанола".

Против действия на территории Российской Федерации патента N 001809 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 N 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее - Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26.11.1997 (далее - Патентная инструкция), в палату по патентным спорам поступило возражение общества, мотивированное несоответствием изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

По результатам рассмотрения возражения общества решением Роспатента от 10.02.2015 оно было удовлетворено, патент N 001809 прекратил действие на территории Российской Федерации полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его незаконным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 13(1) Конвенции спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве (государстве - участнике Конвенции), разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции.

Согласно правилу 54(1) Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (далее - возражение) в соответствии с пунктом 1.4 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила подачи и рассмотрения возражений), подается в палату по патентным спорам.

Рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского патента на территории Российской Федерации, осуществляется палатой по патентным спорам на основании положений Конвенции и Патентной инструкции с учетом процессуальных норм, установленных Правилами. Палата по патентным спорам осуществляет досудебное рассмотрение спора в административном порядке.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах предоставленной ему компетенции как федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Возражение общества мотивировано несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", а именно: независимых пунктов 1, 5 и 9 формулы в отношении первых из указанных в данных пунктах альтернативных совокупностей признаков (включающих признак - гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанола (по пунктам 1 и 5 формулы) и признак - моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанола по пункту 9 формулы).

По мнению общества, химические соединения по пунктам 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно: - гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен-1 -метанола (далее - гемисульфат абакавира) и моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен1- метанола (далее моносульфат абакавира), а также фармацевтическая композиция по пункту 5 данной формулы, содержащая гемисульфат абакавира, а также их назначение - для лекарственной терапии, в частности, при лечении вирусных инфекций (ВИЧ) и гепатита B известны из европейской заявки ЕР N 0434450 и из патента Российской Федерации N 2091386. Так, отмечено в возражении, в заявке ЕР N 0434450 раскрыты фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот энантиомерных соединений общей формулы (I) - (1S,4R)-цис-4-(2-амино-циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен-1- метанола абакавир), включающие двухосновные соли с соответствующей кислотой, в том числе, с неорганической кислотой, такой как серная кислота, а также раскрыт фармацевтический препарат.

При этом отмечено, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют экспериментальные данные, количественная и/или качественная оценка химического состава и технологических свойств геми- и моносульфатов абакавира.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам обществом было представлено "Дополнение N 1" к возражению, доводы которого сводятся к уточнению позиции, отраженной в возражении, и повторяют по сути доводы возражения. Также общество отмечает, что свойства соли абакавира по пунктам 1 и 5 формулы оспариваемого патента, изложенные патентообладателем в отзыве, присущи известным из заявки ЕР N 0434450 фармацевтическим соединениям. При этом обществом отмечено, что в описании и в формуле оспариваемого патента количественные показатели, которые свидетельствовали бы об улучшении этих свойств у соли абакавира, отсутствуют.

Кроме того, обществом отмечено, что серная кислота может образовывать только два вида солей, а именно средние (сульфаты) и кислые (бисульфаты или гидросульфаты). Также общество указало на то, что: "кислая соль, ввиду того что серная кислота - чрезвычайно агрессивное вещество, не является фармацевтически приемлемой, следовательно, единственной фармацевтически приемлемой солью абакавира и серной кислоты является средний сульфат абакавира. Именно сульфат абакавира, известный из документа заявка ЕР N 0434450, может быть описан в оспариваемом патенте и никакой другой, при этом термин "гемисульфат" лишен какого-либо смысла".

С учетом даты подачи международной заявки (14.05.1998), на основании которой был выдан оспариваемый патент, Роспатентом правильно определена правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту, включающую Конвенцию и Патентную инструкцию.

В соответствии с пунктом 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, - до даты ее приоритета.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил подачи и рассмотрения возражений в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами подачи и рассмотрения возражений.

Согласно пункту 4.9 Правил подачи и рассмотрения возражений при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

При рассмотрении возражения Роспатент пришел к выводу о том, что, поскольку патент Российской Федерации N 2091386 имеет дату публикации от 27.09.1997, т.е. более позднюю, чем дата приоритета патента N 001809, содержащиеся в нем сведения не могут быть учтены при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. пункт 1 правила 3 Патентной инструкции).

Проведя анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия альтернативных совокупностей признаков по оспариваемому патенту, включенных в независимые пункты 1, 5 и 9 формулы (гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол; фармацевтический препарат, содержащий гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол и моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол) условию патентоспособности "новизна", Роспатент пришел к выводу о необоснованности утверждений, изложенных в возражении в отношении несоответствия оспариваемых пунктов патента N 001809 условию патентоспособности "новизна" по следующим основаниям.

В качестве наиболее близких аналогов для данных альтернативных совокупностей признаков по оспариваемому патенту в возражении обществом указаны решения, известные из заявки ЕР N 0434450.

Роспатент при рассмотрении возражения пришел к выводу о том, что в описании и в формуле заявки ЕР N 0434450 раскрываются фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот с соединениями общей формулы (I), в которую входит (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол (абакавир - соединение формулы (1)), где в качестве используемых кислот указан ряд органических и неорганических кислот, в том числе, серная кислота и использование солей в фармацевтических композициях для лечения вирусных заболеваний, таких как ВИЧ и вирус гепатита B. При этом в заявке ЕР N 0434450 раскрыты предпочтительные варианты солей присоединения, в частности, фармацевтически приемлемые соли присоединения неорганической хлороводородной (соляной) кислоты с (1S,4R)-соединениями формулы (I), т.е. с абакавиром.

В то же время, по мнению Роспатента, в заявке ЕР N 0434450 конкретные соли присоединения серной кислоты - сульфаты абакавира (гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол и моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол) специально не получены и не описаны. Условия реакции между (1S,4R)-соединениями формулы (I) и серной кислотой не раскрыты, так же как не раскрыты стехиометрические соотношения реагентов, которые могли бы косвенно указывать на то, какие именно сульфаты абакавира - соли серной кислоты соединения формулы (I) будут получены, следовательно, термины "моносульфат" и "гемисульфат" не известны из заявки ЕР N 0434450. Таким образом, по мнению Роспатента, гемисульфат абакавира по пункту 1 оспариваемого патента, моносульфат абакавира по пункту 9 оспариваемого патента следует отнести к индивидуальным химическим соединениям, подпадающим под общую группу известных соединений, но не известных как специально полученные и исследованные. Поскольку из заявки ЕР N 0434450 не известно химическое соединение - гемисульфат абакавира, следовательно, включающая его фармацевтическая композиция по пункту 5 формулы по оспариваемому патенту является новой по отношению к нему.

На основании изложенного Роспатент признал доводы патентообладателя о соответствии гемисульфата абакавира, моносульфата абакавира и фармацевтического препарата, содержащего гемисульфат абакавира по пунктам 1, 5 и 9 формулы оспариваемого патента, условию патентоспособности "новизна" убедительными.

В судебном заседании лица, участвующие в деле, не оспаривали выводы Роспатента о соответствии патента N 001809 условию патентоспособности "новизна".

Не содержится таких доводов и в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Суд при рассмотрении спора по существу не вправе выходить за пределы заявленных требований.

Учитывая, что выводы Роспатента о соответствии патента N 001809 условию патентоспособности "новизна" не повлекли к прекращению правовой охраны этого патента, не нарушают прав и охраняемых законов интересов компании, суд осуществляет проверку оспариваемого ненормативного акта только в части выводов Роспатента о несоответствии названного патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование заявления о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным компания указала на то, что выводы ответчика полностью основываются только на одном источнике информации: заявке ЕР N 0434450, при этом обратила внимание на тот факт, что указанная заявка включена в раздел "Уровень техники" описания патента N 001809. Также компания указала на то, что при оценке изобретательского уровня Роспатент сделал вывод о наличии у изобретения по оспариваемому патенту несколько технических результатов, объективно присущих этому патенту, но в то же время признал, что правообладатель не подтвердил, что оспариваемый патент обладает новыми и неожиданными свойствами в качественном и/или количественном отношении по сравнению с прототипом, описанным в противопоставленной заявке. По мнению компании, указанный вывод Роспатента противоречит требованию пункта 7 Правила 23 Патентной инструкции (Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения), поскольку приведение конкретных примеров, описывающих преимущества изобретения по сравнению с прототипом, не является установленной Евразийским законодательством обязанностью заявителя заявки на изобретение и, безусловно, не противоречит положениям пункта 7 Правила 23 Патентной инструкции.

Также компания полагает, что в описании оспариваемого патента представлены сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, а именно, приводится (1) структурная формула, (2) физико-химические константы, (3) описывается способ, с помощью которого соединения получены, (4) описываются условия, необходимые для получения заявленных соединений. Кроме того, по мнению компании, в описании патента N 001809 приведены свойства абакавира, которые не были известны для других солей в качественном и количественном отношении. В частности, из колонки 2 описания оспариваемого патента (абзац 2 колонки 2 описания оспариваемого патента) следует, что в отличие от других фармацевтически приемлемых солей абакавира (в том числе сукцината абакавира и дигидрохлорида абакавира) гемисульфат абакавира является поистине уникальным среди большого числа других солей соединений формулы на основании присущих ему следующих характеристик: образует свободнотекучий порошок, лишен какой-либо нежелательной тенденции к агломерации, является прессуемым, легкотекучим, существует в виде единственной кристаллической формы, не является легко гидратируемым и легко сольватируемым, легко фильтруется, легко сушится, лучше растворяется вводе, обладает большей оптической чистотой. С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что гемисульфат абакавира не следует очевидным образом для специалиста в данной области техники из предшествующего уровня техники, компания считает, что любые фармацевтические композиции на основе гемисульфата абакавира также не являются таковыми. Поэтому указывает на то обстоятельствам, что, вопреки выводам Роспатента, независимый пункт 5 формулы оспариваемого патента, безусловно, соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень". Отметив при этом, что Роспатентом в оспариваемом ненормативном акте в решении не дана оценка соответствия независимого пункта 5 формулы патента N 001809 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В заявлении компания также указывает на недоказанность Роспатентом известности признака "моносульфат" из уровня техники и использования моносульфатов карбоцикпических нуклеозидов для повышения оптической чистоты активного соединения или возможности их использования для получения соответствующих гемисульфатов.

Вместе с этим компания указала на нарушение Роспатентом положений пункта С (1) статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку не были приняты во внимание при принятии оспариваемого решения все фактические обстоятельства дела, так как необоснованно оставлены без правовой оценки письменные объяснения д-ра Кристофера Дж. Уоллиса, автора изобретения по оспариваемому патенту, представленные в аффидавите на заседании коллегии 10.10.2014, в котором содержатся доказательства наличия у гемисульфата абакавира нового и неожиданного комплекса свойств в качественном и количественном отношении по сравнению с ранее известными солями абакавира, а также с самим абакавиром. Кроме того, компания представила в Роспатент сравнительные экспериментальные данные, демонстрирующие улучшенные свойства гемисульфата абакавира по сравнению с сукцинатом абакавира, а также дигидрохлоридом абакавира со ссылками на соответствующие физико-химические данные, из которых следует, что гемисульфат абакавира имеет более предпочтительные свойства, чем его наиболее близкие аналоги в качественном и количественном отношении. Вышеуказанные сравнительные данные были представлены в ответе на запрос экспертизы Европейского патентного ведомства, проводимой в отношении заявки ЕР98925601.1, нотариально заверенную копию которого компания предоставила на рассмотрение в Роспатент. Заявка ЕА 199900944 (оспариваемый патент) и заявка ЕР98925601.1-2103 являются эквивалентными родственными заявками, преобразованными из международной заявки РСТ/ЕР98/02835 в региональные заявки на европейский и евразийский патенты соответственно, имеющими одну дату приоритета. Однако Роспатент не принял этот документ в качестве доказательства, указав на отсутствие вышеуказанного документа в материалах дела по заявке на оспариваемый патент. Также компания отметила тот факт, что указанные действия необоснованно были мотивированы Роспатентом тем обстоятельством, что ответ на запрос представлен заявителем по заявке, поданной в Европейское патентное ведомство уже после выдачи оспариваемого патента по заявке, и это, по мнению компании, повлекло к не проведению соответствующей оценки описанных свойств гемисульфата абакавира по сравнению с ранее известными солями абакавира, что привело к принятию ответчиком необоснованного решения, что также является нарушением требований пункта 7 Правила 23 Патентной инструкции.

Изучив материалы дела, оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, выслушав ответы привлеченных к участию в деле в порядке статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве специалистов Лалаева Б.Н., Смирнова А.В. и Михайлова А.В., суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным и его отмене по следующим основаниям.

В силу статьи 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения. Описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.

Патентная инструкция содержит детали, касающиеся материальных норм патентного права (статьи 14, 19 Конвенции)

Нормы статьи 20 Конвенции устанавливают порядок применения Договора о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 (далее - РСТ), сторонами которого являются как Российская Федерация, так и Великобритания, согласно которой РСТ и Инструкция к нему применяются в рамках Евразийской патентной системы, а в случае расхождения между ними и названной Конвенцией и Инструкцией, применяются первые. Евразийское ведомство является получающим ведомством, а также указанным и выбранным ведомством в соответствии с РСТ, и может по уполномочию Административного совета испрашивать статус Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с указанным Договором.

Пунктом 8.1 Правила 8 Инструкции к РСТ установлено, что реферат должен содержать: краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах; в этом изложении определяется область техники, к которой относится изобретение; оно составляется таким образом, чтобы ясно понимались техническая задача, сущность ее решения посредством изобретения и основное использование или использования изобретения (подпункт i); когда это применимо, химическую формулу, которая наилучшим образом характеризует изобретение по сравнению со всеми остальными химическими формулами, имеющимися в международной заявке (подпункт ii); реферат не должен содержать заявлений в отношении предполагаемых достоинств или ценности заявляемого изобретения или его гипотетического применения (подпункт c).

Вместе с тем правило 10 Инструкции к РСТ устанавливает, что при обозначении теплоты, энергии, света, звука, магнетизма, так же как и при написании математических формул и электрических единиц, соблюдаются правила, принятые в международной практике; при написании химических формул следует применять общеупотребительные символы, атомные веса и молекулярные формулы (подпункт d); вообще следует применять только такие технические термины, обозначения и символы, которые являются общепринятыми в данной области (подпункт е).

Согласно подпункту "а" пункта 33.1 правила 33 Инструкции к РСТ для целей статьи 15 (2) "Международный поиск" (целью которого является выявление соответствующего уровня техники), соответствующий уровень техники включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи.

В силу пункта 65.1 правила 65 Инструкции к РСТ для целей статьи 33 (3) РСТ международная предварительная экспертиза принимает во внимание отношение каждого отдельного пункта формулы изобретения к предшествующему уровню техники в целом. При этом принимается во внимание отношение пункта формулы изобретения не только к отдельным документам или их отдельно взятым частям, но также отношение пункта формулы изобретения к совокупностям таких документов или частей документов в тех случаях, когда такие совокупности являются очевидными для специалиста в данной области.

Согласно пункту 4.6 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, опубликованных 25.06.1998 в Бюллетене N 3 Евразийского ведомства, условию патентоспособности "изобретательский уровень" соответствует, в частности: индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые, неизвестные для группы свойства в качественном и/или количественном отношении.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункту 4.6" имеется в виду "пункту 5.8"

Применение названных правил Роспатентом при рассмотрении возражений признано судом правильным, поскольку, несмотря на то, что они были приняты и опубликованы после даты подачи заявки в Евразийское патентное ведомство 14.05.1998, но до даты завершения экспертизы по существу изобретения.

Из вышеизложенного следует, что назначение понятия "уровень техники" направлено на то, чтобы дать полную характеристику состояния той технической или иной проблемы, на решение которой направлено изобретение, для этого в "уровне технике" изобретения указываются аналоги изобретения, то есть средства того же назначения, известные из сведений, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения.

В связи с чем, если изобретение относится к способу получения нового химического соединения, в том числе, высокомолекулярного, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога или аналога по назначению. Если же изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, в качестве аналога указывается известное средство того же назначения.

Поэтому вышеприведенные нормы международного патентного законодательства специально оговаривают порядок указания в формуле и описании изобретения индивидуального химического соединения, подпадающего под общую группу известных соединений, но не известных как специально полученные и исследованные.

Для характеристики химических соединений с установленной структурой, как правило, указываются следующие признаки:

- для низкомолекулярных соединений с установленной структурой - качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой;

- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой - структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, молекулярное распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы; - для нуклеиновых кислот - последовательность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью генетического кода);

- для соединений с неустановленной структурой - физико-химические и иные характеристики, в том числе, признаки способа получения, позволяющие отличить данное соединение от других.

При рассмотрении возражения Роспатентом установлено, что группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимых пунктах 1 - 5, 7 - 9 формулы.

Проводя анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия альтернативных совокупностей признаков по оспариваемому патенту, включенных в независимые пункты 1, 5 и 9 формулы (гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол; фармацевтический препарат, содержащий гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол и моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол) Роспатент установил, что в качестве наиболее близких аналогов для данных альтернативных совокупностей признаков по оспариваемому патенту в возражении указаны решения, известные из заявки ЕР N 0434450.

В описании и в формуле заявки ЕР N 0434450 раскрываются фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот с соединениями общей формулы (I), в которую входит (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол (абакавир - соединение формулы (1)), где в качестве используемых кислот указан ряд органических и неорганических кислот, в том числе, серная кислота и использование солей в фармацевтических композициях для лечения вирусных заболеваний, таких как ВИЧ и вирус гепатита B. При этом в заявке ЕР N 0434450 раскрыты предпочтительные варианты солей присоединения, в частности, фармацевтически приемлемые соли присоединения неорганической хлороводородной (соляной) кислоты с (1S,4R)-соединениями формулы (I), то есть с абакавиром.

Данные обстоятельства не были опровергнуты пояснениями, данными специалистами Лалаевым Б.Ю, Михайловым А.В. и Смирновым А.В.

Роспатентом сделан правильный вывод о том, что в заявке ЕР N 0434450 конкретные соли присоединения серной кислоты - сульфаты абакавира (гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол и моносульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол) специально не получены и не описаны. Условия реакции между (1S,4R)-соединениями формулы (I) и серной кислотой не раскрыты, так же как не раскрыты стехиометрические соотношения реагентов, которые могли бы косвенно указывать на то, какие именно сульфаты абакавира - соли серной кислоты соединения формулы (I) будут получены. На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что термины "моносульфат" и "гемисульфат" не известны из заявки ЕР N 0434450, на основании чего ответчиком сделан правильный и обоснованный вывод о том, что гемисульфат абакавира по пункту 1 оспариваемого патента, моносульфат абакавира по пункту 9 оспариваемого патента заявлены как индивидуальные химические соединения, подпадающими под общую группу известных соединений, но не известных как специально полученные и исследованные. Данные выводы при рассмотрении спора по существу не опровергались лицами, участвующими в деле, и привлеченными к участию в деле специалистами. Следовательно, следует признать правильным вывод Роспатента о том, что, поскольку из заявки ЕР N 0434450 не известно химическое соединение - гемисульфат абакавира, следовательно, включающая его фармацевтическая композиция по пункту 5 формулы по оспариваемому патенту является новой по отношению к нему.

Наиболее близким аналогом для упомянутых альтернативных совокупностей признаков по оспариваемому патенту, как указал Роспатент, являются решения, известные из заявки ЕР N 0434450, раскрывающей фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот с соединениями общей формулы (I) в которую входит (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол (абакавир) и фармацевтические препараты на их основе.

Специалисты Лалаев Б.Н., Смирнов А.В. и Михайлов А.В., давая пояснения в судебном заседании указали, что гемисульфат, моносульфат - это сульфаты абакавира, при этом все высказали единую позицию, что термин "гемисульфат" отсутствует в терминах и правилах ИЮПАК.

Следовательно, к патентованию предъявлены новые вещества, однако имеющие соотношение общее (сульфаты абакавира) к частному (гемисульфат, моносульфат).

В судебном заседании специалисты высказали единую позицию о способе получения кислот.

Как следует из описания к оспариваемому патенту, представленная в нем группа изобретений относится к соли (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол, к фармацевтическим препаратам, содержащим такое соединение, применяемых в лечении инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита B. При этом указано, что гемисульфат (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол обозначает соль образованную (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол и серной кислотой в стехиометрическом соотношении 2:1 (см. описание к патенту - стр. 1, кол. 1, абз. 1 и кол. 2, абз. 4-й снизу, а также стр. 6 кол. 2, последний абз.). Соединение по пункту 9 формулы по оспариваемому патенту - моносульфат абакавира также относится к солям присоединения серной кислоты к абакавиру.

В оспариваемом патенте не приведены эмпирические и структурные формулы гемисульфата, моносульфата, не приведен молекулярный вес этих веществ, не приведены сравнительные характеристики с иными известными сульфатами абакавира, не конкретизированы преимущества представленных к патентованию новых химических веществ с веществами, указанными в уровне техники, в том числе, в заявке ЕР N 0434450.

Вместе с тем, в заявке ЕР N 0434450 на конкретном примере в описании и в формуле изобретения раскрыт предпочтительный вариант фармацевтически приемлемых солей присоединения хлороводородной (соляной) кислоты с (1S,4R)-соединениями формулы (I), т.е. с абакавиром.

При этом из описания заявки ЕР N 0434450 известно, что в качестве кислот, с которыми получают соли присоединения с (1S,4R)-соединениями формулы (I), могут быть использованы одно- и двухосновные органические и неорганические кислоты, в том числе, и серная кислота (см. перевод стр. 3, 4, 5, строки соответственно 45 - 55, 35, 55).

Возможность получения различных типов солей присоединения с (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанол, в частности, сульфатов вытекает из двухосновности серной кислоты и для специалиста в данной области техники очевидным образом следует из предшествующего уровня техники.

Приведенные выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, не опровергнуты лицами, участвующими в деле, и привлеченными специалистами.

Таким образом, сульфаты абакавира (по пункту 1 и по пункту 9 формулы оспариваемого патента) подпадают под общее определение фармацевтически приемлемых солей присоединения серной кислоты и (1S,4R)-цис-4-(2-амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил)-2-цикло-пентен -1-метанола (абакавир).

Соли присоединения кислот с абакавиром, согласно описанию заявки ЕР N 0434450, используются в фармацевтических препаратах в таких лекарственных формах, как капсулы, таблетки, порошки, гранулы, суспензии и т.д., для лечения вирусных заболеваний, в частности ВИЧ и вирус гепатита B.

Гемисульфат абакавира (по пункту 1 формулы) согласно описанию к оспариваемому патенту (стр. 1, колонка 1, абзац 1) также полезен в медицине для лечения вирусных заболеваний, таких как ВИЧ и вирус гепатита B и входит в состав фармацевтического препарата по пункту 5 формулы оспариваемого патента, используемого в медицине для тех же целей.

В отношении моносульфата таких описаний в патенте N 001809 не приведено.

В описании к оспариваемому патенту указано, что "авторы изобретения обнаружили преимущества гемисульфата абакавира по сравнению с известными сукцинатом абакавира и гидрохлоридом абакавира, заключающиеся в образовании свободно текущего порошка, который лишен какой-либо нежелательной тенденции к агломерации и является лекготекучим и прессуемым".

Вместе с тем известные из заявки ЕР N 0434450 конкретные фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот с абакавиром, подпадающие под общую структурную формулу группы известных соединений, используются в медицине в виде различных лекарственных форм, требующих для их изготовления определенных свойств исходного вещества (прессуемости, текучести, растворимости, нежелательности к агломерации). Поэтому следует признать правильным вывод Роспатента о том, что и гемисульфат абакавира, выбранный из группы известных соединений, описываемых общей структурной формулой, в той или иной степени будет обладать этими свойствами.

Вышеизложенное также было подтверждено в судебном заседании привлеченными к участию в деле специалистами.

Какие либо преимущества нового вещества гемисульфата, моносульфата, проявляющиеся при изготовлении различных лекарственных форм, в том числе, прямого прессования в патенте N 001809 не приведено.

В описании оспариваемого патента в качестве цели получения гемисульфата абакавира, в колонке 2, абзац 1, указано на то, что преимущество гемисульфата абакавира по сравнению с известным сукцинатом абакавира и гидрохлоридом абакавира заключается в образовании свободно текущего порошка, который лишен какой-либо нежелательной тенденции к агломерации, является легкотекучим и прессуемым.

Однако описание оспариваемого патента не конкретизирует достижение указанной цели. Отсутствуют какие-либо примеры, результаты исследований или испытаний (оценка показателей свойств), подтверждающие проявление химическими соединениями - гемисульфатом абакавира или моносульфатом абакавира, подпадающих под общую структурную формулу известных соединений, новых, не известных для группы свойств, превосходящих уже известные свойства.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Такие обстоятельства при рассмотрении возражения не были установлены Роспатентом. При этом суд, проверяя решение Роспатента на предмет правильности выводов о соответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходил из того, что под "специалистом" для этих целей понимается лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение.

Доводы компании о неправомерности отклонения Роспатентом в качестве доказательств, подтверждающих преимущества гемисульфата абакавира по отношению к сукцинату и гидрохлориду абакавира, изложенные в ответе на запрос экспертизы, проводимой Европейским патентным ведомством в отношении заявки ЕР 98925601.1-2103, представляющей собой преобразованную в региональную международную заявку PCT/EP98/02835 в Европейском патентном ведомстве от 16.10.2002, подлежат отклонению, поскольку возможность принятия этого документа в качестве дополнительного документа в подтверждение соответствия заявки на изобретение условиям патентоспособности возможно было в силу правил 47 и 49 Патентной инструкции на стации экспертизы по существу, но не на стадии рассмотрения возражений против выдачи патента, поскольку это не предусмотрено ни Конвенцией, ни РСТ, ни инструкциями к ним, ни Правилами подачи и рассмотрения возражений.

По этим же основаниям отклоняются доводы компании об игнорировании Роспатентом сведений, изложенных в аффидовите.

При этом суд учитывает, что при рассмотрении возражений компании было предложено внести изменения в формулу патента N 001809 с целью сохранения его действия, однако от таких процессуальных действий правообладатель отказался.

Кроме того, суд учитывает и считает необходимым дать правовую оценку представленным компанией сведений с сайта компании SigmaAldrich, согласно которым приведены сведения о продукте абакавир сульфат, имеющий CAS N 188062-50-2 с эмпирической формулой , молекулярный вес 335,37, чистоту 98% (HPLC), растворимость 17 мг/мл воды, с указанием синонима названия по ИЮПАК абакавир; серная кислота, синоним - абакавир гемисульфат, эмпирическая формула .

Вместе с тем, в том же источнике, в открытом доступе, указано на сульфат абакавира, имеющий CAS N 188062-50-2 с эмпирической формулой молекулярным весом 670,74.

В то же время, представленная компанией статья "Кристаллическая структура гемисульфата абакавира: нуклеозидный аналог ингибитора обратной транскриптазы" (Джерри П. Ясински, Рей Дж. Бутчер, Х.С. Ятираян, Л. Маллеша К.Н. Мохана, Б. Нараяна), опубликованная 21.07.2009, то есть после подачи заявки по спорному патенту, содержит описание гемисульфата абакавира в ионной форме , которая соответствует эмпирической формуле , полностью повторяющую вышеприведенную формулу сульфата абакавира.

При таких обстоятельствах суд не усматривает правовых оснований для признания решения Роспатента недействительным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный расходы относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Viiv Healthcare UK Limited/компании Вайв Хелткер Юкей Лимитед оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков