Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2015 г. по делу N СИП-219/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку имеется заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака, и не заявлено об объективных обстоятельствах, препятствующих его использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2015 г. по делу N СИП-219/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 29 октября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кирсановой П.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" (ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, стр. 40, Москва, 117623, ОРГН 1097746083005)

к Торговой компании "ДЕ-МИ ПРОМЕТ", Баня-Лука, д.о.о. / "DE-PROMET" Trgovacko preduzece, Banja Luka, d.o.o. (Ul. Krajiskih brigade br. 30 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международного товарного знака N 997178 в отношении всех товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" - Борцов А.А. (по доверенности от 01.04.2015 N 118/15).

Представители Торговой компании "ДЕ-МИ ПРОМЕТ", Баня-Лука, д.о.о., Федеральной службы по интеллектуальной собственности в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" (далее - общество "БЕРГ Холдинг") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Торговой компании "ДЕ-МИ ПРОМЕТ", Баня-Лука, д.о.о. (далее - Торговая компания "ДЕ-МИ ПРОМЕТ") о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международного товарного знака N 997178 в отношении всех товаров 12-го класса МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.05.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Торговая компания "ДЕ-МИ ПРОМЕТ" и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, своих представителей в судебное заседание не направили.

Роспатент представил отзыв, в котором указал, что пояснений по существу спора дать не может, а также просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

В судебное заседание Торговая компания "ДЕ-МИ ПРОМЕТ" своих представителей не направила, отзыв не представила.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании представитель общества "БЕРГ Холдинг" поддержал заявленные требования, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

В свою очередь истец обосновывая свою заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака указал, что товарный знак по международной регистрации N 997178 сходен до степени смешения с фирменным наименованием истца (ООО "БЕРГ Холдинг"). Кроме того, истец в качестве сублицензиата по договору использует товарный знак Российской Федерации N 384203 с обозначением BERG, правообладателем которого является компания Берг Партнерс ЛТД и который охраняется в отношении, в том числе, в отношении товаров 12-го класса МКТУ.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Требования общества "БЕРГ Холдинг" мотивированы тем, что общество является обладателем исключительных прав на товарный знак "БЕРГ" по свидетельству Российской Федерации N 440823, а также на основании сублицензионного договора обладает правом использования товарного знака "BERG" по свидетельству Российской Федерации N 384203.

По утверждению общества "БЕРГ Холдинг" обладатель исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 384203 подал заявку N 2013743573 на регистрацию обозначения "BERG" в качестве товарного знака, в том числе в отношении товаров 12-го класса МКТУ. При этом общество намерено приобрести право использования товарного знака, который может быть зарегистрирован по указанной заявке, на основании сублицензионного договора, аналогичного договору, заключенному в отношении товарного знака "BERG" по свидетельству Российской Федерации N 384203. Однако, как указывает, общество "БЕРГ Холдинг", заключение такого договора невозможно до регистрации товарного знака, которой, согласно уведомлению Роспатента, препятствует наличие действующей правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 997178.

Кроме того, общество "БЕРГ Холдинг" отмечает, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с его фирменным наименованием, которое в отличительной части включает сильный элементы "БЕРГ" и слабый элемент "Холдинг" указывающий на вхождение общества в структуру коммерческих организаций.

В качестве доказательств заинтересованности обществом "БЕРГ Холдинг" представлены: сведения о заявке N 2013743573 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, уведомление о результатах проверки соответствия обозначения по заявке N 2013743573 требованиям законодательства (т. 1, л.д. 12-15); сертификат соответствия N С-CN.АИ32.B.04493, договор поставки от 03.04.2014 N 1-Berg-GSP (т. 1, л.д. 19-24); таможенная декларация N 10130192/231214/0019415, сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 384203 (т. 1, л.д. 91-95); сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 440823, сведения о товарном знаке по международной регистрации N 1234329 (т. 2, л.д. 45-58).

Из представленных документов следует, что общество "БЕРГ Холдинг" осуществляет ввоз на территорию Российской Федерации запасных частей для автомобилей.

Так, согласно пункту 1.1 договора от 03.04.2014 N 1-Berg-GSP, заключенного между компанией "ГСП АУТОМОТИВ ГРУП ВЕНЖОУ Ко. Лтд." / GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO. Ltd. (Продавец) и обществом "БЕРГ Холдинг" (Покупатель), ГСП производит и поставляет Покупателю запасные части для автомобилей торговой марки "BERG" в соответствии с заказами Покупателя.

На продукцию компании "ГСП АУТОМОТИВ ГРУП ВЕНЖОУ Ко. Лтд.", а именно запасные части легковых машин торговой марки "BERG", поставляемые по договору от 03.04.2014 N 1-Berg-GSP, обществом "БЕРГ Холдинг" получен сертификат соответствия N С-CN.АИ32.B.04493.

Ввоз обществом "БЕРГ Холдинг" для розничной продажи на территорию Российской Федерации запасных частей для моторных транспортных средств подтверждается таможенной декларацией N 10130192/231214/0019415, с отметкой таможенного органа о выпуске товаров для внутреннего потребления.

Кроме того, общество "БЕРГ Холдинг" является обладателем исключительного права на товарный знак "БЕРГ" по свидетельству Российской Федерации N 440823, а также на основании сублицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 02.08.2010 под N РД0067935, обладает правом использования товарного знака "BERG" по свидетельству Российской Федерации N 384203.

Обладателем исключительных прав на товарный знак "BERG" по свидетельству Российской Федерации N 384203 является компания "Берг Партнерс Лтд." / Berg Partners Ltd.

По утверждению представителя общества "БЕРГ Холдинг", компания "Берг Партнерс Лтд." и общество "БЕРГ Холдинг" являются взаимосвязанными лицами, при этом последнее намерено на основании аналогичного сублицензионного договора приобрести право использования обозначением "BERG", заявленным компанией на регистрацию в качестве товарного знака (заявка N 2013743573) в отношении товаров 12-го класса МКТУ, в случае предоставления обозначению правовой охраны.

Материалами дела подтверждается, что компания "Берг Партнерс Лтд." 16.12.2013 обратилась в Роспатент с заявкой N 2013743573 на регистрацию обозначения "BERG" в отношении товаров и услуг 01, 03, 07, 11, 12, 35-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров "багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зеркала заднего вида; капоты двигателей для транспортных средств; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; крышки топливных баков; комплекты тормозные для транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; оси для транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; пружины амортизационные для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; ходовые части транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) для наземных транспортных средств; чехлы ШРУСов для наземных транспортных средств" 12-го класса МКТУ.

Компанией "Берг Партнерс Лтд." зарегистрирован международный товарный знак "BERG" N 1234329.

Вместе с тем, уведомлением федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 05.02.2015 компании "Берг Партнерс Лтд." сообщено о том, что обозначение "BERG" по заявке Российской Федерации N 2013743573 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду наличия действующей правовой охраны сходного с ним до степени международного товарного знака N 997178, зарегистрированного в отношении однородных товаров 12-го класса МКТУ.

Как следует из материалов дела международному товарному знаку N 997178, зарегистрированному 28.11.2010 на имя Торговой компании "ДЕ-МИ ПРОМЕТ", на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров "транспортные средства и запасные части к ним" 12-го класса МКТУ.

Указанный товарный знак представляет собой словесный элемент "BERG", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом преимущественно белого цвета и расположенный на прямоугольнике черного цвета.

Обозначение "BERG" по заявке N 2013743573 выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сравниваемые обозначения совпадают в большей части последовательности звукосочетаний, ввиду чего являются сходными до степени смешения по признакам фонетического сходства.

Оригинальное исполнение товарного знака по международной регистрации N 997178 не обуславливает качественно иной уровень его восприятия, отличный от восприятия включенного в его состав словесного элемента.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, указано, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 12-го класса МКТУ, указанные в заявке N 2013743573 на регистрацию обозначения "BERG" в качестве товарного знака по их родовой принадлежности являются запасными частями к транспортным средствам, то есть относятся к группе товаров, в отношении которых на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 997178.

В случае реализации таких товаров с использованием сравниваемых обозначений, они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю), ввиду чего названные товары следует считать однородными.

При оценке заинтересованной лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака следует также учитывать, степень сходства его фирменного наименования со спорным товарным знаком, а также осуществление таким лицом деятельности в той же области, к которой относятся товары и услуги, указанные в свидетельстве на спорный товарный знак. Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Фирменное наименование истца в отличительной части содержит в качестве сильного элемент "БЕРГ", а также в качестве указания на принадлежность к организованной коммерческой структуре - слабый элемент "Холдинг".

Таким образом, сильный элемент фирменного наименования общества "БЕРГ Холдинг" обуславливает его сходство до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 997178 в целом.

При этом согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лица по состоянию на 05.05.2015 (т. 1, л.д. 25-55), общество "БЕРГ Холдинг" осуществляет торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, то есть товарами, входящими в родовую группу товаров 12-го класса МКТУ, указанную в регистрации спорного товарного знака.

Осуществление обществом "БЕРГ Холдинг" деятельности в той же области, к которой относятся товары, указанные в свидетельстве на спорный товарный знак, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Кроме того, коллегия судей принимает во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 N СИП-270/2015 установлено фактическое оказание обществом "БЕРГ Холдинг" услуг по продаже запасных частей к автомобилям.

Принадлежность обществу "БЕРГ Холдинг" исключительного права на товарный знак "БЕРГ" по свидетельству Российской Федерации N 440823, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 04, 07, 09, 11, 20, 35, 37, 40, 41, 42-го классов МКТУ, также подтверждается материалами дела.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что обществом "БЕРГ Холдинг" доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 997178 в отношении товаров "транспортные средства и запасные части к ним" 12-го класса МКТУ.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названной статьи).

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (05.05.2015) период времени, в течение которого правообладателю следует доказать использование товарного знака для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 05.05.2012 по 04.05.2015 включительно.

Однако Торговой компанией "ДЕ-МИ ПРОМЕТ" в материалы дела не представлено доказательств использования спорного товарного знака в указанный период, либо его неиспользования по независящим от компании обстоятельствам.

Своими процессуальными правами обладатель исключительных прав на спорный товарный знак распорядился самостоятельно.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования общества "БЕРГ Холдинг" подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 997178 в отношении товаров 12-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

Взыскать с Торговой компании "ДЕ-МИ ПРОМЕТ", Баня-Лука, д.о.о. в пользу общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" 6000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, перечисленной платежным поручением от 23.03.2015 N 6613.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин