Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2015 г. N С01-951/2015 по делу N А41-83776/2014 Суд отменил ранее принятые судебные постановления в части отказа в удовлетворении требования обязать ответчика прекратить использование доменного имени и обязал ответчика прекратить его использование, поскольку действия ответчика по использованию в доменном имени того же словесного элемента, который зарегистрирован в качестве товарного знака истца, создают иму препятствия для размещения и продвижения в сети Интернет своих товаров и услуг с использованием спорного товарного знака, в том числе в доменном имени

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2015 г. N С01-951/2015 по делу N А41-83776/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 17 ноября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 ноября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бобровнича Сергея Сергеевича (г. Красногорск, Красногорский район, Московская обл., ОГРНИП 313502402100022) на решение Арбитражного суда Московской области от 16.04.2015 (судья Худгарян М.А.) по делу N А41-83776/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2015 (судьи Закутская С.А., Мальцев С.В., Миришов Э.С.) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Бобровнича Сергея Сергеевича к Котельникову Андрею Владимировичу (г. Дмитров, Дмитровский район, Московская обл.)

о защите исключительных прав на товарный знак, обязании прекратить использование доменного имени и взыскании компенсации,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, Москва, 125476, ОГРН 1067746613494), акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099);

при участии в судебном заседании:

Котельников А.В. (паспорт),

представителя истца: Миронов В.А. (по доверенности от 18.12.2014 N 50 АА 5747955), установил:

индивидуальный предприниматель Бобровнич Сергей Сергеевич (далее - предприниматель Бобровнич С.С.) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к Котельникову Андрею Владимировичу (далее - Котельников А.В.) об обязании прекратить использование доменного имени "ковчег.рф", передать предпринимателю Бобровничу С.С. права администрирования указанного доменного имени, о взыскании с Котельникова А.В. компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 000 000 рублей и расходов за нотариальные услуги в размере 11 110 рублей (с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (далее - общество "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ") и акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее - общество "РСИЦ").

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.04.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2015 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель Бобровнич С.С. подал кассационную жалобу, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам и на неправильное применение норм материального права, просит оспариваемые судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 24.09.2015 кассационная жалоба предпринимателя Бобровнича С.С. передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам в порядке статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование доводов кассационной жалобы предприниматель Бобровнич С.С. указывает, что суды обеих инстанций, придя к выводу о том, что принадлежащее Котельникову А.В. доменное имя "ковчег.рф" не используется им в отношении товаров и услуг классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак "КОВЧЕГ", на взгляд предпринимателя Бобровнича С.С., не учли, что само по себе использование Котельниковым А.В. такого доменного имени лишает предпринимателя Бобровнича С.С. возможности использовать принадлежащий ему товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг в сети Интернет.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что использование ответчиком доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, нарушает его исключительные права и влечет причинение ему материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продвижения своих товаров и услуг.

В отзыве на кассационную жалобу Котельников А.В. принятые по делу судебные акты считает законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Котельников А.В. в отзыве указывает, что, являясь администратором спорного доменного имени, он не осуществляет на нем предпринимательскую или иную экономическую деятельность, а публикует информацию в виде цитат из Ветхого Завета о Ноевом Ковчеге и всемирном потопе, то есть занимается деятельностью, неоднородной товарам и услугам классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя Бобровнича С.С. Считая слово "ковчег" общеупотребительным, ответчик утверждает, что само по себе его использование в доменном имени не может свидетельствовать о нарушении исключительных прав истца на товарный знак "КОВЧЕГ", иных же доказательств незаконного использования спорного доменного имени, по мнению ответчика, истцом не представлено.

В судебном заседании представитель предпринимателя Бобровнича С.С. кассационную жалобу поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Котельников А.В. в судебном заседании выступил по доводам, изложенным в отзыве, обжалуемые судебные акты просил оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Участниками споров, касающихся использования обозначений в сети Интернет, являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене .RU и .РФ, утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет (в редакции от 20.09.2012), пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предприниматель Бобровнич С.С. является правообладателем словесного товарного знака "КОВЧЕГ" по свидетельству Российской Федерации N 497419 в отношении товаров 29-го и 30-го класса и услуг 35-го класса МКТУ.

Истец полагает, что доменное имя "ковчег.рф", администратором которого является Котельников А.В., содержит обозначение, тождественное принадлежащему ему товарному знаку "КОВЧЕГ".

По мнению предпринимателя Бобровнича С.С., использование Котельниковым А.В. указанного доменного имени лишает предпринимателя Бобровнича С.С. как правообладателя товарного знака возможности его использования в сети Интернет для продвижения своих товаров и услуг, что влечет причинение ему материального ущерба в виде неполучения дополнительной прибыли от продвижения товаров и услуг посредством сети Интернет.

Истец, считая, что использование ответчиком доменного имени "ковчег.рф" нарушает его исключительные права на товарный знак "КОВЧЕГ", обратился в Арбитражный суд Московской области с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой и суд апелляционной инстанций исходили из того, что в материалах дела не представлены доказательства недобросовестности ответчика при приобретении прав на данный домен и его использовании, поскольку право администрирования доменного имени было приобретено им на открытом аукционе освобождающихся доменов Ру-Центра, находящегося по адресу http://auction.nic.ru и доступного для всех желающих, что подтверждается справкой, выданной данным регистратором доменных имен.

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют допустимые и относимые доказательства, подтверждающие использование Котельниковым А.В. спорного доменного имени для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя Бобровнича С.С., суды первой и апелляционной инстанции пришли к правомерному выводу о недоказанности факта нарушения Котельниковым А.В. исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 497419, принадлежащий предпринимателю Бобровничу С.С.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с данным выводом судов нижестоящих инстанций.

Вместе с тем суд кассационной инстанции находит необоснованным отказ судов первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требования предпринимателя Бобровнича С.С. обязать Котельникова А.В. прекратить использование доменного имени "ковчег.рф", в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что предприниматель Бобровнич С.С. является правообладателем словесного товарного знака "КОВЧЕГ" по свидетельству Российской Федерации N 497419 (с датой приоритета от 29.06.2001) в отношении товаров 29-го и 30-го класса и услуг 35-го класса МКТУ.

Таким образом, предприниматель Бобровнич С.С. является лицом, которое вправе требовать запрета на использование обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком.

Между тем в российской зоне сети Интернет указанное доменное имя согласно представленному обществом "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" письму от 19.05.2014 N 111253 администрируется Котельниковым А.В. - лицом, не имеющим отношения к коммерческой деятельности истца и не получившим его согласие на использование товарного знака "КОВЧЕГ" либо обозначения, сходного с ним до степени смешения в сети Интернет.

Аналогичная практика сформулирована в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10 и от 04.06.2013 N 445/13.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что у ответчика нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени "ковчег.рф", поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Таким образом, действия Котельникова А.В. по использованию в доменном имени того же словесного элемента "ковчег", что зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 497419 создают препятствия предпринимателю Бобровничу С.С. для размещения и продвижения в сети Интернет своих товаров и услуг с использованием данного товарного знака, в том числе в доменном имени, в связи с чем суд кассационной инстанции считает необходимым обязать Котельникова А.В. прекратить использование доменного имени "ковчег.рф".

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 этой статьи.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но неправильно применены нормы материального права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части отказа требования обязать Котельникова А.В. прекратить использование доменного имени "ковчег.рф".

В связи с изложенным суд кассационной инстанции в указанной части принимает новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций обоснованно отказано в удовлетворении требований истца в части передачи ему права администрирования спорного доменного имени в связи со следующим.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

В силу параграфов 4(a) (i-iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i-iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Как верно установлено судами обеих инстанций, у Котельникова А.В. есть законные права на администрирование доменного имени, поскольку оно было приобретено им на открытом аукционе. Кроме того, судами не установлено, что спорное доменное имя используется администратором недобросовестно, то есть для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку на доменном имени размещена информация из Библии.

В связи с тем, что для передачи регистрации доменного имени отсутствуют все необходимые для этого критерии, судами правомерно отказано в удовлетворении требования в указанной части.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 16.04.2015 по делу N А41-83776/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2015 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требования обязать ответчика прекратить использование доменного имени "ковчег.рф" отменить.

Обязать Котельникова Андрея Владимировича прекратить использование доменного имени "ковчег.рф". В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов