Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу N СИП-660/2015 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку установлено неиспользование ответчиком спорного товарного знака в течение трех лет после его государственной регистрации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу N СИП-660/2015

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Южный Берег" (дорога Южная, д. 8, корп. 1, офис А, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1137847191074) к обществу с ограниченной ответственностью "Платинов" (переулок Орловский, д. 5, корпус Б, офис 1Н, Санкт-Петербург, 191036, ОГРН 1089847149457) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Южный Берег" - Дышлюк М.В. (по доверенности от 07.12.2015), Трофимов А.А. (по доверенности от 07.12.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Платинов" - Мус В.К. (по доверенности от 18.01.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Южный Берег" (далее - общество "Южный Берег") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Платинов" (далее - общество "Платинов") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 вследствие его неиспользования.

В обоснование искового заявления указано, что общество "Южный Берег" осуществляет свою деятельность в сфере оказания услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (05.10.2013 открыт ресторан с коммерческим обозначением "Villa Zималeto"), и имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В отзыве на исковое заявление общество "Платинов" в удовлетворении заявленных требований просит отказать, ссылаясь на то, что в целях использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 между правообладателем и индивидуальным предпринимателем Бегарь Кристиной Николаевной (далее - предприниматель) 01.04.2013 заключен договор коммерческой концессии, в соответствии с условиями которого предприниматель начала осуществлять коммерческую деятельность, а именно: оказывать услуги по организации предприятий общественного питания, а именно: кафе, кафетерии, рестораны, в том числе выездные, относящиеся к 43-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован.

В судебном заседании представитель общества "Южный Берег", ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель общества "Платинов" против удовлетворения иска возражал по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Роспатент, ФИПС, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 342987 с обозначением "zималeto" с приоритетом от 16.11.2006 зарегистрирован 05.02.2008 сроком до 16.11.2016 на имя общества с ограниченной ответственностью "Основа" в отношении услуг 43-го класса МКТУ: аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; пансионы; рестораны самообслуживания; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

В настоящее время в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем указанного товарного знака является общество "Платинов".

Общество "Южный Берег", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей обществ "Южный Берег" и "Платинов", суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что общество "Южный Берег" планирует использовать обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации деятельности открытого 05.10.2013 ресторана с коммерческим обозначением "Villa Zималeto", который находится по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, дом 8.

Фактическое осуществление деятельности ресторана, расположенного по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, дом 8, подтверждается представленными в материалы дела фотографиями и распечатками размещенных в сети Интернет сайтов, копией договора аренды от 10.12.2014 N 2.

Для индивидуализации своей деятельности 23.04.2014 истец подал заявку в Роспатент N 2014713643 на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "zималeto", в качестве собственного товарного знака (знака обслуживания), в том числе в отношении услуг 43-го класса МКТУ: аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

В соответствии с уведомлением Роспатента от 16.06.2015 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке N 2014713643 требованиям законодательства заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), так как оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 342987, зарегистрированным в отношении однородных услуг 43-го класса МКТУ.

Следовательно, противопоставленный товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве собственного товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Сравнение перечней услуг 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обществом "Южный Берег" по заявке N 2014713643, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений спорного товарного знака и обозначения по заявке N 2014713643, а также однородности услуг, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, а также услуг, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что вышеперечисленные документы, исходя из принципов оценки доказательств, подтверждают факт заинтересованности общества "Южный Берег" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака как лица, оказывающего однородные услуги, которое имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что факт заинтересованности общества "Южный Берег" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 обществом "Платинов" не оспаривался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (04.12.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 04.12.2012 по 03.12.2015 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как указывалось ранее, возражая против заявленных требований, общество "Платинов" ссылалось на то, что в целях использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 между правообладателем и предпринимателем 01.04.2013 заключен договор коммерческой концессии, в соответствии с условиями которого предприниматель начала осуществлять коммерческую деятельность, а именно оказывать услуги по организации предприятий общественного питания, а именно кафе, кафетерии, рестораны, в том числе выездные, относящиеся к 43-му классу МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован.

Кроме того, 10.04.2013 между указанными лицами заключен договор о намерениях отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 342987.

Копии указанных договоров представлены ответчиком в материалы дела.

Между тем какие-либо доказательства исполнения указанных договоров в материалах дела отсутствуют.

Представленные ответчиком копии фотографий кафе надлежащим доказательством использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 служить не могут, поскольку на них отсутствует информация, позволяющая установить, в какой период времени они были сделаны, и относятся ли они к периоду доказывания по настоящему делу - с 04.12.2012 по 03.12.2015.

Фотографии и распечатки с интернет ресурсов, приобщенные к материалам дела представителем истца непосредственно в судебном заседании, также не подтверждают использование спорного товарного знака, поскольку на них комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 342987 с обозначением "zималeto" отсутствует, тогда как изображенные на фотографиях мобильные кафе содержат иное обозначение - "Solar caffe".

Суд также не может признать доказанным использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака на интернет сайте "зималето.рф", на который ссылается общество "Платинов" в отзыве на исковое заявление.

Из представленных в материалы дела сведений акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" о делегировании доменов делегирование домена - это внесение списка DNS-серверов, на которых должна быть размещена техническая информация о домене (файл зоны), на DNS-серверы, обеспечивающие работу доменов верхнего уровня; делегирование является необходимым условием работы сайта и почты на домене.

Между тем в соответствии с информацией, приложенной самим ответчиком к отзыву на исковое заявление, в период до 14.01.2016 сайт "зималето.рф" не функционировал (т. 2, л.д. 73).

Иных доказательств использования спорного товарного знака правообладателем не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, общество "Платинов", распорядилось своими процессуальными правами добровольно: обществом "Платинов" не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом "Платинов" не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на общество "Платинов".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Южный Берег" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342987 вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Платинов" (переулок Орловский, д. 5, корпус Б, офис 1 Н, Санкт-Петербург, 191036, ОГРН 1089847149457) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Южный Берег" (дорога Южная, д. 8, корп. 1, офис А, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1137847191074) 6 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев