Определение Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2016 г. по делу N СИП-508/2015 "Об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.

рассмотрел в судебном заседании дело N СИП-508/2015

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (пр-т Заневский, д. 65, корп. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 195213, ОГРН 1027810304950)

к обществу с ограниченной ответственностью "Фарборс" (пр. Маршала Жукова, д. 39, корп. 1, Москва, 123308, ОГРН 1087746537229)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215347 в отношении товаров 01-го, 02-го, 06-го, 08-го, 16-го, 19-го, 21-го, 27-го и услуг 35-го, 39-го, 42-го классов МКТУ вследствие его неиспользования,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" - Рощина А.А. (по доверенности от 01.02.2016 N ОК/16-6141), Усков В.В. (по доверенности от 21.10.2015 N ОК/15-5897);

от общества с ограниченной ответственностью "Фарборс" - Борцов А.А., Мызников Б.В. (по доверенности от 06.10.2015), Ганоцкий А.С. (по доверенности от 23.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее - общество "О'КЕЙ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фарборс" (далее - общество "Фарборс") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215347 в отношении товаров 01-го, 02-го, 06-го, 08-го, 16-го, 19-го, 21-го, 27-го и услуг 35-го, 39-го, 42-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент, извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил.

В судебном заседании представители общества "О'КЕЙ" и общества "Фарборс" заявили совместное ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, представили суду оригинал мирового соглашения в следующей редакции:

"С целью мирного разрешения спора по настоящему делу истец в лице представителя Рощиной Анны Александровны, действующей на основании доверенности N ОК/16-6141 от 1 февраля 2016 года, и ответчик в лице генерального директора Куликова Георгия Николаевича, действующего на основании устава, договорились совершить следующие действия.

1. Ответчик вносит изменения в лицензионный договор на использование товарного знака N 215347 между ответчиком и ООО "Фарборс М" от 01.12.2015 на условиях в приложении N 1 (далее - неисключительная лицензия).

Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения подает в Роспатент заявление о внесении изменений в неисключительную лицензию с приложением оригинального экземпляра приложения N 1, подписанного ответчиком и ООО "Фарборс М". Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

2. Ответчик обязуется изменить перечень товаров товарного знака N 215347 путем исключения из него товаров "химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве", "удобрения" 01 класса МКТУ. Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в товарный знак. Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

3. Истец и ответчик заключают договор об отчуждении исключительного права на товарный знак N 215347 на условиях в приложении N 2 (далее - договор отчуждения). Ответчик отчуждает истцу исключительное право в отношении товаров "ножевые изделия, вилки и ложки", "бритвы" 08 класса, "расчески и губки", "щетки, за исключением кистей", "материалы для щеточных изделий", "устройства и приспособления для чистки и уборки", "металлические скребки для полов (стальная стружка)" 21 класса, "ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов" 27 класса МКТУ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового соглашения истец подает в Роспатент заявление о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак с приложением оригинального экземпляра приложения N 2, подписанного обеими сторонами. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

4. Истец и ответчик заключают лицензионный договор на использование товарного знака N 215347 на условиях в приложении N 3. Ответчик предоставляет истцу исключительную лицензию в отношении товаров "печатная продукция, а именно альбомы, тетради, блокноты, каталоги", "фотоснимки", "писчебумажные товары (в том числе бумага в листах и изделия картонные)", "клейкие вещества для канцелярских целей", "принадлежности для художников", "кисти, а именно кисти для рисования, кисти для художников", "учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры", "игральные карты" 16 класса МКТУ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового соглашения истец подает в Роспатент заявление о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак с приложением оригинального экземпляра приложения N 3, подписанного обеими сторонами. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

5. Ответчик предоставляет истцу письмо-согласие на условиях, отраженных в приложении N 4. Ответчик соглашается с регистрацией на имя истца обозначения со словесным элементом "То, что надо!" по заявке N 2015709805 (дата приоритета - 06.04.2015) в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Письмо-согласие является бессрочным и безотзывным.

6. Ответчик предоставляет истцу письмо-согласие на условиях, отраженных в приложении N 5. Ответчик соглашается с регистрацией на имя истца обозначения со словесным элементом "То, что надо!" по заявке N 2015729143 (дата приоритета - 14.09.2015) в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Письмо-согласие является бессрочным и безотзывным.

7. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 6. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить основной лицензионный договор на использование товарного знака истца, который будет зарегистрирован в результате регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак N 215347 по договору отчуждения (пункт 3 мирового соглашения).

8. Истец обязуется изменить перечень товаров и услуг в поданных им заявках NN 2015709805 и 2015729143 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений со словесным элементом "То, что надо!" (даты приоритета - 06.04.2015 и 14.09.2015 соответственно). Единый перечень товаров и услуг, подлежащих исключению из заявок истца, указан в приложении N 7.

Для этого истец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в заявки. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

9. Ответчик обязуется изменить перечень товаров и услуг в поданной им заявке N 2015739973 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесным элементом "ТО, ЧТО НАДО" (дата приоритета - 04.12.2015). Перечень в измененном виде указан в приложении N 8.

Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в заявку. Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

10. Ответчик обязуется отозвать или отказаться от заявлений, поданных в правоохранительные органы (КУСП N 1787 от 17.02.2016, КУСП N 2072 от 12.02.2016, КУСП N 1959 от 17.02.2016, КУСП N 2481 от 12.02.2016) и в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (N А56-9984/2016) с целью защиты своих прав на товарный знак N 215347, если рассмотрение по ним еще не прекращено к моменту заключения настоящего мирового соглашения, и подтверждает, что считает споры по указанным основаниям урегулированными. Ответчик не имеет претензий к использованию истцом обозначения со словесным элементом "То, что надо!" в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак N 215347, или однородных товаров до даты утверждения настоящего соглашения.

11. Стороны пришли к согласию не считать нарушением исключительных прав использование обозначения "То, что надо!" в бесплатно распространяемой рекламной и/или сувенирной продукции.

12. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 9. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить основной лицензионный договор на использование товарного знака истца, который будет зарегистрирован по заявке истца N 2015709805.

13. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 10. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить дополнительное соглашение к лицензионному договору, который приводится в приложении N 3 к мировому соглашению; по указанному дополнительному соглашению ответчик предоставит истцу исключительную лицензию на использование товарного знака ответчика, который будет зарегистрирован по заявке ответчика N 2015739973.

14. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с делом N СИП-508/2015, в том числе расходы на оплату государственных пошлин, услуг представителей, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".

Мировое соглашение со стороны общества "О'КЕЙ" подписано Рощиной А.А., действующей на основании доверенности от 01.02.2016, со стороны общества "Фарборс" - генеральным директором Куликовым Г.Н., действующим на основании устава.

В силу части 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов (часть 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены, правовые последствия заключения мирового соглашения сторонам разъяснены.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на соответствие закону, пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит закону и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы в силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являться основанием для отказа в его утверждении.

При названных обстоятельствах, Суда по интеллектуальным правам считает возможным утвердить мировое соглашение в предложенной сторонами редакции.

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения, разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета.

На основании пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации половина уплаченной за подачу искового заявления государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь частью 4 статьи 49, частью 2 статьи 150, статьями 110, 139-141, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам определил:

утвердить мировое соглашение по делу N СИП-508/2015, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "Фарборс", на следующих условиях:

"С целью мирного разрешения спора по настоящему делу истец в лице представителя Рощиной Анны Александровны, действующей на основании доверенности N ОК/16-6141 от 1 февраля 2016 года, и ответчик в лице генерального директора Куликова Георгия Николаевича, действующего на основании устава, договорились совершить следующие действия.

1. Ответчик вносит изменения в лицензионный договор на использование товарного знака N 215347 между ответчиком и ООО "Фарборс М" от 01.12.2015 на условиях в приложении N 1 (далее - неисключительная лицензия).

Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения подает в Роспатент заявление о внесении изменений в неисключительную лицензию с приложением оригинального экземпляра приложения N 1, подписанного ответчиком и ООО "Фарборс М". Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

2. Ответчик обязуется изменить перечень товаров товарного знака N 215347 путем исключения из него товаров "химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве", "удобрения" 01 класса МКТУ. Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в товарный знак. Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

3. Истец и ответчик заключают договор об отчуждении исключительного права на товарный знак N 215347 на условиях в приложении N 2 (далее - договор отчуждения). Ответчик отчуждает истцу исключительное право в отношении товаров "ножевые изделия, вилки и ложки", "бритвы" 08 класса, "расчески и губки", "щетки, за исключением кистей", "материалы для щеточных изделий", "устройства и приспособления для чистки и уборки", "металлические скребки для полов (стальная стружка)" 21 класса, "ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов" 27 класса МКТУ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового соглашения истец подает в Роспатент заявление о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак с приложением оригинального экземпляра приложения N 2, подписанного обеими сторонами. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

4. Истец и ответчик заключают лицензионный договор на использование товарного знака N 215347 на условиях в приложении N 3. Ответчик предоставляет истцу исключительную лицензию в отношении товаров "печатная продукция, а именно альбомы, тетради, блокноты, каталоги", "фотоснимки", "писчебумажные товары (в том числе бумага в листах и изделия картонные)", "клейкие вещества для канцелярских целей", "принадлежности для художников", "кисти, а именно кисти для рисования, кисти для художников", "учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры", "игральные карты" 16 класса МКТУ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового соглашения истец подает в Роспатент заявление о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак с приложением оригинального экземпляра приложения N 3, подписанного обеими сторонами. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

5. Ответчик предоставляет истцу письмо-согласие на условиях, отраженных в приложении N 4. Ответчик соглашается с регистрацией на имя истца обозначения со словесным элементом "То, что надо!" по заявке N 2015709805 (дата приоритета - 06.04.2015) в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Письмо-согласие является бессрочным и безотзывным.

6. Ответчик предоставляет истцу письмо-согласие на условиях, отраженных в приложении N 5. Ответчик соглашается с регистрацией на имя истца обозначения со словесным элементом "То, что надо!" по заявке N 2015729143 (дата приоритета - 14.09.2015) в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Письмо-согласие является бессрочным и безотзывным.

7. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 6. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить основной лицензионный договор на использование товарного знака истца, который будет зарегистрирован в результате регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак N 215347 по договору отчуждения (пункт 3 мирового соглашения).

8. Истец обязуется изменить перечень товаров и услуг в поданных им заявках NN 2015709805 и 2015729143 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений со словесным элементом "То, что надо!" (даты приоритета - 06.04.2015 и 14.09.2015 соответственно). Единый перечень товаров и услуг, подлежащих исключению из заявок истца, указан в приложении N 7.

Для этого истец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в заявки. Все связанные с этим расходы лежат на истце.

9. Ответчик обязуется изменить перечень товаров и услуг в поданной им заявке N 2015739973 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесным элементом "ТО, ЧТО НАДО" (дата приоритета - 04.12.2015). Перечень в измененном виде указан в приложении N 8.

Для этого ответчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения обязуется подать в Роспатент заявление о внесении указанных изменений в заявку. Все связанные с этим расходы лежат на ответчике.

10. Ответчик обязуется отозвать или отказаться от заявлений, поданных в правоохранительные органы (КУСП N 1787 от 17.02.2016, КУСП N 2072 от 12.02.2016, КУСП N 1959 от 17.02.2016, КУСП N 2481 от 12.02.2016) и в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (N А56-9984/2016) с целью защиты своих прав на товарный знак N 215347, если рассмотрение по ним еще не прекращено к моменту заключения настоящего мирового соглашения, и подтверждает, что считает споры по указанным основаниям урегулированными. Ответчик не имеет претензий к использованию истцом обозначения со словесным элементом "То, что надо!" в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак N 215347, или однородных товаров до даты утверждения настоящего соглашения.

11. Стороны пришли к согласию не считать нарушением исключительных прав использование обозначения "То, что надо!" в бесплатно распространяемой рекламной и/или сувенирной продукции.

12. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 9. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить основной лицензионный договор на использование товарного знака истца, который будет зарегистрирован по заявке истца N 2015709805.

13. Истец и ответчик заключают предварительный лицензионный договор на условиях в приложении N 10. Истец и ответчик принимают на себя обязательство заключить дополнительное соглашение к лицензионному договору, который приводится в приложении N 3 к мировому соглашению; по указанному дополнительному соглашению ответчик предоставит истцу исключительную лицензию на использование товарного знака ответчика, который будет зарегистрирован по заявке ответчика N 2015739973.

14. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с делом N СИП-508/2015, в том числе расходы на оплату государственных пошлин, услуг представителей, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".

Производство по делу N СИП-508/2015 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" из федерального бюджета 3 000 рублей, составляющих половину государственной пошлины, уплаченной на основании платежного поручения от 24.09.2015 N 304712. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в течение месяца со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев