Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2016 г. N С01-224/2016 по делу N А67-4475/2015 Состоявшиеся судебные акты о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в связи с незаконным использованием технических решений, защищенных патентами на полезную модель, подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку правообладатель согласился на использование ответчиком аппаратов, выразив свое согласие в письменной форме, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности (отменено)

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2016 г. N С01-224/2016 по делу N А67-4475/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 4 мая 2016 года

ГАРАНТ:

Определением СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 г. N 304-ЭС16-8563 настоящее постановление отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ул. Красноармейская, д. 99А, г. Томск, Томская обл., 634034, ОГРН 1037000170690) на решение Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 (судья Григорьев С.В.) по делу N А67-4475/2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2016 (судьи Шатохина Е.Г., Афанасьева Е.В., Павлова Ю.И.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Корсар-ОЕВ" (пер. Нахимова, д. 14, к. 1, кв. 105, г. Томск, Томская обл., 634012, ОГРН 1037000096748) к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОГРН 1037000170690)

о взыскании 2 988 000 рублей убытков

Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Корсар-ОЕВ" (далее - общество "Корсар-ОЕВ") обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (далее - общество "НИИПП") о взыскании 2 988 000 рублей убытков в виде упущенной выгоды в связи с незаконным использованием обществом "НИИПП" технических решений, защищенных патентами на полезную модель N 43706 - "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" и N 53516 - "Источник вторичного электропитания" путем реализации потребителям в третьем и четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 "ГЕСКА-ПЦ" в количестве 332 аппарата с исполнением "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002), в которых применен (использован) модуль питания ЯЮКЛ.758776.016, изготовленный обществом "НИИПП" с использованием технических решений, защищенных названными патентами.

Решением Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016, требования общества "Корсар-ОЕВ" удовлетворены, с общества "НИИПП" в пользу общества "Корсар-ОЕВ" взыскано 2 988 000 рублей в счет возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "НИИПП", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "НИИПП" указывает, что вывод судов первой и апелляционной инстанции о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и убытками истца не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. При этом общество "Корсар-ОЕВ" не представило доказательств реальности получения дохода в заявленном размере.

Кроме того, общество "НИИПП" отмечает, что действия общества "Корсар-ОЕВ" по передаче в составе технической документации полезной модели N 53516 носят недобросовестный характер.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Корсар-ОЕВ" указало, что считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, а доводы общества "НИИПП" несостоятельными.

При этом общество "Корсар-ОЕВ" полагает, что при рассмотрении настоящего дела правильно установлены юридически значимые обстоятельства для разрешения спора, а общество "НИИПП", являясь коммерческой организацией, при должной осмотрительности имело возможность установить наличие либо отсутствие технических решений, защищенных спорным патентом.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество "Корсар-ОЕВ" и общество "НИИПП" представителей в судебное заседание не направили, о дате и времени извещены надлежащим образом.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствие представителей истца и ответчика.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом "Корсар-ОЕВ" и обществом "НИИПП" заключен договор на передачу технической документации на блок питания БП-ГП от 14.10.2004.

В соответствии с условиями данного договора продавец обязался передать, а получатель принять и оплатить техническую документацию для производства блоков питания БП-ГП, поставляемых продавцом получателю по договору N 1-БП от 24.08.2004, согласно следующему перечню: схема электрическая принципиальная; спецификация; схема расположения компонентов на плате (пункт 1.1).

Пунктом 5.2 вышеназванного договора предусмотрено, что получатель ежеквартально, начиная с даты подписания сторонами акта о передаче технической документации, сообщает письменно продавцу сведения об объеме реализации продукции, в которой использованы патенты (технические решения), содержащиеся в переданной технической документации.

При получении продавцом патента (патентов), защищающих технические решения, содержащиеся в передаваемой продавцом получателю технической документации, по желанию получателя стороны заключают договор на право использования указанного (указанных) патента (патентов) в производстве изделий, выпускаемых получателем, цена такой сделки - 1 000 рублей за один патент (пункт 5.3).

Техническая документация, указанная в пункте 1.1 договора, передана ответчику по акту передачи-приемки технической документации на блок питания БП-ГП от 22.10.2004, к акту составлены приложения.

Также между обществом "Корсар-ОЕВ" и обществом "НИИПП" заключен договор на передачу технической документации на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока N 1-нтп от 06.06.2006, который был расторгнут соглашением от 29.07.2013, по условиям которого владелец обязуется передать, а получатель принять техническую документацию на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока (ИВЭПС) для производства модулей питания для аппаратов типа "ГЕСКА-ПЦ" и выплачивать владельцу вознаграждение за использование технических решений, содержащихся в этой документации (пункт 1.1 договора).

Получатель не вправе передать полученную от владельца принципиальную электрическую схему ИВЭПС третьим лицам для организации производства изделий без согласования с владельцем (пункт 6.4).

Техническая документация на источник вторичного электропитания со стабилизатором тока передана ответчику по акту передачи-приемки технической документации от 07.06.2006, к акту составлены приложения.

Впоследствии общество "Корсар-ОЕВ" совместно с Олексивым Сергеем Евгеньевичем зарегистрировала технические решения, переданные по указанным договорам обществу "НИИПП", в качестве следующих патентов на полезные модели:

на полезную модель N 43706 "Устройство коммутации светодиодов (групп светодиодов)" с датой приоритета от 23.09.2004, зарегистрированной в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.01.2005,

на полезную модель N 53516 "Источник вторичного электропитания" с датой приоритета полезной модели 30.09.2005, зарегистрированной в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.05.2006.

Общество "НИИПП", в третьем, четвертом кварталах 2012 и первом квартале 2013 реализовало потребителям 332 аппарата "ГЕСКА-ПЦ" исполнение "Геска-полицвет-МАГ" (ТУ 9444-013-07543077-2002), в том числе: в третьем квартале 2012-99 штук; в четвертом квартале 2012-113 штук; в первом квартале 2013-120 штук, что подтверждается письмами общества "НИИПП" от 29.11.2012, 17.01.2013 исх. N 06/103 и соглашением от 29.07.2013 о расторжении договора N 1-нтп от 06.06.2006.

При этом вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от 26.06.2015 по делу N А67-519/2014 установлено, что общество "НИИПП" использовало в производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" модуль питания ЯЮКЛ.758776.016.

Этот факт подтверждается полной идентичностью принципиальной электрической схемы ЯЮКЛ.758776.016 ЭЗ и принципиальной электрической схемы модуля питания для аппаратов типа "ГЕСКА-ПЦ", переданной истцом ответчику по договору N 1-нтп от 06.06.2006.

Модуль питания ЯЮКЛ.758776.016 содержит каждый признак полезных моделей N 43706 и N 53516, включенный в независимые пункты формул.

Считая, что использование полезных моделей N 43706 и N 53516 для изготовления и продажи аппаратов "Геска-полицвет-МАГ" в отсутствие согласия (разрешения) общества "Корсар-ОЕВ", является незаконным и причиняет убытки в виде упущенной выгоды, истец обратился в суд иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, изучив обстоятельства дела, удовлетворили исковые требования общества "Корсар-ОЕВ" исходя из следующего.

Суды исходили из того, что заключение договоров от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не свидетельствует о передаче права использования полезных моделей по патентам Российской Федерации N 43706 и N 53516. Указанные договоры не зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем не являются лицензионными.

Кроме того, передача истцом ответчику технической документации не означает отчуждения истцом своего исключительного права (его использование).

Таким образом, суды пришли к выводу, что использование технических решений полезных моделей Российской Федерации N 43706 и N 53516 в реализованных обществом "НИИПП" аппаратах "ГЕСКА-ПЦ", в отсутствие разрешения общества "Корсар-ОЕВ" на такое использование свидетельствует о противоправности действий ответчика по использованию результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в выпускаемой (реализуемой) ответчиком продукции.

При этом суды указали, что действия ответчика явились причиной того, что истец не получил выгоду, которую намеревался получить за счет распоряжения принадлежащих ему исключительных прав на полезные модели N 43706 и N 53516, что является подтверждением причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненными убытками истцу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Исходя из положений статьи 5 Федерального закона N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.12.2006, поскольку спорные патенты на полезные модели были выданы до 01.01.2008, а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1, 5 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (действовал до 01.01.2008): любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Согласно пункту 1 статьи 1223 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1369 ГК РФ).

Пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Между тем, несмотря на то, что договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительного права, из их положений усматривается, что воля общества "Корсар-ОЕВ" была направлена на предоставление права использования конкретных технических решений обществом "НИИПП".

Таким образом, правообладатель согласился на использование обществом "НИИПП" аппаратов "ГЕСКА-ПЦ", выразив свое согласие в письменной форме. При таких обстоятельствах вывод судов о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное (без согласия правообладателя) использование объектов интеллектуальной собственности сделан с нарушением норм материального права. С учетом изложенного принятые по делу судебные акты подлежат отмене как принятые с неправильным применения норм материального права.

Вместе с тем, учитывая, что правообладатель имеет право на получение вознаграждения за использование обществом "НИИПП" технических решений, защищенных патентами на полезную модель N 43706 и N 53516, а также учитывая, что судами первой и апелляционной инстанций не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения, установить природу спорных правоотношений, обеспечив полноту исследования доказательств.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Томской области от 03.11.2015 по делу N А67-4475/2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина