Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2016 г. по делу N СИП-654/2015 Суд отказал в признании злоупотреблением правом действий предпринимателя по регистрации изображения товарного знака, знака обслуживания, поскольку недобросовестного поведения предпринимателя в ходе регистрации спорного товарного знака из материалов дела не усматривается, и истцом оно не доказано, то основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2016 г. по делу N СИП-654/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 мая 2016 года

Полный текст решения изготовлен 17 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Рогожина С.П., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сулеймановой Л.М.,

рассмотрел в судебном заседании дело N СИП-654/2015 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АСКО" (ул. Оранжерейная, д. 63, пом. 2-H, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1089847029590) к индивидуальному предпринимателю Краковичу Арсению Георгиевичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 309784723900462) о признании действий предпринимателя по регистрации изображения (воспроизведения) товарного знака, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 537781 злоупотреблением правом,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Кракович А.Г. (по паспорту гражданина Российской Федерации);

представитель индивидуального предпринимателя Краковича А.Г. - Варламов А.Г. (по доверенности от 29.10.2015);

представитель общества с ограниченной ответственностью "АСКО" - Заблоцкая Е.В. (по доверенности от 01.06.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АСКО" (далее - общество "АСКО", общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Краковичу Арсению Георгиевичу (далее - предприниматель) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.03.2015 о регистрации словесного товарного знака "АСКО" по свидетельству Российской Федерации N 537781; признании за обществом "АСКО" исключительного права на изображение (воспроизведение) товарного знака "АСКО" в отношении товаров 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

Определением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.11.2015 дело N А56-65784/2015 направлено для рассмотрения в Суд по интеллектуальным правам. Делу присвоен N СИП-654/2015.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 судом принято к рассмотрению уточнение заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в следующей редакции: признать действия предпринимателя по регистрации изображения (воспроизведения) товарного знака, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 537781 злоупотреблением правом; принят отказ от требования в части признания за обществом "АСКО" исключительного права на изображение товарного знака, знака обслуживания "АСКО" в товарных группах 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов МКТУ, производство по делу в указанной части прекращено.

В судебном заседании 10.05.2016 представителем общества поддержано ранее заявленное ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым оно просит признать злоупотреблением правом действия предпринимателя по регистрации изображения (воспроизведения) товарного знака, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 537781 по классам МКТУ:

06 - изделия из обычных металлов художественные; колокола; колокольчики; статуэтки из обычных металлов;

14 - брелоки (изделия ювелирные); брелоки для ключей; монеты;

15 - колокольчики (инструменты музыкальные),

16 - авторучки; брошюры; буклеты; принадлежности письменные;

18 - зонты;

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдца; держатели для зубочисток; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; ложки для перемешивания (кухонная утварь); приспособления для открывания бутылок; тарелки; фляги; чашки;

25 - головные уборы;

26 - наперстки;

34 - зажигалки, пепельницы.

Уточненное исковое заявление принято судом к рассмотрению в указанной редакции.

Рассматриваемое заявление мотивировано тем, что общество было зарегистрировано 28.01.2008, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом основой названия общества "АСКО" послужили заглавные буквы фамилии, имени и отчества единственного учредителя истца - Александра Сергеевича Костюченко.

Основным направлением коммерческой деятельности истца являются оптовая и розничная торговля сувенирной продукцией: брелоками, головными уборами, зеркалами, ложками, колокольчиками, магнитами, тарелками, монетами и т.д., с изображениями символики Санкт-Петербурга, пригородов и других регионов России, в числе городов Сочи, Геленджика, Анапы и др.

Указанные обстоятельства, по мнению истца, подтверждают, что за период своего существования общество "АСКО", используя обозначение "АСКО" на всей выпускаемой продукции, не только создало собственную коллекцию сувенирной продукции, увеличив объем реализуемой продукции, но и вышло за пределы экономического пространства города Санкт- Петербурга, осуществляя свою деятельность в различных регионах России.

Подробный перечень реализуемой сувенирной продукции размещен на сайте истца http://asko-spb.ru, а также рекламных каталогах и буклетах, приобщенных к материалам дела.

Общество также указывает, что его непрерывная деятельность как оптового продавца сувенирной продукции, осуществляемая в соответствии с уставом организации, подтверждается накладными, договорами, платежными документами, представленными в материалы дела.

С учетом изложенного общество полагает, что в сознании потребителя обозначение "АСКО" однозначно ассоциируется с обществом "АСКО", и регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя в отношении заявленного перечня товаров.

Недобросовестное поведение предпринимателя по регистрации спорного товарного знака, по мнению общества, заключается в том, что он является учредителем и директором группы компаний, занимающихся аналогичной деятельностью на рынке сувенирной продукции - то есть конкурентом истца.

При этом случайное совпадение при регистрации в качестве товарного знака фирменного наименования общества исключено, что, как полагает истец, подтверждено приобщенными к материалам дела каталогами сувенирной продукции, протоколом осмотра и исследования доказательств от 23.01.2016, оформленным и удостоверенным нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Сырицо К.Э.

Общество указывает на то, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция с использованием обозначения "АСКО" правообладателем в гражданский оборот не вводилась, тогда как детальная информированность ответчика не только о существовании общества "АСКО", но и об их конкурентной деятельности в пределах одних и тех же регионах, личное знакомство руководителей компаний-конкурентов, производство и реализация однородных товаров, идентичность параметров изображений фирменного наименования общества "АСКО" и оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о том, что действия предпринимателя по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 537781 квалифицируются как злоупотребление правом в целях ограничения конкуренции и получения доминирующего положения на рынке.

В отзыве на исковое заявление предприниматель против удовлетворения требований общества возражает, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что его действия направлены исключительно на причинение вреда другим лицам.

В судебном заседании представитель общества "АСКО" исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель предпринимателя и предприниматель против удовлетворения иска возражали.

Роспатент, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил.

От Роспатента поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

При рассмотрении настоящего дела установлено, а материалами дела подтверждается, что словесный товарный знак "АСКО" по свидетельству Российской Федерации N 537781 зарегистрирован Роспатентом 24.03.2015 с приоритетом от 26.07.2013 на имя предпринимателя в отношении товаров и услуг 06-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го, 24-го, 25-го, 26-го, 28-го, 34-го классов МКТУ.

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Обращаясь с исковым заявлением по настоящему делу, предприниматель указывает, что действия предпринимателя по регистрации товарного знака в соответствии с нормами статьи 10 ГК РФ, статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - Парижская конвенция) представляют собой злоупотребление правом.

Так, согласно параграфам (2) и (3) статьи 10-bis Парижской конвенции, на нормы которой сослался истец, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с положениями параграфа (2) статьи 10-bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Таким образом, ссылка общества на то, что предприниматель знал об использовании обществом обозначения "АСКО" до даты приоритета товарного знака сама по себе недостаточна для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Между тем утверждение истца о том, что в сознании потребителя обозначение "АСКО" однозначно ассоциируется с обществом "АСКО", и регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя в отношении заявленного перечня товаров,  не нашло необходимого и достаточного документального подтверждения в материалах дела.

Так, ссылаясь на сложившуюся у потребителя ассоциативную связь обозначения "АСКО" с обществом "АСКО" как с производителем сувенирных товаров, истец представил в материалы дела копии:

- договора аренды нежилого помещения в г. Геленджик от 01.04.2013;

- договора аренды нежилого помещения в г. Анапа от 30.04.2012;

- договора купли-продажи от 01.08.2010 N 1/8;

- приказа о приеме на работу в качестве дизайнера общества "АСКО";

- трудового договора с указанием заработной платы дизайнера Ильдюкова К.О.;

- трудовой книжки Ильдюкова К.О.;

- договора от 20.09.2012 N СЗ/85 2012 на поставку скотча с обозначением "АСКО" со спецификацией;

- платежного поручения к договору от 20.09.2012;

- договора от 15.03.2013 N 49 на изготовление пакетов с обозначением "АСКО";

- технического задания от 19.03.2013 к договору N 49 на изготовление пакетов с обозначением "АСКО";

- счета от 19.03.2013 N 502;

- платежного поручения от 21.03.2013 N 171;

- договора от 03.04.2013 N 161-10 на разработку полиграфической продукции;

- дополнительного соглашения N 1 к договору от 03.04.2013 N 161-10;

- дополнительного соглашения N 2 к договору N 161-10;

- платежного поручения от 08.04.2013 N 167;

- платежного поручения от 21.05.2013 N 191;

- типового договора от 27.04.2012 N 117 на разработку дизайна и производства тарелок, упаковки с указанием обозначения "АСКО" с макетом, техническим заданием,

- платежного поручения от 25.07.2012 N 67;

- платежного поручения от 06.12.2012 N 130;

- товарной накладной от 08.11.2012 N 1235;

- товарной накладной от 12.07.2012 N 548.

Кроме того, обществом представлены каталоги производимой продукции.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что истец на дату приоритета товарного знака "АСКО" по свидетельству Российской Федерации N 537781 действительно использовал соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров без регистрации в качестве товарного знака.

Между тем, вопреки мнению общества, представленные доказательства не подтверждают, что данное обозначение приобрело известность среди потребителей и ассоциируется исключительно с обществом "АСКО" как производителем следующих товаров классов МКТУ: 06 - изделия из обычных металлов художественные; колокола; колокольчики; статуэтки из обычных металлов;

14 - брелоки (изделия ювелирные); брелоки для ключей; монеты;

15 - колокольчики (инструменты музыкальные),

16 - авторучки; брошюры; буклеты; принадлежности письменные;

18 - зонты;

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдца; держатели для зубочисток; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; ложки для перемешивания (кухонная утварь); приспособления для открывания бутылок; тарелки; фляги; чашки;

25 - головные уборы;

26 - наперстки;

34 - зажигалки, пепельницы.

Отсутствие в материалах дела доказательств сложившейся у потребителя ассоциативной связи указанного обозначения с истцом как с производителем соответствующих товаров не позволяет установить умысел ответчика на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда посредством регистрации сходного до степени смешения собственного товарного знака, и, соответственно, квалифицировать действия предпринимателя в качестве злоупотребления правом.

Кроме того, истец не конкретизировал, в чем заключаются преимущества, полученные предпринимателем в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака.

В судебном заседании представитель истца на вопрос суда пояснил, что каких-либо претензий от ответчика в связи с использованием в своей предпринимательской деятельности обозначения "АСКО" не получал, к административной ответственности в порядке, предусмотренным статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, не привлекался.

Представленные истцом в материалы дела каталоги продукции не имеют исходных данных (год их выпуска, сведения об их издании и принадлежности конкретному юридическому лицу или предпринимателю).

Ответчиком в материалы дела представлено рекомендательное письмо от 30.03.2016 Ассоциации сувенирных компаний АСКО (КНР), согласно которому предприниматель является разработчиком и производителем сувенирной продукции компании на территории Российской Федерации.

Данное письмо не оспорено истцом, о его фальсификации заявлено не было.

При этом суд учитывает, что согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку недобросовестное поведение предпринимателя по регистрации спорного товарного знака из материалов дела не следует, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требование общества с ограниченной ответственностью "АСКО" оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АСКО" (ул. Оранжерейная, д. 63, пом. 2-H, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1089847029590) из федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины в связи с прекращением производства по делу в части требования о признании за обществом с ограниченной ответственностью "АСКО" исключительного права на изображение товарного знака, знака обслуживания "АСКО" в товарных группах 06, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34 классов МКТУ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Н. Погадаев