Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу N СИП-819/2014 Суд удовлетворил заявленное требование и досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков вследствие доказанности их неиспользования правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи заявления в суд

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу N СИП-819/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гызыевой К.Р.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Хаммер" (Лодыгина пер, д. 1/28, пом. 37, Санкт-Петербург, 190103, ОГРН 1057812412460) и общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Северо-Западный" (18-я линия В.О., д. 29, лит. И, пом. 1-Н, комн. 242, Санкт-Петербург, 199178, ОГРН 1027809186899)

к компании DAB PUMPS S.P.A./ДАБ ПАМПС С.П.А (Via Marco Polo, 14, Mestrino (Padova), Italy)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "TESLA" по международной регистрации N 888438.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Хаммер" Канева К.В., по доверенности от 30.05.2014, действующая также от имени общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Северо-Западный", по доверенности от 05.02.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Хаммер" (далее - ООО "Хаммер", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании TESLA S.R.L./ТЕСЛА С.Р.Л. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "TESLA" по международной регистрации N 888438 в отношении следующих товаров 7-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован: "сельскохозяйственные машины за исключением машин с ручным управлением; инкубаторы для яиц" (перевод с английского языка); "сельскохозяйственное оборудование с автоматизированным управлением, кювезы для яиц" (перевод с французского языка) (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2016 к участию в деле в качестве соистца привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Северо-Западный" (далее - ООО "ТД Северо-Западный", соистец).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2015 была произведена замена ненадлежащего ответчика - компании TESLA S.R.L./ТЕСЛА С.Р.Л. на надлежащего - компанию DAB PUMPS S.P.A./ДАБ ПАМПС С.П.А (далее - ответчик).

Через канцелярию суда от Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции суда, поэтому пояснений по существу заявленных требований дать не может. Представив с отзывом сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающиеся оспариваемого товарного знака, Роспатент также просил рассмотреть дело без участия его представителей.

В судебном заседании представитель истцов поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился. Копии определения о назначении предварительного судебного заседания с надлежащим образом заверенными переводами на итальянский язык были вручены ответчику и его представителю, о чем свидетельствуют соответствующие уведомления.

Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "TESLA" по международной регистрации N 888438, с приоритетом от 13.12.2005, зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 7-го класса МКТУ "сельскохозяйственные машины за исключением машин с ручным управлением; инкубаторы для яиц" (перевод с английского языка); "сельскохозяйственное оборудование с автоматизированным управлением, кювезы для яиц" (перевод с французского языка).

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании этого товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанных услуг в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцы обосновали тем, что они осуществляют коммерческую деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также имеют реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, в обоснование своей заинтересованности истцы указали, что ООО "Хаммер" подана заявка N 2014718079 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным обозначением "TESLA".

В подтверждение своей заинтересованности в материалы дела представлены:

договор о совместной деятельности от 16.03.2011, заключенный между ООО "Хаммер" и ООО "ТД Северо-Западный", из которого (пункт 1.1) следует, что общей целью сторон договора является производство электротехнических инструментов, силовой техники, ручных инструментов, маркируемых обозначением "Тесла" ("Tesla"), и введения их в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

паспорта сделок с иностранными производителями товаров за 2011-2015 годы;

сведения о домене 220-volt.ru;

копии страниц сайта www.220-volt.ru, содержащие сведения об ассортименте вводимого в гражданский оборот товара, перечне магазинов, и др.;

документы, подтверждающие создание истцом сайта и его регистрацию в качестве средства массовой информации, свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл N ФС77-56976 от 14.02.2014;

сведения о заключенных между ООО "Хаммер" и ООО "ТД Северо-Западный" лицензионных договорах на право использования принадлежащих ООО "Хаммер" товарных знаков;

сведения из открытых реестров Федерального института промышленной собственности о заключенных договорах коммерческой концессии, предусматривающих использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 329190;

свидетельства Российской Федерации N 446644, N 374753, N 385707, N 428733, N 370524, N 320646 на принадлежащие ООО "Хаммер" товарные знаки;

уведомления о постановке на учет в налоговом органе обособленных подразделений с использованием товарного знака, принадлежащего истцу;

сертификаты от компаний-партнеров истцов;

бухгалтерская отчетность за 2013-2014 гг.;

уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2014 N 2014718079 в отношении заявки на государственную регистрацию товарного знака со словесным обозначением "TESLA".

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцами осуществляется деятельность по реализации электроинструментов, однородных товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Сходство до степени смешения используемого истцами обозначения "Tesla" и оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 888438 очевидно ввиду их тождественного звукового и смыслового значения, а также схожего графического написания.

При этом осуществляемая истцами деятельность по закупке и последующему вводу в гражданский оборот электротехнических товаров однородна товарам 7-го класса МКТУ "сельскохозяйственные машины за исключением машин с ручным управлением; инкубаторы для яиц" (перевод с английского языка); "сельскохозяйственное оборудование с автоматизированным управлением, кювезы для яиц" (перевод с французского языка), в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку, исходя из общих условий реализации (продажа через специализированные магазины или специализированные отделы универсальных магазинов), назначения товаров, круга потребителей суд допускает принципиальную возможность возникновения у потребителей таких товаров представления об их принадлежности одному и тому же лицу.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи искового заявления по настоящему делу (16.09.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 16.09.2011 по 15.09.2014.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истцов о неиспользовании товарного знака по международной регистрации N 888438, и не доказан факт его использования в испрашиваемой части, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых истцами товаров 7-го класса МКТУ "сельскохозяйственные машины за исключением машин с ручным управлением; инкубаторы для яиц" (перевод с английского языка); "сельскохозяйственное оборудование с автоматизированным управлением, кювезы для яиц" (перевод с французского языка), для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в то время как истцы подтвердили свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу ООО "Хаммер".

Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при предъявлении несколькими истцами искового заявления, содержащего единое требование, государственная пошлина уплачивается истцами в равных долях в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации для указанного требования (пункт 2 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации).

С учетом этого государственная пошлина в размере 6 000 рублей, уплаченная соистцом - ООО "ТД Северо-Западный", дополнительно к уже уплаченной ООО "Хаммер" государственной пошлине, подлежит возврату указанному соистцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 888438 в отношении следующих товаров 7-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован: "сельскохозяйственные машины за исключением машин с ручным управлением; инкубаторы для яиц" (перевод с английского языка); "сельскохозяйственное оборудование с автоматизированным управлением, кювезы для яиц" (перевод с французского языка).

Взыскать с DAB PUMPS S.P.A./ДАБ ПАМПС С.П.А в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хаммер" 4 000 (Четыре тысячи) рублей государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Северо-Западный" (ОГРН 1027809186899) 6 000 (Шесть тысяч) рублей уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судьи

Е.Ю. Пашкова

С.П. Рогожин