Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2016 г. N С01-996/2015 по делу N А08-1446/2015 Постановление апелляционного суда, которым отказано в защите исключительного права на товарный знак, оставлено без изменения, поскольку наличие лицензионного договора на использование товарного знака само по себе не может свидетельствовать о незаконности использования спорного обозначения и, как следствие, не может являться основанием для привлечения ответчика к мерам внедоговорной ответственности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2016 г. N С01-996/2015 по делу N А08-1446/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Рогожин С.П., Уколов С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Биопродукт" на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2016 (судьи Алферова Е.Е., Мокроусова Л.М., Письменный С.И.), принятое по делу N А08-1446/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Биопродукт" (Флотская ул., д. 5А, офис 502, Москва, 125493, ОГРН 1035008853219)

к открытому акционерному обществу "Щебекинский маслодельный завод" (ул. Фрунзе, д. 11, г. Щебекино, Белгородская обл., 309290, ОГРН 1023101334080)

о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Баулин О.В., по доверенности от 21.12.2015; Андрианов С.А. - директор (по выписке из ЕГРЮЛ);

от ответчика: Ушаков Т.Б., по доверенности от 13.01.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Биопродукт" (далее - общество "Биопродукт", истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к открытому акционерному обществу "Щебекинский маслодельный завод" (далее - общество "Щебекинский маслодельный завод", завод, ответчик) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Иммунолакт" по свидетельству Российской Федерации N 209268 и обязании завода прекратить предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары, маркированные данным товарным знаком.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 23.04.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2015 постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2016 решение Арбитражного суда Белгородской области от 23.04.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятым по делу постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Биопродукт" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также нарушение судом норм материального права, просит постановление отменить, заявленные исковые требования удовлетворить.

При этом в кассационной жалобе истец не ставит вопрос об отмене решения суда первой инстанции, которое было оставлено в силе обжалуемым постановлением суда апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе истец ссылается на непринятие во внимание судом апелляционной инстанции его довода о том, что ответчик вправе использовать товарный знак истца только в пределах прав, которые предусмотрены договором, заключенным между истцом и ответчиком, на основании которого последний осуществлял производство продукта "Иммунолакт". По мнению истца, ответчик обладал правом использовать товарный знак лишь при условии соблюдения технологии производства продукта "Иммунолакт", предусмотренной этим договором. При этом истец указывает на то, что ответчик неоднократно производил данный продукт без соблюдения установленной договором технологии, а именно - без применения закваски, которую ответчик не вправе производить самостоятельно, а обязан приобретать ее у истца. Утверждает, что довод о нарушении его исключительного права на товарный знак путем реализации продукции с использованием обозначения "Иммунолакт" с нарушением договора подтверждается имеющимися в материалах дела сведениями о количестве произведенной ответчиком продукции.

Кроме того, отсутствие у ответчика права использования спорного обозначения истец связывает также с отсутствием государственной регистрации указанного договора. Доводов в части требования о прекращении предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары, маркированные товарным знаком "Иммунолакт", кассационная жалоба не содержит.

Отзыв на кассационную жалобу ответчиком не представлен.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемое постановление отменить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы. При этом заявил, что закваска приобреталась у истца не только по накладным, указанным в жалобе, но и по другим накладным.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2016, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (статья 1515 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать компенсацию в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Кодекса.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

Как установлено судами и следует из материалов дела, обществу "Биопродукт" принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "Иммунолакт" (свидетельство Российской Федерации N 209268), зарегистрированный в том числе для таких товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), как "молоко и молочные продукты".

Между обществом "Биопродукт" и заводом 07.07.2010 был заключён договор N 76/И о предоставлении технологии и поставке закваски для производства продукта кисломолочного "Иммунолакт". Договор заключен сроком на 5 лет.

В соответствии с предметом договора (пункты 3.1 и 3.2) общество "Биопродукт" предоставляет заводу в пользование технологию, производит поставки закваски в требуемых количествах, а также осуществляет авторский надзор за соблюдением технологии и соответствием продукции требованиям технических условий. Завод, в свою очередь, оплачивает поставляемую закваску по согласованным ценам, осуществляет промышленное производство продукции и её коммерческую реализацию на оговоренной в договоре территории.

В соответствии с условиями договора обществом "Биопродукт" были переданы заводу заверенные копии технологической инструкции (ТИ ТУ 9222-010-48774768) и технические условия (ТУ 9222-010-48774768-08).

По мнению общества "Биопродукт", используемый на упаковке продукции завода, представленной на рынке, словесный элемент "Иммунолакт" является тождественным либо сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, а сам товар -кисломолочный продукт - однородным товару "молочный продукт" 29-го класса МКТУ. Отрицая наличие лицензионного соглашения с ответчиком о предоставлении прав на использование указанного товарного знака, общество "Биопродукт" обратилось в арбитражный суд с иском о пресечении соответствующих действий завода и взыскании с него компенсации за незаконное использование указанного средства индивидуализации.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что упаковка кисломолочного продукта с использованием обозначения "Иммунолакт" производилась в соответствии с пунктом 8.2 договора и главой 3 ТУ 9222-010-48774768-08.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело по правилам, установленным для суда первой инстанции после направления дела на новое рассмотрение, пришел к тем же выводам. При этом апелляционной инстанцией установлено, что упаковка продукции, выпускаемой ответчиком - "Иммунолакт со злаками", содержала информацию: "Произведено по технологии и с разрешения ООО "Биопродукт".

Сославшись на пункт 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 (применяется в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ), в котором разъяснено, что если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака, суд апелляционной инстанции отметил, что Кодекс не ограничивает способы формализации такого разрешения (согласия) исключительно лицензионным договором. Это согласие может быть реализовано в любой не противоречащей закону форме, в том числе и в рамках существующих обязательственных отношений.

Оценив условия заключенного между сторонами договора, фактические действия истца по передаче заверенных копий Технологической инструкции (ТИ ТУ 9222-010-48774768) и Технических условий (ТУ 9222-010-48774768-08), упаковку произведенной ответчиком продукции, соответствующую разработанному истцом дизайну, суд апелляционной инстанций пришел к выводу о том, что согласно договору от 07.07.2010 N 76/И общество "Биопродукт" разрешило заводу производство и продажу продуктов кисломолочных "Иммунолакт".

Отклоняя довод истца об отсутствии регистрации договора, суд апелляционной инстанции отметил, что лицензионный договор в отношении предоставления права использования технологии не подлежит государственной регистрации. Также суд указал, что отсутствие лицензионного договора на использование товарного знака само по себе не может свидетельствовать о незаконности использования спорного обозначения и, как следствие, не может являться основанием для привлечения ответчика к мерам внедоговорной ответственности.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении ответчиком предусмотренной договором технологии производства продукта "Иммунолакт" и отсутствии по этой причине права использования товарного знака не может быть принят во внимание, поскольку обстоятельства исполнения договора в части соблюдения технологии изготовления продукта не имеют отношения к вопросу о правомерности использования оспариваемого обозначения, которая была установлена судами первой и апелляционной инстанций на основе толкования договора от 07.07.2010 N 76/И в порядке, определенном статьей 431 ГК РФ.

Ссылка истца на отсутствие государственной регистрации указанного договора подлежит отклонению, поскольку судами первой и апелляционной инстанций установлено наличие выраженного в этом договоре согласия истца на производство и реализацию ответчиком продукта в упаковке, содержащем обозначение "Иммунолакт", что свидетельствует о правомерности использования ответчиком данного обозначения.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятого по делу постановления.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, так как не усматривает процессуальных нарушений при его принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2016 по делу N А08-1446/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Биопродукт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов