Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2016 г. по делу N СИП-124/2016 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено его использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2016 г. по делу N СИП-124/2016

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2016 г. N С01-795/2016 по делу N СИП-124/2016 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Тарасовой Гульнары Наримановны (г. Омск, ОГРНИП 304550706100475)

к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (ул. Озерная, д. 6, стр. 3, г. Фрязино, Московская обл., 141190, ОГРН 1037739056101)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 373642 и по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель Тарасовой Гульнары Наримановны Шапошников А.Ю., по доверенности от 01.02.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Тарасова Гульнара Наримановна (далее - истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" и товарного знака со словесным обозначением "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, которые, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих предъявлению настоящего иска, не используются правообладателем в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве возражал против заявленного требования, указав на отсутствие у истца заинтересованности в отношении товаров "лед пищевой, порошки для мороженого", полагая их неоднородными производимому истцом мороженому, а также сославшись на фактическое использование товарных знаков в отношении кондитерских изделий, являющихся, по его мнению, однородными товару "мороженое".

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором содержится информация из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации и изложена просьба о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал.

Роспатент и ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642, с приоритетом от 26.12.2007, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого", и товарного знака со словесным обозначением "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206, с приоритетом 10.06.2010, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

В качестве правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373642 в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации указано общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "АСТОРИЯ". Как следует из представленного по запросу суда письма Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве от 23.05.2016 N 12-16/1/054094, общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "АСТОРИЯ" 07.08.2009 изменило фирменное наименование на общество с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика".

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем мороженого, и намерен использовать обозначение "ДИНАСТИЯ" в своей деятельности. В обоснование наличия у него реального намерения использовать данное обозначение истец ссылается на обращение в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного товарного знака "ДИНАСТИЯ", принятой к рассмотрению, а также разработку образцов этикеток для выпуска мороженого с данным обозначением.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков истцом в материалы дела представлены сертификаты соответствия и декларации о соответствии на мороженое, счета-фактуры, образцы этикеток для мороженого "Династия", решение Роспатента от 11.08.2015 о принятии к рассмотрению заявки истца на государственную регистрацию товарного знака "ДИНАСТИЯ".

Сходство до степени смешения обозначения "ДИНАСТИЯ", на регистрацию которого в качестве товарного знака подана заявка в Роспатент, и товарных знаков ответчика для суда очевидно, ответчиком не оспаривается.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

При этом довод ответчика о неоднородности испрашиваемых товаров "лед пищевой, порошки для мороженого" товару "мороженое" не может быть принят во внимание, поскольку данные товары следует признать однородными по факту, исходя из того, что эти товары взаимосвязаны как сырье и конечный продукт, в связи с чем в данном случае могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (09.03.2016), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, составляет с 09.03.2013 по 08.03.2016.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования принадлежащего ему товарного знака ответчик сослался на то, что является производителем кондитерских изделий (конфет) и размещает оспариваемые товарные знаки на упаковках этих товаров. Ответчик не отрицает, что товарные знаки не используются непосредственно в отношении товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков. При этом ответчик считает кондитерские изделия однородными мороженому.

В подтверждение использования товарных знаков ответчик представил договоры поставки и товарные накладные (том 2, л.д. 124-133; том 3, л.д. 1-154; том 4, л.д. 1-69).

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком документы в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373642 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457206, в отношении товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков, поскольку представленные ответчиком доказательства относятся только к кондитерским изделиям.

Довод ответчика об однородности кондитерских изделий мороженому не может быть принят во внимание. Как разъяснено в пункте 41 Обзора судебной практики, для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что истец документально подтвердил свою заинтересованность в отношении всех испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ по обоим оспариваемым товарным знакам, а ответчик не доказал фактическое использование этих товарных знаков в отношении данных товаров, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для полного удовлетворения заявленных требований.

С учетом принятого по делу решения расходы по уплате государственной пошлины согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

На основании статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 4, 8, 9, 65, 75, 110, 121-123, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (ОГРН 1037739056101) в доход федерального бюджета 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин