Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2016 г. N С01-411/2016 по делу N СИП-605/2015 Суд оставил без изменения решение об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик доказал факт использования принадлежащего ему спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2016 г. N С01-411/2016 по делу N СИП-605/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мультибир" (ул. Багрицкого, д. 30, офис 5, Москва, 121471, ОГРН 1127746199987) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2016 по делу N СИП-605/2015 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Мультибир" к компании Сервесериа Модело, С. де Р.Л. де К.В./Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V. (Lago Alberto N 156, Colonia Anahuac Distrito Federal 11320, Mexico) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "CORONA EXTRA" по свидетельству Российской Федерации N 86788 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), акционерное общество "САН ИнБев" (ул. Московская, д. 28, г. Клин, Московская обл., 141607, ОГРН 1045003951156).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Сервесериа Модело, С. де Р.Л. де К.В./Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V. - Глазов Е.С. (по доверенности от 25.06.2014), Чернобривец Н.Н. (по доверенности от 25.06.2014);

от акционерного общества "САН ИнБев" - Чернобривец Н.Н. (по доверенности от 01.01.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мультибир" (далее - общество "Мультибир") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Сервесериа Модело, С. де Р.Л. де К.В./Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V. (далее - компания "Сервесериа Модело") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 86788 в отношении товара "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), акционерное общество "САН ИнБев" (далее - общество "САН ИнБев").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2016 в удовлетворении искового заявления общества "Мультибир" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Мультибир", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального права при принятии решения, просит это решение отменить.

Общество "САН ИнБев" представило отзыв, в котором оно возражает против доводов, изложенных в кассационной жалобе, и просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения как законный и обоснованный.

Компания "Сервесериа Модело" и Роспатент отзывы на кассационную жалобу в суд не представили.

В судебное заседание явились представители компании "Сервесериа Модело" и общества "САН ИнБев".

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представители компании "Сервесериа Модело" и общества "САН ИнБев" против удовлетворения кассационной жалобы возражали, ссылаясь на законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения.

До судебного заседания от общества "Мультибир" в суд через систему "Мой арбитр" поступили заявления об отводе судей Новоселовой Л.А., Уколова С.М. (23.06.2016), а также судьи Корнеева В.А. (11.07.2016).

В судебном заседании указанные заявления были рассмотрены заместителем председателя Суда по интеллектуальным правам Даниловым Г.Ю. в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 3 статьи 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2016 в удовлетворении заявлений об отводе судей Новоселовой Л.А., Уколова С.М., Корнеева В.А., рассматривающих кассационную жалобу общества "Мультибир", отказано.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания "Сервесериа Модело" является на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без договора (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 10.06.2014) правообладателем словесного товарного знака "CORONA EXTRA" по заявке N 112095 с датой приоритета от 15.03.1989, зарегистрированного 16.10.1989 за N 86788 в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, а также на его неиспользование правообладателем в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ, для которого он зарегистрирован, истец обратился с иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд первой инстанции признал общество "Мультибир" лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также пришел к выводу о доказанности фактического использования правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ, для которого он зарегистрирован.

Судом первой инстанции было установлено, что компания "Сервесериа Модело" поставляла уполномоченным дилерам, в том числе обществу "Сан ИнБев", свою продукцию (пивной напиток "CORONA EXTRA") для ее дальнейшей продажи на российском рынке.

При этом суд первой инстанции указал на то, что продукция, поставляемая ответчиком фактически представляет собой пиво с добавлением аскорбиновой кислоты и эмульгатора, которое при наличии таких добавок должно иметь наименование "пивной напиток" в силу требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта) и ГОСТ Р 53358-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пивоварения. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.07.2009 N 235-ст.

На основании изложенного суд пришел к выводу о доказанности использования ответчиком спорного товарного знака для товара "пиво" и, соответственно, об отсутствии оснований для удовлетворения требования о прекращении его правовой охраны вследствие неиспользования.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

При рассмотрении кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что решение суда первой инстанции в части выводов о наличии заинтересованности общества "Мультибир" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также о подтвержденности введения под контролем компании "Сервесериа Модело" в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара "пивной напиток", маркированного обозначением "CORONA EXTRA", не оспариваются.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении этих выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы общество "Мультибир" указывает на то, что суд первой инстанции пришел к неправильному и не соответствующему фактическим обстоятельствам дела выводу о доказанности факта использования компанией "Сервесериа Модело" оспариваемого товарного знака в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ, для которого он зарегистрирован.

При этом заявитель кассационной жалобы обратил внимание на то, что товары "пиво" и "пивной напиток" представляют собой абсолютно разные продукты, отличающиеся по своему составу, получаемые в результате разных технологических процессов изготовления.

Также общество "Мультибир" отметило, что товары "пиво" и "пивной напиток" разделены на законодательном уровне и для каждого из них установлено его определение.

С учетом названных обстоятельств истец полагает неверным вывод суда первой инстанции о том, что поставка ответчиком на территорию Российской Федерации пивного напитка, не являющегося ни пивом, ни пивом с добавками, может подтверждать использование ответчиком оспариваемого товарного знака в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения доводов, изложенных заявителем в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора от 23.09.2015).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора от 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как указывалось ранее, судом первой инстанции был установлен факт использования ответчиком оспариваемого товарного знака в отношении товара "пиво", для которого он зарегистрирован, путем маркировки названным обозначением продукции - пивного напитка "CORONA EXTRA", поставляемой ответчиком через уполномоченных дилеров на территорию Российской Федерации для ее дальнейшей продажи.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с тем, что использование товарного знака в отношении товара "пивной напиток" является основанием для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении товара "пиво" ввиду следующего.

Согласно подпункту 13.1 статьи 2 Закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта "пиво" - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

"Напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)" - это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 процентов объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 процентов массы сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта (пункт 13.2 статьи 2 названного Закона.)

Также дефиниции понятий "пиво" и "пивной напиток" содержатся в ГОСТ Р 53358-2009.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что оба названных продукта согласно этому ГОСТу относятся к продуктам пивоварения.

Как разъяснено в письме Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2012 N АЗ-101-32/7667 "О внедрении ГОСТ Р 55292-2012 "Напитки пивные. Общие технические условия", выделение пивного напитка в качестве отдельного вида продукции и внедрение в соответствии с этим соответствующих государственных стандартов имеют своей целью расширение ассортимента продукции с повышением требований к ее качеству и безопасности, тем самым обеспечивая определенный социальный эффект на территории Российской Федерации. Аналогичный международный стандарт отсутствует.

Отсутствие международных стандартов, выделяющих из продуктов пивоварения "пивные напитки" в качестве отдельного вида продукции, и наличие такого выделения в национальных законодательствах отдельных государств (в рассматриваемом случае в законодательстве Российской Федерации) влечет ситуацию, при которой напиток, который может именоваться "пивом" в стране происхождения, при экспорте в такие государства в силу требований внутреннего законодательства получает наименование "пивной напиток".

Согласно введению Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) (Десятая редакция, издание 3-е) она предназначена для целей регистрации знаков, была официально признана Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенным 15.06.1957 странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 году в Стокгольме, в 1977 году в Женеве и изменена в 1979 году.

Каждая из стран-участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки.

Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в странах-участницах Ниццкого соглашения, но и для международной регистрации знаков, осуществляемой Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, а также для регистрации знаков Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Региональной африканской организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка (товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM).

МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участницами Ниццкого соглашения.

Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в национальное патентное ведомство заявитель обязан указать класс МКТУ и конкретный перечень товаров, для индивидуализации которых в дальнейшем будет использоваться товарный знак.

МКТУ содержит два класса, включающие в себя перечень напитков с долей содержания алкоголя, а именно:

32-й класс МКТУ, включающий такие товары, как пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

33-й класс МКТУ, включающий в себя товары - алкогольные напитки (за исключением пива и напитков на основе пива).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что товарные позиции, входящие в 33-й класс МКТУ имеют соответствующие пометки "за исключением напитков на основе пива", "кроме пива".

С учетом изложенного "пивные напитки", "напитки на основе пива" не относятся к товарам 33-го класса МКТУ в силу прямого указания, содержащегося в перечне товарных позиций, приведенных в названном классе.

Таким образом, товар "пиво" применительно к международной классификации (с учетом отсутствия понятия "пивной напиток" в международном товарном обороте) включает продукты пивоварения, в том числе и такие как "пивные напитки", в случае, если национальное законодательство содержит их такое разделение и конкретный товар в силу внутреннего законодательства такой страны именуется "пивным напитком", а не "пивом".

Исходя из названных обстоятельств президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выделение в российском законодательстве отдельного вида продукции "пивной напиток" в целях повышения требований к качеству продукции и ее безопасности на своем внутреннем рынке при отсутствии каких-либо международных (принятых в каждом государстве) актов, регламентирующих такое выделение, а также с учетом отсутствия каких-либо конкретных товарных позиций МКТУ, позволяющих отнести к ним "пивной напиток" как самостоятельный вид товарной позиции, не свидетельствует о том, что продукция "пивной напиток", производимая и поставляемая ответчиком, не может быть отнесена для целей регистрации товарных знаков к товарной позиции "пиво" 32-го класса МКТУ, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг (6-я редакция), выпущенному Роспатентом, такие товары, как "пиво и пивосодержащие напитки", относящиеся к товарам 32-го класса МКТУ, имеют один код 32.05 и относятся к одной родовидовой группе.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что товарная позиция "пиво" 32-го класса МКТУ является для целей МКТУ обобщенной товарной позицией, включающей в себя в качестве подвидов и товар "пиво", и товар "пивной напиток" в смысле Закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что из смысла статьи 1486 ГК РФ не следует, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных, непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015 и от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015.

Таким образом, при доказанности использования правообладателем товарного знака в отношении подвида "пивные напитки" правовая охрана подлежала сохранению в отношении всей той видовой товарной позиции, которая непосредственно указана в свидетельстве на товарный знак, - "пиво".

В кассационной жалобе обществом "Мультибир" также отмечено, что под обозначением "CORONA EXTRA" производятся два разных продукта - "пиво" и "пивной напиток", из которых лишь товар "пивной напиток" правообладателем поставляется на территорию Российской Федерации. При этом товар "пиво" производится на пивоварне Сервесериа Модело, С.А. де К.В., а товар "пивной напиток" - на пивоварне Сервесериа дель Тропико, С. де Р.Л. де С.В.

По сути, общество "Мультибир" указывает, что сам производитель разделяет эти продукты.

В ответ на этот довод представителем компании "Сервесериа Модело" в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам отмечено, что на разных пивоварнях правообладателем производится один и тот же продукт с единой рецептурой. При этом название "пивной напиток" получает товар, предназначенный для продажи в страны, в которых соответствующее требование установлено национальным законодательством.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным отметить, что предметом настоящего дела является не сравнение товара, произведенного на разных пивоварнях, а установление надлежащей классификации по товарным позициям МКТУ того товара, который на территорию Российской Федерации поставляется. Как указано выше, соответствующий товар для целей классификации по товарным позициям МКТУ подлежит отнесению к товарной позиции "пиво".

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2016 по делу N СИП-605/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мультибир" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина