Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2016 г. по делу N СИП-695/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку доказана заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, который не используется правообладателем на протяжении последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2016 г. по делу N СИП-695/2015

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 5 августа 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аникиной Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Глосс продакшн" (ул. Силикатная, д. 74, г. Королев, Московская область, 141080, ОГРН 1105018006280) к компании АТИМ ЛИМИТЕД (4210, Офис Тауер, Конвеншион Плаза, Харбор Роуд, Ванчай Гонконг) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 467305 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ вследствие его неиспользования,

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Глосс продакшн" Марканов Д.Ю. и Сергунина Т.В. (по доверенности от 22.09.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Глосс продакшн" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании АТИМ ЛИМИТЕД (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 467305 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что общество является российским производителем одежды, которая маркируется обозначением "gloss", сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, истец ссылается на подачу заявки на регистрацию обозначения "gloss" в качестве собственного товарного знака в отношении товаров, тождественных и однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467305.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном этим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Суд, исследовав доказательства извещения компании, установил, что судебная корреспонденция, направленная по адресу ее местонахождения, возвращена в суд с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу.

Суд отмечает, что в соответствии со статьей 15 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями настоящей Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено, что a) документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или; b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

При этом суд может вынести решение даже если не было получено свидетельство, подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

Принимая во внимание, что со дня направления определения об отложении предварительного судебного заседания от 25.01.2016 по адресу ответчика, указанному в реестре товарных знаков, истек период времени, превышающий шесть месяцев, тогда как судебная корреспонденция возвращена в суд с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу, суд приходит к выводу о том, что все необходимые меры, направленные на надлежащее извещение ответчика по настоящему делу в соответствии с указанной Конвенцией, предприняты.

Таким образом, суд признает извещение ответчика о месте и времени проведения судебного заседания надлежащим.

В судебном заседании представитель общества исковые требования поддержал, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов настоящего дела следует, что словесный товарный знак "GLOSSI" по свидетельству Российской Федерации N 467305 с приоритетом от 03.11.2010 зарегистрирован 31.07.2012 на имя компании сроком до 03.11.2020 в отношении следующих товаров 25-го класса МКТУ: ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; платья; плащи непромокаемые; полуботинки на шнурках; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; шубы; юбки; юбки нижние.

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, и полагая, что этот товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя общества, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылается на то, что является производителем одежды.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела копиями деклараций Таможенного союза о соответствии от 18.04.2014 ТС N RU Д RU.АЛ14.В.63311, ТС N RU Д RU.АЛ14.В.63312, от 02.10.2014 ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.73667, ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.73668, ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.73669, ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.73674, договора комиссии от 30.11.2012 N 27-12/к, товарной накладной от 15.06.2015 N У-149, договора комиссии от 03.12.2014 N К295/14, товарной накладной от 26.02.2015 N У-63, договора комиссии от 11.12. 2014 N 11/12-14, товарной накладной от 27.01.2015 N У-12, договора комиссии от 11.02.2015 N 11-02/15, товарной накладной от 13.02.2015 N У-40, договора комиссии от 10.04.2015 N 10-04/15, товарной накладной от 20.04.2015 N У-113, договора комиссии от 31.03.2015 N 31-03/15, товарной накладной от 02.04.2015 N У-101.

Факт маркировки производимой обществом одежды обозначением "gloss" подтверждается представленными в материалы дела копиями распечаток сайтов в сети Интернет, рекламного каталога, рекламной листовки.

Кроме того, истец ссылается также на то, что под доменным именем www.glossbrand.ru, зарегистрированным на имя генерального директора общества, действует официальный сайт общества, на котором размещена информация об истце, каталог товаров истца и т.д.

Копии распечаток указанного сайта также приобщены к материалам настоящего дела.

Таким образом, в результате исследования представленных истцом доказательств суд приходит к выводу о том, что общество осуществляет деятельность по производству и реализации товаров, тождественных и однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Из материалов дела также следует, что для индивидуализации своей деятельности общество 19.05.2015 подало в Роспатент заявку N 2015714662 на регистрацию в качестве собственного товарного знака комбинированного обозначения, включающего словесное обозначение "gloss", в отношении следующих товаров 25-го класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; боксеры [шорты]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; одежда непромокаемая; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Сравнение перечней товаров 25-го класса МКТУ, для которых обществом испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2015714662, и товаров 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары также являются тождественными или однородными, поскольку являются товарами одного рода и вида, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), доминирование элемента в обозначении может быть вызвано как его более крупными размерами, так и более удобным для восприятия расположением в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Обозначение по заявке N 2015714662 является комбинированным, в состав которого входит доминирующий словесный элемент - "gloss".

Сравнительный анализ обозначения по заявке N 2015714662 и оспариваемого товарного знака позволяет суду прийти к выводу об их сходстве до степени смешения, поскольку доминирующий словесный элемент обозначения по заявке N 2015714662 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467305 включают совпадающие звуки и слоги, кроме того, имеется полное фонетическое вхождение словесного элемента "gloss" в оспариваемый товарный знак.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что вышеперечисленные документы, исходя из принципов оценки доказательств, подтверждают факт заинтересованности общества как реального производителя товаров, тождественных и однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, который имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности.

При этом истцом были совершены надлежащие подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 25-го класса МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (21.12.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 21.12.2012 по 20.12.2015 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что компания, надлежащим образом извещенная о судебном разбирательстве, в ходе судебного процесса доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представила.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно положениям частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно представлять доказательства, заявлять ходатайства, делать заявления. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, могут привести к предусмотренным данным Кодексом неблагоприятным последствиям для этих лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Компания распорядилась своими процессуальными правами добровольно, не представив суду доказательства в подтверждение своей правовой позиции: ответчиком не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 467305, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Глосс продакшн" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 467305 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Взыскать с компании АТИМ ЛИМИТЕД (4210, Офис Тауер, Конвеншион Плаза, Харбор Роуд, Ванчай Гонконг) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Глосс продакшн" (ул. Силикатная, д. 74, г. Королев, Московская область, 141080, ОГРН 1105018006280) 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев