Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2016 г. по делу N СИП-109/2016 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения истца и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение истца на решение об отказе в предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку представленное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на использование и регистрацию на территории РФ спорного товарного знака, полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения Роспатента и обязания его повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2016 г. по делу N СИП-109/2016

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 18 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А., рассмотрев в судебном заседании заявление иностранной компании "Хёндэ Мотор Компани"/Hyndai Motor Company (231, Янье-дон, Сеочо-гул, Сеул, Республика Корея) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, кор. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.11.2015, об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2015 на решение от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1150468 в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знака, с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: компания "Хюндай Корпорейшн"/HYUDAI CORPORATION (25, Юлгок-ро, 2 гилл, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея), компания "Хёндэ АйБиТи Ко., Лтд."/Hyundai IBT Co., Ltd. (106, Апогонгдан-гил, Апо-еуп, Кимчхон, Кёнсан-Пукто, Республика Корея), общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Полихим-Воронеж" (Ленинский проспект, д. 39, кв. 182, г. Воронеж, 394004, ОГРН 1023601568363),

при участии в судебном заседании представителей:

от компании "Хёндэ Мотор Компани" - Сандо Д.В. (по доверенности от 13.10.2015);

от Роспатента - Пронина С.В. (по доверенности от 22.07.2016);

от компании "Хюндай Корпорейшн" - Сандо Д.В. (по доверенности от 30.06.2016);

от компании "Хёндэ АйБиТи Ко., Лтд." - Сандо Д.В. (по доверенности от 17.06.2016), установил:

компания "Хендэ Мотор Компани"/Hyundai Motor Company (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.11.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2015 на решение от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1150468 в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением суда от 12.05.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Хюндай Корпорейшн"/HYUDAI CORPORATION, "Хёндэ АйБиТи Ко., Лтд."/Hyundai IBT Co., Ltd., общество с ограниченной ответственностью предприятие "Полихим-Воронеж" (далее - предприятие "Полихим-Воронеж").

В судебном заседании 30.03.2016 представитель заявителя поддержал заявленные требования.

Представитель Роспатента, в свою очередь, поддержал позицию, изложенную в отзыве. Считает законным и обоснованным вывод о несоответствии пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации спорному международному товарному знаку. Относительно представленных заявителем писем-согласий правообладателя противопоставленных товарных знаков Роспатент указал, что указанные документы не представлялись в Роспатент, несмотря на неоднократное отложение заседания коллегии палаты по патентным спорам, и не были предметом оценки при принятии оспариваемого решения.

Представитель компаний "Хюндай Корпорейшн" и "Хёндэ АйБиТи Ко., Лтд." поддержал позицию заявителя.

Предприятие "Полихим-Воронеж", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Роспатентом 31.10.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1150468 в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, мотивированное пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Так, согласно заключению экспертизы спорный товарный знак является сходным до степени смешения с:

- словесным товарным знаком "HYUNDAI" (свидетельство Российской Федерации N 337656 с приоритетом от 24.05.2006), зарегистрированным на имя компании "Хюндай Корпорейшн" (226 Синмуро-1 ка, Чонгноку, Сеул, Республика Корея) в отношении товаров 9-го класса, однородных услугам 35-го класса МКТУ (далее - Товарный знак N 1);

- товарным знаком "HYUNDAI" (свидетельство Российской Федерации N 272584 с приоритетом от 22.09.2003), зарегистрированным на имя компании "Хюндай Корпорейшен" (140-2, Кие-Донг, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея) в отношении товаров 4-го класса МКТУ, признанных однородными товарам 35-го класса МКТУ (далее - Товарный знак N 3);

- товарным знаком "HYUNDAI" (свидетельство Российской Федерации N 263047 с приоритетом от 29.10.2002), зарегистрированным на имя компании "Хюндай Корпорейшен", (140-2, Ги-Донг, Джонгно-Гу, Сеул, Республика Корея) в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ (далее - Товарный знак N 4);

- товарным знаком "AUTON" (свидетельство N 419619 с приоритетом от 05.10.2009), зарегистрированным на имя предприятия "Полихим-Воронеж" (394004, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 39, 182), в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ (далее - Товарный знак N 5).

Не согласившись с указанным решением, компания 02.02.2015 обратилась в палату по патентным спорам с возражением.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 02.02.2015 принято решение об отказе в его удовлетворении.

Решение Роспатента мотивировано сходством до степени смешения спорного и противопоставленных обозначений, а также однородностью услуг, для которых заявителем истребуется правовая охрана, товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Компания, полагая, что указанное решение Роспатента от 24.11.2015 является неправомерным, нарушает его права и законные интересы, обратилась за судебной защитой.

В заявлении в суд компания указала на то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков N N 1-4 - предоставили компании письменные согласия на использование и регистрацию на территории Российской Федерации спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне, в подтверждение чего представила письма-согласия от третьих лиц от 18.01.2016 и от 27.04.2016 N 19.

Одновременно заявитель указывает на то, что определением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016 по делу N СИП-49/2016 утверждено мировое соглашение, заключенное между компанией и предприятием "Полихим-Воронеж", по которому предприятие "Полихим-Воронеж" обязуется предоставить компании (её уполномоченному представителю) письменное, безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование спорного товарного знака, на основании международной регистрации N 1150468 в отношении ограниченного перечня услуг 35-го класса МКТУ.

Условия указанного мирового соглашения исполнены предприятием "Полихим-Воронеж".

Как указывает заявитель, предоставление правовой охраны названному международному товарному знаку на территории Российской Федерации с учетом указанных обстоятельств возможно, и не противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Как следствие, по мнению заявителя, решение Роспатента от 24.11.2015 должно быть признано недействительным.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

В силу положений части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оспариваемое решение Роспатента, принятое не в пользу подателя возражений (заявителя по настоящему делу), затрагивает его права и законные интересы, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано с соблюдением трехмесячного срока, установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъясняется в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Данная правовая позиция, по мнению коллегии судей, также может применяться при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака.

В материалы настоящего дела представлены копии писем-согласий, из которых усматривается, что правообладатели противопоставленных товарных знаков подтверждают свое согласие на использование и регистрацию на территории Российской Федерации спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в согласованных заинтересованными сторонами перечнях.

Таким образом, при наличии писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков основания для отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку заявителя, указанные Роспатентом в оспариваемом решении, снимаются, что является основанием для его отмены.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании на решение от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1150468.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение судом заявления на Роспатент.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", в названном случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

С учетом изложенного, ввиду непринятия заявителем исчерпывающих мер к представлению необходимых и достаточных доказательств в обоснование своих требований в административном порядке, представления таких документов только в рамках судебного процесса, государственная пошлина за рассмотрение заявления относится судом на заявителя по данному делу.

Руководствуясь статьями 110, 111, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Хендэ Мотор Компани/Hyundai Motor Company удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.11.2015 признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение компании Хендэ Мотор Компани/Hyundai Motor Company на решение от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "HYUNDAI AUTRON" по международной регистрации N 1150468.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова