Определение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2016 г. по делу N СИП-580/2016 "О выделении искового требования в отдельное производство о передаче дела по подсудности"

Резолютивная часть определения объявлена 13 сентября 2016 года.

Полный текст определения изготовлен 19 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании (7-13 сентября 2016 года) исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" (ул. Силикатная, д. 17, г. Мытищи, Мытищинский р-н, Московская область, 141004, ОГРН 1025003530826) к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ" / SIA "BALTMARK INVEST" (Slokas Iela, 29-5, Riga, LV-1048, Latvia) о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 в Российской Федерации недействительным (не имеющим силы), о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Суворов К.А. (по доверенности от 09.03.2016; до и после перерыва);

от ответчика - Рыбин В.Н. (по доверенности от 10.06.2015; до и после перерыва);

от третьего лица - явку представителей не обеспечило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Родник и К" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ" / SIA "BALTMARK INVEST" о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 в Российской Федерации недействительным (не имеющим силы), о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 25.07.2016 Общество представило пояснения, в которых оно указало следующее.

В рассматриваемом иске заявлено два требования: о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации недействительным (не имеющим силы) на основании пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1514 ГК РФ (в случае, если переход права осуществлен без договора).

Кроме того, Общество пояснило, что прочие сведения, содержащие в тексте искового заявления, указаны в качестве описания фактических обстоятельств рассматриваемого спора.

В судебном заседании 25.07.2016 Компания также представила свои письменные пояснения, в том числе, в отношении позиции Общества о подсудности требования о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации недействительным (не имеющим силы) на основании пункта 2 статьи 1488 ГК РФ Суду по интеллектуальным правам.

Компания указала, что из смысла положений пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не следует, что такое требование подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным. Поскольку заявлено требование о недействительности перехода права на товарный знак по международной регистрации, действия по переходу прав осуществлялись в Австрии, а затем в Швейцарии, ответчик является иностранным юридическим лицом, ответчик указал на то, что он затрудняется в определении надлежащей подсудности и подведомственности такого требования.

Учитывая названные обстоятельства, Компания полагает, что требование Общества о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации недействительным (не имеющим силы) на основании пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам.

В судебное заседание 07.09.2016 явились представители истца и ответчика.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено о времени и месте его проведения надлежащим образом, ходатайств или заявлений в суд не представило.

Дело рассматривалось в отсутствие представителей Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 07.09.2016 представитель Общества заявил ходатайство о выделении в отдельное производство искового требования о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации и о его передаче по подсудности в Арбитражный суд Московской области.

С целью предоставления времени лицам, участвующим в деле, для подготовки письменных пояснений относительно вопроса о выделении искового требования и о его передаче по подсудности другому арбитражному суду в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 13.09.2016.

После перерыва судебное заседание 13.09.2016 продолжено в том же составе суда при участии представителей истца и ответчика.

В судебном заседании представитель Общества заявленное ранее ходатайство о выделении в отдельное производство искового требования и о его передаче по подсудности в Арбитражный суд Московской области поддержал, просил его удовлетворить.

В обоснование названного ходатайства Общество указало на следующее.

Требование о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации в том числе основано на недействительности сделки по переходу прав от закрытого акционерного общества "Группа предприятий ОСТ" (далее - общество "ОСТ") к Компании по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ, является по существу требованием о применении последствий недействительности сделки.

Требование же о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1514 ГК РФ связано с обстоятельствами, возникшими вследствие перехода прав на спорный товарный знак без договора.

Учитывая изложенное, Общество полагает, что заявленные в настоящем деле требования не связаны между собой и их разделение может в большей степени соответствовать целям эффективного правосудия, в том числе с учетом позиции Компании в отношении возможности рассмотрения заявленных требований в Суде по интеллектуальным правам.

При этом Общество отметило, что в случае выделения требования о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации в отдельное производство, истец полагает необходимым ходатайствовать о передаче названного требования в Арбитражный суд Московской области.

Истец пояснил, что компетенция Арбитражного суда Московской области может быть основана на положениях части 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом нормы, изложенной в пункте 1 статьи 316 ГК РФ, а также с учетом местонахождения общества "ОСТ" - предыдущего правообладателя спорного товарного знака.

В ходе судебного заседания представитель Компании согласился с ходатайством Общества о выделения требования о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации в отдельное производство и о передаче его по подсудности.

Вместе с тем представитель настаивал на передаче указанного требования по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

Представитель Компании пояснил, что в соответствии с положениями части 1 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае выделения вышеназванного требования в отдельное производство и удовлетворения ходатайства о его передаче по подсудности, истец по своему выбору должен был предложить передать названное требование на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

Впоследствии в судебном заседании представители Общества и Компании пришли к соглашению о передаче рассматриваемого требования в случае его выделения в отдельное производство на рассмотрение Арбитражного суда Московской области, что подтверждается протоколом и аудиозаписью судебного заседания 7-13 сентября 2016 года по делу N СИП-175/2016.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев ходатайство Общества, пришел к выводу о наличии оснований для его удовлетворения, о выделении требования о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации в отдельное производство и последующей передаче названного требования по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Московской области в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и указывалось ранее, Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Компании с требованиями о признании перехода прав на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании в Российской Федерации недействительным (не имеющим силы), о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации

Требование о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации основано на недействительности сделки по переходу прав от общества "ОСТ" к Компании по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ.

В обоснование указанного требования Общество указало на следующие обстоятельства.

Международная регистрация оспариваемого товарного знака со словесным элементом "SHUSTOFF" была произведена 10.12.2001 на имя общества "ОСТ" в отношении товаров 30-го, 33-го и 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Кроме того, на территории Российской Федерации на общество "ОСТ" была зарегистрирована в отношении тождественных товаров целая линейка товарных знаков со словесными обозначениями "ШУСТОВ", "ШУСТОВЪ", "SHUSTOV" по свидетельствам Российской Федерации N 219416, N 2019362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 319540, N 191333, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890.

Таким образом, товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 (действие которого распространяется на территорию Российской Федерации) и товарные знаки по названным свидетельствам представляли собой линейку тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных и тождественных товаров, правообладателем которых являлось одно и то же лицо.

Впоследствии общество "ОСТ" 30.07.2010 прекратило свое существование в связи с реорганизацией в форме слияния с образованием нового юридического лица - закрытого акционерного общества "Глобал" (далее - общество "Глобал"), в связи с чем права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации перешли к обществу "Глобал" в результате универсального правопреемства, что отражено в сведениях о товарных знаках, содержащихся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Вместе с тем Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на основании поступившего в адрес Латвийского патентного ведомства 13.06.2013 заявления на регистрацию смены собственника, согласно которому общество "ОСТ" передавало исключительное право на спорный товарный знак Компании, внесло 10.10.2013 запись об изменении правообладателя названного товарного знака на Компанию, а 24.10.2013 об указанном обстоятельстве были уведомлены все ведомства договаривающихся стран, указанных в международной регистрации спорного товарного знака, в том числе и Роспатент.

При таких обстоятельствах на момент перехода исключительных прав на оспариваемый товарный знак к Компании исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 219416, N 2019362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 319540, N 191333, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890 принадлежали обществу "Глобал".

Учитывая названные обстоятельства, Общество полагает, что переход права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании на территории Российской Федерации следует признать недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации на основании положений пункта 2 статьи 1488 ГК РФ, поскольку такой переход может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Судебная коллегия с учетом указанных Обществом обстоятельств пришла к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как указано в пункте 9.9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 г. N 321, действующим на момент перехода права на спорный товарный знак, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору может рассматриваться как вводящее в заблуждение когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

Согласно пункту 27 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению ведомство указанной договаривающейся стороны, которое Международное бюро уведомляет об изменении владельца, затрагивающем эту договаривающуюся сторону, может заявить, что изменение владельца не имеет силы в упомянутой договаривающейся стороне. Действие такого заявления будет заключаться в том, что в отношении упомянутой договаривающейся стороны соответствующая международная регистрация остается на имя прежнего владельца. Указанное заявление может быть сделано ведомством договаривающейся стороны до истечения 18 месяцев с даты направления заявления ведомству договаривающейся стороны.

Согласно названным нормам международного права возможна ситуация, когда переход права на товарный знак по международной регистрации может не иметь силы в одной из договаривающихся стран в силу обстоятельств, которые существуют именно в этой договаривающейся стране. В этом случае в этом договаривающемся государстве международная регистрация сохраняется за прежним владельцем.

Поскольку товарные знаки, сохранившиеся за первоначальным правообладателем, зарегистрированы на территории Российской Федерации, а международное законодательства позволяет существование ситуации, в которой международная регистрация в одной из договаривающихся стран сохраняется за прежним владельцем, вопрос о введении потребителей в заблуждение в связи с переходом права на товарный знак по международной регистрации именно на территории Российской Федерации тесно связан с территорией Российской Федерации.

В силу пункта 10 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае наличия тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации.

Таким образом, вопрос о правомерности перехода права на территории Российской Федерации на товарный знак по международной регистрации от общества "ОСТ" к Компании вследствие возможного введения потребителей в заблуждение относится к компетенции арбитражных судов Российской Федерации.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

Согласно части 1 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов.

В соответствии с частью части 4 названной статьи Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

1.1) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

об установлении патентообладателя;

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Между тем, требования истца о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации не подпадают ни под одну из перечисленных категорий, отнесенных процессуальным законодательством к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, поскольку правовым последствием признания такого перехода права на территории Российской Федерации не имеющим силы является сохранение права на этот товарный знак на соответствующей территории за прежним владельцем, а не прекращение прав на него.

Следовательно, заявленное Обществом требование о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) на территории Российской Федерации неподсудно Суду по интеллектуальным правам. Такие дела подсудны в качестве суда первой инстанции арбитражному суду субъекта Российской Федерации, а кассационный пересмотр соответствующих судебных актов осуществляется Судом по интеллектуальным правам.

Тот факт, что общество "Глобал" впоследствии было ликвидировано не имеет значения для рассмотрения вопроса о правомерности перехода прав на товарный знак и не меняет компетенцию суда в отношении рассмотрения названного требования, поскольку прекращение правовой охраны товарного знака в случае ликвидации его правообладателя рассматривается Роспатентом на основании поданного в это ведомство заявления.

В отношении вопроса о том, какому арбитражному суду субъекта подсудно рассматриваемое требование, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Вопрос о подсудности дела, относящегося к компетенции арбитражного суда Российской Федерации, ответчиком по которому является иностранное юридическое лицо, не имеющее имущества на территории Российской Федерации, применительно к предмету настоящего спора, законодательством не регламентирован. Судебная коллегия полагает возможным применение по аналогии абзаца 2 части 7 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяющего подсудность Арбитражному суду Московской области дела при предъявлении иска к российскому юридическому лицу, не имеющему регистрации и имущества на территории Российской Федерации

В судебном заседании 13.09.2016 стороны пришли к соглашению о передаче рассматриваемого требования в случае его выделения в отдельное производство на рассмотрение Арбитражного суда Московской области, что подтверждается протоколом и аудиозаписью судебного заседания 7-13 сентября 2016 года по делу N СИП-175/2016.

Согласно статье 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подсудность, установленная статьями 35 и 36 названного Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

Учитывая то обстоятельство, что требование Общества о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации подлежит выделению в отдельное производство, оно подлежит рассмотрению с самого начала (часть 8 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в том числе такое требование подлежит принятию судом к производству.

На основании изложенного, судебная коллегия полагает, что требование Общества о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации, подлежащее выделению в отдельное производство, подлежит передаче по подсудности в Арбитражный суд Московской области, в том числе, применительно к положениям абзаца 2 части 7 статьи 38, статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности, арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 г. N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" разъяснено, что при поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления, заявления по делу, не подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, установив, что требование Общества о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к Компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации неподсудно Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а стороны достигли соглашения о передаче указанного требования по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Московской области, суд приходит к выводу о необходимости передать производство по указанному требованию согласно правилам подсудности в Арбитражный суд Московской области.

Руководствуясь статьями 34, 35, 39, 130, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

требование общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ" / SIA "BALTMARK INVEST" недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации выделить в отдельное производство.

Присвоить выделенному производству N СИП-580/2016.

Передать дело N СИП-580/2016 для рассмотрения в качестве суда первой инстанции в Арбитражный суд Московской области.

Настоящее определение может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина