Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. N С01-678/2016 по делу N А53-6239/2010 Суд направил на новое рассмотрение дело о взыскании задолженности по лицензионному договору, поскольку отсутствуют доказательства того, что спорное изобретение было создано при выполнении научно-исследовательских работ по заказу ответчика и на его производственных мощностях, в связи с чем он вправе использовать спорное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты вознаграждения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. N С01-678/2016 по делу N А53-6239/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 13 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Божко Ларисы Николаевны (г. Ростов-на-Дону, ОГРНИП 308616105100052) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 03.12.2012 по делу N А53-6239/2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016 по тому же делу по иску индивидуального предпринимателя Божко Ларисы Николаевны к акционерному обществу "Водоканал Ростова-на-Дону" (ул. М. Горького, д. 293, г. Ростов-на-Дону, ОГРН 1056167043470), с участием третьих лиц: администрации г. Ростова-на-Дону (ул. Б. Садовая, д. 47, г. Ростов-на-Дону, 344002), администрации Ростовской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства (ул. Социалистическая, д. 112, 344002) и открытого акционерного общества "Ростовский НИИКХ" (ул. Текучева, д. 207, г. Ростов-на-Дону, 344000), о взыскании задолженности по лицензионному договору, при участии в судебном заседании представителей: от истца - Божко Л.Н., лично (паспорт); Атрохова Е.С. (по доверенности от 10.08.2015); от ответчика - Болдырев Ю.П. (по доверенности от 17.02.2016 N 70); от иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству и отложении судебного заседания заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, представители не явились, установил:

индивидуальный предприниматель Божко Лариса Николаевна (далее - ИП Божко Л.Н., истец) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к акционерному обществу "Водоканал Ростова-на-Дону" (далее - Водоканал, ответчик) о взыскании 78 804 049 рублей задолженности за использование изобретения в соответствии с лицензионным договором от 24.04.2006, 15 819 993 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.03.2007 по 04.07.2012 (с учетом уточнения размера исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: администрация г. Ростова-на-Дону (далее - администрация города), администрация Ростовской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства (далее - администрация области), открытое акционерное общество "Ростовский НИИКХ" (далее - ОАО "Ростовский НИИКХ").

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 03.12.2012, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, ИП Божко Л.Н. обжаловала их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

Заявитель кассационной жалобы, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неполное исследование доказательств, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Возражая против вывода суда первой инстанции о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2125540 было создано в рамках научно-исследовательских работ, проведенных в 1993-1994 годах по заказу ответчика, в связи с чем ответчик имеет право безвозмездно использовать это изобретение, ИП Божко Л.Н. утверждает, при проведении названных научно-исследовательских работ был создан прототип - изобретение, оформленное в дальнейшем патентом Российской Федерации N 2083504, что подтверждается договором на проведение научно-исследовательских работ от 23.09.1993 и лицензионным договором от 18.03.1998 N 6878/98, заключенными между ГУП "Ростовский НИИКХ" и ответчиком.

Истец обращает внимание на то, что в обоснование своего вывода о создании спорного изобретения в рамках научно-исследовательских работ по заказу ответчика суд первой инстанции сослался на договоры от 25.06.1998 N 3.14, от 10.01.2002 N 3.3, от 24.11.2003 N 3.4, от 24.06.2005 N 3.3, от 28.04,2005 N 5.3 и от 20.07.2007 N 7.1, не приняв во внимание, что указанные договоры были подписаны уже после подачи заявки и выдачи патента на спорное изобретение, а их предметом являлось не создание изобретения, а его внедрение в хозяйственной деятельности ответчика.

ИП Божко Л.Н. считает необоснованным вывод суда первой инстанции о мнимости лицензионного договора от 24.04.2006, поскольку не имеется доказательств создания спорного изобретения по заказу ответчика, а истец неоднократно обращался в адрес ответчика с требованием о выплате вознаграждения.

Истец не согласен с выводами судов о том, что им не выполнено обязательство по передаче технической документации ответчику и, как следствие, об отсутствии в связи с этим у ответчика возможности использования способа очистки воды по спорному изобретению, отмечая, что факт передачи соответствующей документации подтверждается пунктом 4.1 лицензионного договора от 24.04.2006, подписанным ответчиком технологическим регламентом применения флокулянта, протоколами лабораторных испытаний, составленными центральной лабораторией МУП "ПО Водоканал" 19.09.2003, отсутствием со стороны ответчика претензий к истцу по вопросу не передачи или несвоевременной передачи технической документации.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда апелляционной инстанции о ничтожности договора об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 является ошибочным, так как обязательный возмездный характер уступки права требования по лицензионному договору законом не предусмотрен; несмотря на упоминание в пункте 14.1 лицензионного договора о необходимости получения согласия ответчика на уступку прав и обязанностей по нему, закон не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата на заключение договора об отчуждении исключительного права на изобретение; фактически переуступка права была осуществлена с одобрения ответчика, что подтверждается подписанием сторонами спора 16.03.2009 соглашения о размере и порядке выплаты вознаграждения по лицензионному договору, а также последующими действиями ответчика.

Как отмечает ИП Божко Л.Н., вопреки утверждению суда апелляционной инстанции, в договоре от 29.07.2008 N 2 об уступке патента указаны номер патента, описание изобретения, номер заявки и дата приоритета, имеется ссылка на приложение, в котором приводится описание патента, в связи с чем предмет этого договора сторонами был полностью согласован.

Заявитель кассационной жалобы считает вывод судов о неиспользовании спорного изобретения на очистных сооружениях ответчика противоречащим не только обстоятельствам, установленным Судом по интеллектуальным правам по делам N СИП-158/2014 и СИП-618/2014, но и всем материалам настоящего дела, включая заключения экспертов, указывая также на то, что факт использования спорного изобретения установлен судебными актами по делу N А53-3038/2011 с участием тех же лиц.

С точки зрения истца, вывод судов о неиспользовании спорного изобретения ответчиком основан, в том числе на заключении, подготовленном ООО "Центр судебных экспертиз по Южному округу", которое является ненадлежащим доказательством, так как эксперты, не ответив ни на один из поставленных вопросов, в своих выводах прямо заявили о невозможности проведения исследований, но при этом дали голословное заключение о том, что спорное изобретение ответчиком не используется.

По мнению ИП Божко Л.Н., отклоняя правильно сделанные экспертами Гандуриной Л.В. и Журавлевым И.Е. в рамках проведенной комплексной комиссионной судебной экспертизы выводы об использовании спорного изобретения, суд апелляционной инстанции необоснованно указал на их недопустимость и принял как единственное достоверное доказательство заключение Бутко Д.А., которое обусловлено заинтересованностью этого эксперта ввиду длительного сотрудничества с ответчиком и ведения совместной научной деятельности с руководителем и работниками данной организации (факт сотрудничества Бутко Д.А. с ответчиком был установлен Судом по интеллектуальным правам в деле N СИП-158/2014).

Истец обращает внимание на то, что помимо акта внедрения изобретения, технологического регламента, договоров по внедрению, испытаниям и исследованиям, отчетов по испытаниям, актов производственных испытаний и множества писем о согласованиях и оценке результатов работы изобретения, существуют также сведения и информация публичного характера, содержащиеся в материалах научных конференций и в журнальных публикациях, из которых следует, что ответчик использует способ очистки воды, защищенный спорным патентом. Кроме того, отмечает, что факт использования ответчиком спорного изобретения следует из письма администрации города от 11.02.2011, согласно которому при расчете стоимости тарифа на водоснабжение учтены расходы по лицензионному договору от 24.04.2006.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на отсутствие в материалах дела аудиозаписей некоторых судебных заседаний суда апелляционной инстанции, в том числе тех, в которых эксперты давали пояснения, и на основании которых апелляционным судом был сделан вывод о том, что эксперт Гандурина Л.В. самостоятельное исследование и расчеты не проводила. Как утверждает истец, отсутствие в материалах дела указанных аудиозаписей (невозможность ознакомления с ними) препятствует опровержению им выводов суда апелляционной инстанции, сделанных в отношении экспертных заключений.

Ответчиком представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он возражает против доводов, изложенных в кассационной жалобе, просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Ответчик считает правомерной квалификацию судом апелляционной инстанции сделок по уступке прав как ничтожных по причине их безвозмездности, отсутствия согласия ответчика (лицензиата) на переход прав требования к другому лицу (договор об уступке права требования от 29.07.2008 N 3), несогласования предмета договора об уступке патента от 29.07.2008 N 2.

Водоканал считает обоснованным вывод судов о ничтожности лицензионного договора от 24.04.2006, так как лицензиар не передавал ответчику техническую документацию, необходимую для использования спорного изобретения; лицензиат не выплачивал вознаграждение по договору; с момента заключения договора истец длительное время не обращался с требованием о выплате вознаграждения.

По мнению ответчика, у него возникло право на использование спорного изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии, поскольку оно было создано в рамках выполнения ГУП "Ростовский НИИКХ" научно-исследовательских работ по заказу и за счет ответчика, при этом авторы спорного изобретения Божко Л.Н. и Педашенко Д.Д. являлись работниками ГУП "Ростовский НИИКХ".

По утверждению Водоканала, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт использования им спорного изобретения, а выводы судов по делам N СИП-158/2014, N СИП-618/2014 и N А53-3038/2011 преюдициальными для настоящего спора не являются в силу того, что по указанным делам судами не исследовался вопрос об использовании ответчиком спорного изобретения; предоставление в материалы названных дел доказательств осуществлялось для целей установления обстоятельств, не связанных с предметом настоящего спора.

Ответчик полагает, что доводы истца о необоснованности выводов суда апелляционной инстанции относительно оценки экспертных заключений направлены на переоценку доказательств, в связи с чем не могут являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Третьи лица отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании 16.08.2016 истец и его представитель поддержали доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, а также дополнительно сослались на то, что после замены судей суда апелляционной инстанции 15.01.2016 и 26.02.2016 судебное разбирательство не было начато сначала.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2016 рассмотрение кассационной жалобы было отложено на 13.09.2016 в связи с необходимостью проверки судом кассационной инстанции доводов истца о наличии безусловных оснований для отмены судебных актов и с целью предоставления сторонам времени для урегулирования спора во внесудебном порядке.

Ответчиком представлено дополнение к отзыву на кассационную жалобу, в котором он возражает против довода истца о нарушении судом апелляционной инстанции части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также сообщает, что на заседании палаты по патентным спорам 23.08.2016 патент Российской Федерации N 2125540 признан недействительным полностью.

В судебном заседании 13.09.2016 представители сторон на ранее изложенных доводах настаивали.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебные заседания суда кассационной инстанции не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 27.01.1999 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) на имя Божко Л.Н. и Педашенко Д.Д. был выдан патент Российской Федерации N 2125540 на изобретение "Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом" по заявке N 97104377 с приоритетом от 19.03.1997, со следующей формулой изобретения:

"1. Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, отличающийся тем, что дополнительно вводят минеральный коагулянт в количественном соотношении к флокулянту от 40:1 до 1:1, причем по ходу движения воды коагулянт вводят или до, или одновременно, или после флокулянта, а время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе принимают от 0,2 до 16,7 ч.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что минеральный коагулянт вводят в смеси с флокулянтом".

На основании договора об уступке патента на изобретение от 17.10.2005 N 1 исключительное право на изобретение по патенту Российской Федерации N 2125540 было передано обществу с ограниченной ответственностью "ЛаДис" (далее - ООО "ЛаДис"). Указанный договор был зарегистрирован Роспатентом 22.11.2005 за N РД0004299.

Между ООО "ЛаДис" (Лицензиар) и Водоканалом (Лицензиат) 24.04.2006 был заключен лицензионный договор о продаже неисключительной лицензии на использование изобретения (далее - лицензионный договор), согласно пункту 2.1 которого Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего лицензионного договора неисключительную лицензию на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2125540, а Лицензиат выплачивает Лицензиару за предоставленное право вознаграждение в размере и порядке, установленных в соглашении о размере и порядке выплаты вознаграждения, являющемся неотъемлемой частью этого договора.

Регистрация названного лицензионного договора была произведена Роспатентом 24.10.2006 за N РД0013553.

Согласно соглашению от 19.04.2006 о размере и порядке выплаты вознаграждения по лицензионному договору за использование неисключительной лицензии Лицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиара денежные средства в размере 15 471 012 рублей за первый год действия лицензионного договора; за последующие годы стоимость лицензионного договора будет корректироваться с учетом изменения цен на материалы, оборудование, электроэнергию и пр. и обосновываться расчетом.

В соответствии с договором об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2 исключительное право на изобретение по патенту Российской Федерации N 2125540 было передано ИП Божко Л.Н. Указанный договор был зарегистрирован Роспатентом 20.01.2009 за N РД0045760.

Между ИП Божко Л.Н. (Лицензиар) и Водоканалом (Лицензиат) 16.03.2009 было заключено соглашение о размере и порядке выплаты вознаграждения по лицензионному договору, согласно которому за каждый год использования неисключительной лицензии Лицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиара денежные средства в размере 15 000 000 рублей.

Роспатентом 08.07.2009 за N РД0052298 зарегистрированы изменения лицензионного договора: в части смены Лицензиара на ИП Божко Л.Н. и определения размера и порядка выплаты вознаграждения.

Согласно представленному расчету задолженность по оплате Водоканалом лицензионных платежей за период с 31.03.2007 по 04.07.2012 составила 78 804 049 рублей.

Учитывая перечисленные обстоятельства, ИП Божко Л.Н. обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, защищенный патентом Российской Федерации N 2122540, был создан при выполнении научно-исследовательских работ по заказу ответчика и на его производственных мощностях, в связи с чем Водоканал вправе использовать спорное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения; лицензионный договор и соглашения об оплате к нему являются недействительными сделками по признакам пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку техническая документация, необходимая и достаточная для реализации предлагаемого способа очистки воды, ответчику не передавалась, не имеется доказательств выплаты лицензиатом вознаграждения лицензиару, а истец длительное время не обращался с требованием о выплате вознаграждения по лицензионному договору до предъявления иска по настоящему делу, действительная воля сторон этих сделок была направлена на создание внешних условий наукоемкости проделанных работ по выполнению требований СанПиН 2.1.4.1074-01, оптимизации отчетности израсходованного и испрашиваемого бюджетного финансирования; факт использования ответчиком изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2125540, является недоказанным.

Вместе с тем суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о незаключенности договоров уступки патента от 29.07.2008 N 2 и уступки права требования от 29.07.2008 N 3, так как содержащиеся в указанных договорах данные позволяют однозначно идентифицировать предмет уступки и не допускают двоякого толкования условий о предмете сделки, в связи с чем условия договоров о предмете следует считать согласованными.

Также суд первой инстанции не согласился с доводами Водоканала о недействительности названных договоров уступки по основаниям их безвозмездности, поскольку ни законом, ни иными правовыми актами не предусмотрен возмездный характер уступки патента и права требования по лицензионному договору.

Суд апелляционной инстанций, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции в части признания лицензионного договора и соглашений об оплате к нему мнимыми сделками и недоказанности использования ответчиком спорного изобретения.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции признал договор об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 ничтожной сделкой в силу его несоответствия требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 575 и статьи 382 ГК РФ, поскольку стороны этого договора прямо предусмотрели безвозмездность передачи права требования по лицензионному договору и уступка была произведена без письменного разрешения ответчика. В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ИП Божко Л.Н. не обладает правом требования исполнения обязательств ответчика по лицензионному договору.

Суд апелляционной инстанции указал, что поскольку договор об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 является ничтожной сделкой, то и соглашение от 16.03.2009 о размере и порядке выплаты вознаграждения, заключенное между ИП Божко Л.Н. и Водоканалом, также является ничтожным. При этом апелляционный суд исходил из того, что вышеуказанное соглашение заключено не от имени правообладателя (ООО "ЛаДис"), а в материалы судебного дела не представлены доказательства того, что ИП Божко Л.Н. является органом ООО "ЛаДис" или представителем этого лица на основании доверенности.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал ничтожной сделкой и договор об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2, поскольку данный договор является безвозмездным и в его тексте отсутствует указание на вид передаваемого права. Исходя из этого, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии у истца исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2125540.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 4 ГК РФ по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункт 2 той же статьи).

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после её введения в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Статьей 8 названного закона предусмотрено, что обязательные для сторон договора нормы части четвертой Кодекса об ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, если соответствующие нарушения были допущены после введения в действие части четвертой Кодекса, за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 1 января 2008 года, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения.

Согласно пункту 1 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3517-I (далее - Патентный закон) права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

Пунктом 5 статьи 10 Патентного закона установлено, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

В силу пункта 1 статьи 13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Договор об уступке патента на спорное изобретение от 17.10.2005 N 1, заключенный между первоначальными патентообладателями (Божко Л.Н. и Педашенко Д.Д.) и ООО "ЛаДис" (генеральный директор Божко Л.Н.) лицами, участвующими в деле, не оспаривался и не был признан судами незаключенным либо недействительным. Переход исключительного права на спорное изобретение к ООО "ЛаДис" на основании вышеназванного договора зарегистрирован Роспатентом в установленном порядке.

Таким образом, ООО "ЛаДис", являясь на момент заключения лицензионного договора обладателем патента Российской Федерации N 2125540, имело право на заключение такого договора.

Вывод суда первой инстанции о том, что спорное изобретение было создано ГУП "Ростовский НИИКХ" (правопредшественник ОАО "Ростовский НИИКХ") при выполнении научно-исследовательских работ по заказу ответчика и на его производственных мощностях, в связи с чем Водоканал вправе использовать спорное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения, не может быть признан соответствующим установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Так, суд первой инстанции в обоснование указанного вывода ссылается на имеющиеся в материалах дела следующие доказательства: договор от 23.09.1993 на проведение научно-исследовательских работ по технологии очистки воды с катионным электролитом ВПК-402; договор от 25.06.1998 N 3.14 на повышение эффективности очистки воды на Ростовских водоочистных сооружениях и обеспечение контроля гигиенических показателей ее качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96; договор от 10.01.2002 N 3.3 на снижение мутности осветленной воды на Ростовских водоочистных сооружений с целью повышения их барьерной роли по отношению к вирусным загрязнениям; договор от 24.11.2003 N 3.4 на освоение технологии осветления воды на Александровских водоочистных сооружениях путем обработки катионным флокулянтом и минеральным коагулянтом (оксихлоридом алюминия); договор от 24.06.2005 договор N 3.3 на повышение точности дозирования реагентов на насосной станции 1-го подъема N 2 Ростовского водопровода; договор от 28.04.2005 N 5.3 на повышение точности дозирования реагентов на насосной станции 1-го подъема N 3 Ростовского водопровода; договор от 20.07.2007 N 7.1 на научно-техническое обеспечение освоения технологии коагуляционной обработки воды на Ростовском водопроводе с применением полиДАДМАХ и оксихлорида алюминия с учетом дополнительных видов обработки - преаммонизации и углевания; акты сдачи-приемки работ по этим договорам.

Вместе с тем применительно к договору от 23.09.1993 на проведение научно-исследовательских работ по технологии очистки воды с катионным электролитом ВПК-402 в материалах дела отсутствует документ, из которого бы следовало, что в процессе названных научно-исследовательских работ было создано техническое решение, соответствующее решению, изложенному в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2125540. Документы, свидетельствующие об исполнении сторонами этого договора, не содержат сведений о том, что в ходе проведения научно-исследовательских работ осуществлялось совместное применение катионного флокулянта и минерального коагулянта в подающем трубопроводе.

При этом следует учитывать, что ОАО "Ростовский НИИКХ" является обладателем патента Российской Федерации N 2083504 на изобретение "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", суть которого в большей степени соответствует тематике научно-исследовательских работ, проведенных в рамках договора от 23.09.1993. Право на использование указанного изобретения предоставлено Водоканалу на основании лицензионного договора от 18.03.1998 N 6878/98. Данное изобретение является прототипом изобретения по патенту Российской Федерации N 2125540, однако существенно отличается от него дополнительным введением минерального коагулянта в определенных количественных соотношениях к флокулянту, в определенном порядке и времени совместного контакта реагентов с водой.

Ссылаясь на наличие иных вышеназванных договоров, суд первой инстанции не учел, что все эти договоры заключены после создания спорного изобретения (заявка на выдачу патента подана 19.03.1997), следовательно, в ходе их исполнения не могло быть создано спорное изобретение. Кроме того, исходя из предмета указанных договоров и документов по их исполнению (протоколы, акты, отчеты и т.п.) усматривается, что они заключались с целью освоения (внедрения) в хозяйственной деятельности Водоканала уже существующих изобретений. При этом в пункте 5.1 названных договоров предусматривалось условие о том, что после проведения производственных испытаний и принятия спорного изобретения к использованию Водоканал заключает с патентообладателем патента Российской Федерации N 2125540 лицензионный договор.

Судом первой инстанции также не было принято во внимание, что ОАО "Ростовский НИИКХ", привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, в отзыве на исковое заявления от 17.02.2011 прямо указывало на то, что в планах ОАО "Ростовский НИИКХ" работ по созданию спорного изобретения не предусматривалось, оно создано за счет средств авторов и только работы по внедрению способа очистки воды, защищенного спорным патентом, осуществлялись ОАО "Ростовский НИИКХ" совместно с авторами за счет средств Водоканала.

Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчику во исполнение вышеназванных договоров было передано техническое решение, соответствующее решению, защищенному патентом Российской Федерации N 2125540, применение судом первой инстанции к рассматриваемым отношениям пункта 2 статьи 772 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на выдачу патента на спорное изобретение) не может быть признано правомерным.

Также суд кассационной инстанции не может признать соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод судов о недействительности лицензионного договора по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 170 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения лицензионного договора).

В обоснование вывода о мнимом характере лицензионного договора, суды указали на отсутствие доказательств передачи технической документации именно правообладателем, выплаты лицензиатом вознаграждения и обращения истца к ответчику по вопросу выплаты вознаграждения.

Однако в соответствии с пунктом 4.1 лицензионного договора вся техническая документация, необходимая и достаточная для реализации на водопроводе предлагаемого способа очистки речной воды и контроля остаточной концентрации флокулянта в питьевой воде передана. Ни законодательство, действовавшее в период заключения лицензионного договора, ни законодательство, действующее в период его исполнения, не предусматривали и не предусматривают необходимости составления отдельного акта по передаче документации, необходимой для использования изобретения.

При этом перечисленная в пункте 4.1 лицензионного договора техническая документация (регламент применения флокулянта на водоочистных сооружениях и методика определения остаточной концентрации флокулянта в питьевой воде) являются документами, необходимыми для внедрения изобретения на конкретном объекте (водоканале города Ростова-на-Дону), которые могут быть переданы и иным лицом, не являющимся стороной лицензионного договора, поскольку по лицензионному договору в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Патентного закона лицензиар передает лицензиату лишь право на использование охраняемого изобретения.

Также судами не принято во внимание отсутствие со стороны ответчика претензий к истцу по вопросу не передачи или несвоевременной передачи технической документации.

Делая вывод об отсутствии доказательств обращения истца к ответчику с требованием о выплате предусмотренного договором вознаграждения, суды не учитывают, что истец по настоящему делу стал обладателем спорного патента 20.01.2009, соглашение о размере и порядке выплаты вознаграждения было подписано между сторонами лицензионного договора 16.03.2009. После этого Божко Л.Н. дважды обращалась к Водоканалу с требованиями о погашении задолженности по лицензионному договору (письма от 14.05.2009 и от 30.09.2009).

Отсутствие же выплаты лицензионных платежей со стороны Водоканала при наличии требований ИП Божко Л.Н. не может указывать на мнимость сделки, а может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении обязательств со стороны лицензиата.

Учитывая вышеизложенное, не может быть признан обоснованным и вывод суда первой инстанции о том, что действительная воля сторон этих сделок была направлена на создание внешних условий наукоемкости проделанных работ по выполнению требований СанПиН 2.1.4.1074-01, оптимизации отчетности израсходованного и испрашиваемого бюджетного финансирования, поскольку такой вывод построен на предположениях и противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Коллегия судей признает ошибочными выводы суда апелляционной инстанции о недействительности договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2 и, соответственно, об отсутствии у истца исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2125540.

Согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2) по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

В силу пункта 2 статья 1345 ГК РФ к патентным правам относятся: исключительное право; право авторства; другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения (пункт 1 статьи 1358 ГК РФ).

Следовательно, по договору об отчуждении исключительного права на изобретение может быть передано только исключительное право, в связи с чем указание суда апелляционной инстанции на то, что в договоре об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2 не определен вид передаваемого права, является неправомерным. В названном договоре содержится информация об изобретении, исключительное право на которое передается, и номере патента, что является достаточным для описания предмета соответствующего договора.

Согласно пункту 3 статьи 1234 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2) по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, на момент заключения договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 N 2 закон допускал и заключение безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права.

При этом следует учитывать, что даже в случае недействительности договоров уступки патента на изобретение от 17.10.2005 N 1 (также не предусматривающего условия о выплате вознаграждения) и от 29.07.2008 N 2, Божко Л.Н., являясь автором изобретения и первоначальным патентообладателем, имеет исключительное право на него.

Также суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции о недействительности договора об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 на том основании, что уступка была произведена без письменного разрешения ответчика.

Действительно, согласно пункту 14.1 лицензионного договора права и обязанности каждой из сторон не могут быть переуступлены другому гражданину или юридическому лицу без письменного на то согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

Между тем лицензионный договор не устанавливает, в форме какого письменного документа должно быть выражено согласие на уступку прав и обязанностей. В рассматриваемой ситуации заключение между ИП Божко Л.Н. и Водоканалом 16.03.2009 соглашения о размере и порядке выплаты вознаграждения по лицензионному договору, в том числе распространяющееся на каждый год действия лицензионного договора, начиная с момента его заключения, следует считать выражением согласия лицензиата на уступку требования. Доказательств того, что ответчик требовал расторжения лицензионного договора в связи с несогласованной с ним сменой лицензиара в материалах дела не имеется.

Кроме того, следует иметь в виду, что признание договора об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 недействительным не означает, что ИП Божко Л.Н. не имеет права требовать уплаты лицензионных платежей, срок уплаты которых наступил с того момента, когда произведена государственная регистрация изменений в лицензионный договор (в части лицензиара).

Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что поскольку договор об уступке права требования от 29.07.2008 N 3 является ничтожной сделкой, то и соглашение от 16.03.2009 о размере и порядке выплаты вознаграждения, заключенное между ИП Божко Л.Н. и Водоканалом, также является ничтожным, является необоснованной в силу того, что возможность заключения соглашения о размере и порядке выплаты вознаграждения по лицензионному договору обусловлена со стороны ИП Божко Л.Н. наличием статуса патентообладателя и лицензиара, а не наличием права требования выплаты лицензионных платежей за предшествующие периоды.

Судом первой инстанции к числу оснований иска были отнесены и обстоятельства, связанные с фактическим использованием лицензиатом (ответчиком) спорного изобретения. В этих целях судом первой инстанции назначались судебная патентно-техническая и дополнительная комплексная комиссионная патентоведческо-техническая экспертиза, а судом апелляционной инстанции назначалась повторная патентоведческо-техническая экспертиза.

Вместе с тем обстоятельства, связанные с фактическим использованием лицензиатом результата интеллектуальной деятельности, не входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках рассмотрения иска о взыскании вознаграждения по лицензионному договору.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13.7 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

В пункте 2.1 спорного лицензионного договора предусмотрена обязанность лицензиата выплачивать лицензиару вознаграждение за предоставленное право использования изобретения. Стороны лицензионного договора не ставили размер вознаграждения в зависимость от фактического применения изобретения либо объема такого применения, вознаграждение устанавливалось в фиксированном размере за календарный период использования изобретения.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно возложили на стороны бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, которые не подлежат установлению в настоящем деле.

Ссылка истца на нарушение судом апелляционной инстанции положений части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившееся в том, что после замены судей 15.01.2016 и 26.02.2016 судебное разбирательство не было начато сначала, подлежит отклонению, поскольку опровергается протоколом судебного заседания от 29.02.2016, в котором содержится запись о проведении судебного разбирательства сначала в связи с произведенной заменой судей. При этом замечания на правильность составления протокола судебного заседания в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не заявлялись.

Довод ИП Божко Л.Н. относительно отсутствия в материалах дела аудиозаписей судебных заседаний, проведенных судом апелляционной инстанции, следует признать частично обоснованным.

При проверке судом кассационной инстанции данного довода было установлено, что в материалах дела имеется диск с аудиозаписью только судебного заседания от 21.03.2016 (т. 26 л.д. 28). При этом судом апелляционной инстанции в рамках рассмотрения апелляционной жалобы было проведено 13 судебных заседаний.

Судом по интеллектуальным правам в адрес Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда был направлен запрос от 18.08.2016 о предоставлении материального носителя с аудиозаписями всех судебных заседаний Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по настоящему делу.

В Суд по интеллектуальным правам 30.08.2016 поступил диск с аудиозаписями судебных заседаний. При исследовании этого диска было установлено отсутствие аудиозаписей судебных заседаний от 18.12.2013, от 20.11.2013, от 14.05.2014 и от 18.06.2014.

В силу части 1 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме

Частью 6 той же статьи предусмотрено, что протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе судебного заседания. Материальный носитель аудиозаписи приобщается к протоколу.

Согласно части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

Как разъяснено в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - постановление от 17.02.2011 N 12), протокол ведется в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания по правилам, предусмотренным статьей 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судам следует исходить из того, что протоколирование судебного заседания в суде апелляционной инстанции осуществляется с использованием средств аудиозаписи.

Материальным носителем аудиозаписи судебного заседания является оптический диск, на котором записана информация о ходе судебного заседания (судебных заседаний) и который обеспечивает возможность сохранения этой информации в неизменном виде. Материальный носитель приобщается к протоколу - помещается в материалы дела после завершения производства по делу в суде соответствующей инстанции (пункт 20 постановления от 17.02.2011 г. N 12).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 22 постановления от 17.02.2011 г. N 12, если на судебный акт подана апелляционная (кассационная) жалоба, содержащая доводы относительно отсутствия аудиозаписи судебного заседания на материальном носителе, в то время как посредством аудиозаписи были зафиксированы сведения, послужившие основанием для принятия этого судебного акта, а арбитражный суд установит, что файл аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в информационной системе арбитражного суда, утрачен и не может быть восстановлен, данное обстоятельство является основанием для отмены судебного акта в любом случае применительно к пункту 6 части 4 статьи 270 или пункту 6 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соответственно.

Ссылка ответчика на то, что на заседании палаты по патентным спорам 23.08.2016 патент Российской Федерации N 2125540 признан недействительным полностью не может быть принята во внимание, поскольку в силу пункта 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, протокол же заседания коллегии палаты по патентным спорам таким решением не является. Таким образом, на момент рассмотрения кассационной жалобы решение Роспатента о признании спорного патента недействительным отсутствует.

При таких обстоятельствах обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене в силу несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неполного исследования доказательств, неправильного применения судами норм материального права, а судом апелляционной инстанции - нарушения норм процессуального права, на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из этого и принимая во внимание отсутствие у суда кассационной инстанции полномочий по установлению фактических обстоятельств и оценке имеющихся в деле доказательств, в том числе по установлению размера задолженности по выплате вознаграждения, обжалуемые решение и постановление на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе дать надлежащую правовую оценку всем представленным в материалы дела доказательствам, при наличии правовых оснований определить размер подлежащего взысканию вознаграждения по лицензионному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Вопрос о распределении судебных расходов судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 03.12.2012 по делу N А53-6239/2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

В.А. Химичев