Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2016 г. по делу N СИП-235/2016 Удовлетворив требование о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака, суд исходил из того, что истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2016 г. по делу N СИП-235/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. N С01-1177/2016 по делу N СИП-235/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мельниковой А.А.,

при участии в судебном заседании представителей: от истца - Мызников Б.В. (по доверенности от 10.02.2016), от ответчика - Татаренко Е.В. (по доверенности от 14.03.2016), рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании Семейный пивзавод БЕРНАРД а.с./Rodinny pivovar BERNARD a.s. (5. кветна 1 СЗ-396 01 Гумполец, Чешская Республика (CZ)/5. kvetna 1 CZ-396 01 Humpolec (CZ)) к обществу с ограниченной ответственностью "БОКИ" (ш. Волковское, д. 23, к. 1, г. Мытищи, Московская обл., ОГРН 1025003514140), при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛАВИНА" по свидетельству Российской Федерации N 248876, установил:

компания Семейный пивзавод БЕРНАРД а.с./Rodinny pivovar BERNARD a.s. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БОКИ" (далее - общество) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛАВИНА" по свидетельству Российской Федерации N 248876 в отношении товара "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал. В частности, общество оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика. Так, представитель общества указал, что международному товарному знаку " LAVINA", наличием и использованием которого при поставках пивной продукции компании был обусловлен иск, 22.04.2016 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Отвечая на вопросы суда, представитель ответчика сообщил, что спорный товарный знак обществом в отношении пива не используется; указанным обозначением маркируется лишь импортируемая обществом винная продукция; общество считает нецелесообразными переговоры с истцом об урегулировании спора миром, поскольку ответчик не намерен отказываться от спорного товарного знака в отношении товара "пиво", а также Представитель истца, реагируя на доводы ответчика, высказался о том, что расширение правовой охраны товарного знака истца на территорию Российской Федерации не является обстоятельством, указывающим на утрату интереса компании в данном деле, поскольку не исключает возможность оспаривания ответчиком соответствующего решения Роспатента, а также, само по себе, не исключает возможности введения потребителей пивной продукции в заблуждения относительно источника происхождения продукции, маркируемой спорным обозначением.

Роспатент на стадии подготовки дела к судебному разбирательству направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя, что в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела по существу в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество "БОКИ" согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем словесного товарного знака "ЛАВИНА" (свидетельство Российской Федерации N 248876), зарегистрированного Роспатентом 16.06.2003 в отношении товаров 32-го и 33-го классов и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ, обратился в арбитражный суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанного товара.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г. (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

Судом при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке принято во внимание сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец фактически использует для индивидуализации своих товаров/услуг.

В соответствии пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 указанных Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Истец является производителем пива, поставляемого, в том числе в Российскую Федерацию. Компании принадлежит исключительное право на товарный знак " LAVINA" по международный регистрации N 1218131, зарегистрированный в отношении товара "пиво".

В подтверждение данных обстоятельств истцом представлены сведения из сети Интернет об известности пива " LAVINA", рынках его сбыта, международные товарно-транспортные накладные, сопроводительные экспортные документы, сертификаты качества, счета-фактуры, изображение этикетки (т. 1 л.д. 32-52, 114, 124-150, т. 2 л.д. 1-56).

Сходство до степени смешения указанного обозначения с товарным знаком ответчика обусловлено полным вхождением спорного товарного знака истца (с учетом транслитерации) в товарный знак ответчика. Оба товарных знака зарегистрированы в отношении товара "пиво".

На основании изложенного коллегия судей пришла к выводу о том, что материалами дела подтверждается заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 32-го класса МКТУ "пиво".

Довод ответчика о том, что товарный знак истца " LAVINA" получил правовую охрану на территории Российской Федерации в день подачи компанией настоящего иска в Суд по интеллектуальным правам, что, по мнению ответчика, исключает заинтересованность истца в настоящем иске, отклоняется коллегией судей в силу следующего.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. Как указывалось выше, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

В отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. Заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарного знака истца, исключения возможности введения потребителей в заблуждение при использовании компанией и обществом сходных обозначений. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

С учетом даты подачи иска о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (22.04.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 22.04.2013 по 21.04.2016 включительно.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При этом согласно правовой позиции, приведенной в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Ответчик признал, что он не использует спорный товарный знак в отношении товара "пиво" (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), на обстоятельства препятствующие такому использованию не ссылался.

При этом коллегия судей оставила без внимания озвученную представителем ответчика информацию о том, что спорное обозначение используется на импортируемой ответчиком винной продукции, поскольку в соответствии с пунктом 41 Обзора для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при доказывании использования товарного знака правообладателем не принимается во внимание.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Семейный пивзавод БЕРНАРД а.с./Rodinny pivovar BERNARD a.s. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЛАВИНА" по свидетельству Российской Федерации N 248876 в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БОКИ" (ш. Волковское, д. 23, к. 1, г. Мытищи, Московская обл., ОГРН 1025003514140) в пользу компании Семейный пивзавод БЕРНАРД а.с./Rodinny pivovar BERNARD a.s. (5. кветна 1 СЗ-396 01 Гумполец, Чешская Республика (CZ)/5. kvetna 1 CZ-396 01 Humpolec (CZ) 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов