Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2016 г. N С01-795/2016 по делу N СИП-124/2016 Суд отменил решение о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку судом первой инстанции не был исследован вопрос об их широкой известности

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2016 г. N С01-795/2016 по делу N СИП-124/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 3 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (ул. Ленинская слобода, д. 9, Москва, 115280, ОГРН 1037739056101) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 по делу N СИП-124/2016 (судьи Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.)

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Тарасовой Гульнары Наримановны (г. Омск, ОГРНИП 304550706100475) к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 373642 и N 457206 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Тарасовой Гульнары Наримановны - Шапошников А.Ю. (по доверенности от 01.02.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" - Романовская А.Л. (по доверенности от 14.03.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

индивидуальный предприниматель Тарасова Гульнара Наримановна (далее - предприниматель Тарасова Г.Н., предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (далее - общество "Фрязинская кондитерская фабрика", общество) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" и словесного товарного знака "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Фрязинская кондитерская фабрика", ссылаясь на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда от 21.06.2016 отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В жалобе общество указывает, что суд первой инстанции "сделал ошибочные выводы о заинтересованности заявителя иска, неправильно определив однородность части товаров, в отношении которых испрашивалось прекращение правовой охраны, и товаров для которых заявитель иска имеет реальное намерение использовать сходное со спорными товарными знаками обозначение".

Общество "Фрязинская кондитерская фабрика" полагает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Общество считает, что суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства дела, указав, что спорные товарные знаки используются не для товаров, для которых они непосредственно зарегистрированы, а только для однородных им товаров, что противоречит материалам дела.

По утверждению заявителя жалобы, спорные товарные знаки используются им в отношении кондитерских изделий, конфет и шоколада, содержащихся в свидетельствах на товарные знаки. Данные товары, по мнению общества, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки и заявлены исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, в связи с чем в удовлетворении исковых требований следовало отказать.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества "Фрязинская кондитерская фабрика" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил решение суда отменить.

Представитель предпринимателя Тарасовой Г.Н. против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить решение суда без изменения, сославшись на то, что все обстоятельства дела установлены судом правильно.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, исковые требования мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, которые, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих предъявлению настоящего иска, не используются правообладателем в отношении заявленных товаров 30-го класса МКТУ.

Ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 (с приоритетом от 26.12.2007), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого", и словесного товарного знака "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206, (с приоритетом от 10.06.2010), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что в совокупности представленные доказательства подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении указанных в иске товаров 30-го класса МКТУ.

При этом довод ответчика о неоднородности товаров "лед пищевой, порошки для мороженого" товару "мороженое" не был принят во внимание, поскольку данные товары признаны однородными по факту исходя из того, что эти товары взаимосвязаны как сырье и конечный продукт, в связи с чем могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так как доказательств использования спорных товарных знаков по заявленным товарам правообладатель не представил, суд первой инстанции досрочно прекратил правовую охрану спорных товарных знаков в отношении упомянутых товаров. При этом довод правообладателя об однородности товара "кондитерские изделия" товару "мороженое" не принят во внимание со ссылкой на пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики).

В обоснование своей позиции о заинтересованности предпринимателя Тарасовой Г.Н. суд первой инстанции сослался в числе прочего на определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспаривается вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого", поскольку представленные обществом "Фрязинская кондитерская фабрика" доказательства относятся только к кондитерским изделиям, в отношении которых фактически использовались товарные знаки. Также общество не оспаривает заинтересованность предпринимателя Тарасовой Г.Н. в отношении товаров "мороженое, мороженое фруктовое, йогурт замороженный".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Довод общества "Фрязинская кондитерская фабрика" о недоказанности предпринимателем Тарасовой Г.Н. заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров "пищевой лед", "порошки для мороженого" подлежит отклонению президиумом Суда по интеллектуальным правам в силу следующего.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков предпринимателем Тарасовой Г.Н. в материалы дела представлены сертификаты соответствия и декларации о соответствии на мороженое пломбир и сливочное с пищевкусовыми продуктами, мороженое с заменителем молочного жира, десерты замороженные в ассортименте, счета-фактуры, образцы этикеток для мороженого "Династия", решение Роспатента от 11.08.2015 о принятии к рассмотрению заявки предпринимателя на государственную регистрацию товарного знака "ДИНАСТИЯ". Из данных доказательств следует, что предприниматель Тарасова Г.Н. является изготовителем и поставщиком не только мороженого, но и десертов замороженных (в том числе льда с ароматом персика и банана и т.д., замороженного десерта шербета яблочного и т.д.). Представитель предпринимателя в судебном заседании заявил, что товар "фруктовый лед" однозначно следует рассматривать как однородный товару "пищевой лед". Этот довод был заявлен без учета имеющихся в материалах дела доказательств, касающихся фруктового льда.

Представитель общества "Фрязинская кондитерская фабрика" каких-либо возражений по этому доводу не высказал. С учетом этого довод общества о недоказанности предпринимателем Тарасовой Г.Н. заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров "пищевой лед" и "порошки для мороженого" не может быть президиумом Суда по интеллектуальным правам признан обоснованным.

Вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, круг потребителей мороженого и порошков для мороженого может совпадать - порошок для изготовления мороженого в домашних условиях может быть куплен вместо мороженого.

Довод общества "Фрязинская кондитерская фабрика" о том, что обжалуемое решение ограничивает его право на защиту товарного знака в порядке пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), президиум Суда по интеллектуальным правам полагает надуманным.

Полномочия правообладателя товарного знака, в том числе по его защите, предусмотрены соответствующими положениями ГК РФ и не могут быть ограничены судебным решением. Обжалуемый судебный акт не содержит положений и выводов, ограничивающих право общества "Фрязинская кондитерская фабрика" на защиту принадлежащих ему товарных знаков.

Что касается доводов общества об использовании спорных товарных знаков, то президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (09.03.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, исчисляется с 09.03.2013 по 08.03.2016.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Возражая против заявленных требований, общество представило доказательства использования спорных товарных знаков в отношении кондитерских изделий (конфет, шоколада), ссылаясь на однородность кондитерских изделий и мороженого.

Судом первой инстанции отмечено, что доводы об использовании товарного знака в отношении товаров, однородных спорным, не могут быть приняты во внимание.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 41 Обзора судебной практики, однородность товаров при оценке использования товарного знака по общему правилу не учитывается.

Доводы заявителя кассационной жалобы об обратном, мотивированные ссылкой на положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, согласно которым никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, не свидетельствуют о том, что во всех случаях необходимо учитывать использование правообладателем товарного знака не только в отношении конкретных спорных товаров, но и в отношении товаров, однородных им. В силу прямого указания пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей применения института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования учитывается использование товарного знака в соответствии с пунктом 2, а не пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ.

В то же время в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров, как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

При этом правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015.

Следует отметить, что при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции общество "Фрязинская кондитерская фабрика" ссылалось на длительность использования спорных товарных знаков и их широкую известность в отношении товара "кондитерские изделия", а также на однородность кондитерских изделий и мороженого. При этом правообладатель также ссылался на значительные объемы реализуемой продукции, договоры поставок с крупнейшими сетевыми магазинами и узнаваемость своей продукции у потребителей. Как в отзыве на исковое заявление, так и в кассационной жалобе общество "Фрязинская кондитерская фабрика" указывает на сложившуюся практику использования товарных знаков производителями кондитерских изделий и мороженого ("Альтервест", Nestle, Mars).

Данные доводы не были рассмотрены судом первой инстанции.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны в том числе: фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Разрешение спора без исследования вопроса о широкой известности спорных товарных знаков, о которой заявляло общество "Фрязинская кондитерская фабрика", и об однородности товаров, в отношении которых такая известность имеется, товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные товарные знаки и в отношении которых заявлены исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, могло привести к принятию неправильного решения и привело к несоответствию выводов, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнения представителей предпринимателя и общества, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует исследовать доказательства, представленные правообладателем по использованию спорных товарных знаков, оценить доводы о широкой известности товарных знаков и с учетом этого разрешить заявленные требования о досрочном прекращении их правовой охраны.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 по делу N СИП-124/2016 отменить.

Направить дело N СИП-124/2016 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев