Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. по делу N СИП-175/2016 Суд отказал в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку в основание перехода исключительного права на товарный знак положена двусторонняя сделка, в связи с чем последствия в виде прекращения правовой охраны товарного знака по решению суда по иску заинтересованного лица применены быть не могут

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. по делу N СИП-175/2016

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. N С01-1244/2016 по делу N СИП-175/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании (12-19 октября 2016 года) исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" (ул. Силикатная, д. 17, г. Мытищи, Мытищинский р-н, Московская область, 141004, ОГРН 1025003530826) к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ"/SIA "BALTMARK INVEST" (Slokas Iela, 29-5, Riga, LV-1048, Latvia) о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Суворов К.А. (по доверенности от 09.03.2016; до и после перерыва);

от ответчика - Рыбин В.Н. (по доверенности от 10.06.2015; до и после перерыва), Рыбина Н.А. (по доверенности от 10.06.2015; после перерыва);

от третьего лица - явку представителей не обеспечило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Родник и К" (далее - общество "Родник и К") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ"/SIA "BALTMARK INVEST" (далее - Компания) о признании перехода прав на товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 недействительным (не имеющим силы) на территории Российской Федерации, о прекращении правовой охраны товарного знака "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "Родник и К" указало, что Дмитрий Брагин не имел полномочий на распоряжение правом на названный товарный знак, поскольку передача права, инициированная Дмитрием Брагиным, осуществлена после прекращения деятельности правообладателя - закрытого акционерного общества "Группа предприятий "ОСТ" (далее - ЗАО "ГП "ОСТ"). По мнению общества "Родник и К", Роспатент должен был проверить правомерность перехода прав на спорный товарный знак, однако уклонился от исполнения такой обязанности.

Как пояснило общество "Родник и К", законным правопреемником в отношении этого товарного знака было закрытое акционерное общество "Глобал" (далее - общество "Глобал"), которое в настоящий момент времени ликвидировано, в связи с чем правовая охрана этого товарного знака должна быть прекращена.

Также общество "Родник и К" сослалось на действовавшую на территории Российской Федерации на момент перехода права на спорный товарный знак по международной регистрации правовую охрану серии тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, правообладателем исключительных прав на которые являлось общество "Глобал", по свидетельствам Российской Федерации N 240948, N 219416, N 2019362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 275199, N 319540, N 241806, N 191333, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890, зарегистрированных в отношении однородных товаров.

По мнению общества "Родник и К", переход права на один из товарных знаков к Компании в ситуации, когда правообладателем остальных товарных знаков той же серии оставалось (на момент перехода) общество "Глобал", свидетельствует о возможности введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В зависимости от того, осуществлен ли переход исключительного права на договорной основе, либо без договора, такой переход является недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), либо правовая охрана товарного знака должна быть прекращена в соответствии с пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ.

В судебном заседании 25.06.2017 истец пояснил свою позицию, указав, что в настоящем деле были заявлены два требования: 1) о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации недействительным (не имеющим силы) на основании пункта 2 статьи 1488 ГК РФ; 2) о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1514 ГК РФ. Прочие сведения, содержащиеся в тексте искового заявления, были приведены в качестве описания фактических обстоятельств рассматриваемого спора и к основаниям заявленных требований не относятся.

Кроме того, в пояснениях, поступивших в суд через систему "Мой арбитр" 18.07.2016 и приобщенных в судебном заседании 20.06.2016, истец сослался на недобросовестность действий Компании по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак.

В судебном заседании 7-13 сентября 2016 года (с учетом перерыва) истцом было заявлено ходатайство о выделении требования о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации недействительным (не имеющим силы) в отдельное производство и передаче выделенного дела по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2016 (резолютивная часть объявлена 13.09.2016) требование общества "Родник и К" о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ"/SIA "BALTMARK INVEST" недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации выделено в отдельное производство.

Выделенному производству присвоен N СИП-580/2016.

Дело N СИП-580/2016 передано для рассмотрения в качестве суда первой инстанции в Арбитражный суд Московской области.

В рамках настоящего дела подлежит рассмотрению требование общества "Родник и К" о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1514 ГК РФ.

В судебное заседание 12.10.2016 явились представители общества "Родник и К" и Компании.

Представитель общества "Родник и К" поддержал исковое требование, рассматриваемое в рамках настоящего дела, просил его удовлетворить.

Представитель Компании возражал против удовлетворения искового заявления.

В судебное заседание Роспатент явку своих представителей не обеспечил, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленного требования дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 12.10.2016 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 19.10.2016 с целью ознакомления представителя общества "Родник и К" с вновь представленными Компанией документами и необходимостью подготовки своей правовой позиции по названному вопросу.

После перерыва судебное заседание продолжено 19.10.2016 в прежнем составе суда при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании после перерыва представитель истца заявил ходатайство об истребовании доказательств в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил истребовать у Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Тамбову, а также у Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города Хабаровска копию передаточного акта, представленного ЗАО "ГП "ОСТ" в 2010 году при реорганизации путем слияния с ЗАО "Геоком".

Представители ответчика против удовлетворения названного ходатайства возражали.

Судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного ходатайства в силу следующего.

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В нарушение названной нормы права истец не представил доказательств, подтверждающих невозможность получения таких доказательств самостоятельно, в том числе не представил обращений к указанным им органам с целью получения таких доказательств, равно как никоим иным образом не аргументировал затруднительность самостоятельного получения таких документов.

Судебная коллегия учитывает, что исковое заявление принято к производству 31 марта 2016 года, судебные заседания по настоящему делу неоднократно откладывались, по делу проведено предварительное судебное заседание 20 июня 2016 года, судебные заседания 20-25 июля 2016 года (с учетом перерыва), 7-13 сентября 2016 года (с учетом перерыва), 12-19 октября 2016 года (с учетом перерыва).

За время рассмотрения дела в суде у истца было достаточно времени для уточнения и корректировки своей позиции и использования всех процессуальных механизмов для получения доказательств с целью подтверждения своей правовой позиции, однако названное ходатайство было заявлено только в судебном заседании 19 октября 2016 года после перерыва.

Судебная коллегия полагает, что заявление такого ходатайства в настоящем случае направлено исключительно на затягивание рассмотрения дела и свидетельствует о недобросовестном процессуальном поведении истца.

Кроме того, в судебном заседании представителем истца заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу, мотивированное тем, что выделенное в рамках настоящего дела требование (дело N СИП-580/2016), переданное по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Московской области, принято к производству, делу присвоен N А41-68950/2016. Истец полагает, что настоящее дело подлежит приостановлению до рассмотрения названного дела Арбитражным судом Московской области, поскольку обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела, подлежат установлению в рамках дела N А41-68950/2016.

Ответчик против удовлетворения такого ходатайства возражал.

Названное ходатайство рассмотрено и отклонено судебной коллегией на основании следующего.

Основания, в связи с наличием которых арбитражный суд обязан приостановить производство по делу установлены статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

К таким основаниям относятся:

1) невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом;

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации;

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.

5) в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

Судебная коллегия не усматривает ни одного из оснований, предусмотренных названной нормой процессуального права.

Истец, обращаясь с названным ходатайством, указал на наличие в производстве Арбитражного суда Московской области дела N А41-68950/2016, полагая, что именно в этом деле подлежат установлению обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения настоящего спора.

Судебная коллегия полагает, что все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела, подлежат установлению в рамках настоящего дела, невозможность рассмотрения настоящего дела до принятия Арбитражным судом Московской области решения по делу N А41-68950/2016 отсутствует.

Не усматривает судебная коллегия в настоящем случае опасности принятия противоречащих друг другу судебных актов, поскольку названное дело принято к производству Арбитражным судом Московской области 17.10.2016, предварительное судебное заседание назначено на 26.01.2017, в то время как по настоящему делу состоялось значительное количество судебных заседаний и препятствий для завершения рассмотрения настоящего дела до даты предварительного судебного заседания по вышеназванному делу, рассматриваемому Арбитражным судом Московской области, не имеется.

Обстоятельств, указанных в статье 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии которых суд вправе приостановить производство по делу, заявитель не указывает и судебная коллегия не усматривает.

По окончании рассмотрения ходатайств представитель истца свою правовую позицию поддержал, сослался на свою заинтересованность в предъявлении настоящего иска, указал, что переход права на товарный знак по международной регистрации N 771333 от ЗАО "ГП "ОСТ" к Компании, регистрация которого произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 10.10.2013, осуществлен без заключения договора, вводит потребителей на территории Российской Федерации в заблуждение, в связи с чем правовая охрана этого товарного знака на территории Российской Федерации подлежит прекращению в соответствии с пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ.

В свою очередь представитель ответчика против удовлетворения заявленного требования возражал по доводам, указанным в ранее представленном отзыве и письменных пояснения, сослался на отсутствие заинтересованности истца в оспаривании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 от ЗАО "ГП "ОСТ" к Компании, регистрация которого произведена МБ ВОИС 10.10.2013 и прекращения правовой охраны этого товарного знака по заявленным истцом основаниям, просил принять во внимание, что переход права осуществлен на основании сделки, формализованной путем подачи формы ММ5 (Е), содержащей подписи представителей предшествующего и нового правообладателей, в связи с чем основания для применения пункта 3 статьи 1514 отсутствуют, указал на непредставление истцом никаких доказательств введения потребителей в заблуждение вследствие перехода исключительного права на товарный знак.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 зарегистрирован МБ ВОИС 10.12.2001 на имя Йоланты Володиной в отношении товаров 30, 33 и 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). В частности, названный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)". Территориальное расширение правовой охраны товарного знака на Российскую Федерацию произведено 14.03.2005.

Из выписки из Международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака по международной регистрации N 771333 следует, что исключительное право от прежнего правообладателя было передано в пользу ЗАО "ГП "ОСТ" согласно уведомлению о внесении изменений от 21.10.2004.

Впоследствии 13.06.2013 в Латвийское патентное ведомство поступило заявление на регистрацию смены собственника по форме ММ5(Е), поданное в соответствии с положениями Правил 25 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (далее - Инструкция), которое направлено Латвийским патентным ведомством в МБ ВОИС.

В соответствии с названным заявлением ЗАО "ГП "ОСТ" передало исключительные права на ряд товарных знаков, а в том числе и исключительное право на оспариваемый товарный знак, Компании.

Запись о передаче прав собственности включена в международный реестр 18.06.2013.

Запись об изменении правообладателя оспариваемого товарного знака на Компанию была внесена МБ ВОИС 10.10.2013, а 24.10.2013 об изменении правообладателя были уведомлены ведомства всех договаривающихся стран, указанных в международной регистрации.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Роспатентом не было заявлено в пределах установленного срока (18 месяцев) о том, что изменение владельца оспариваемого товарного знака не имеет силы на территории Российской Федерации (Правило 27 Инструкции).

Из изложенного следует, что в настоящий период времени на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 771333, зарегистрированного на имя Компании, в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно: товаров 30, 33 и 34-го классов МКТУ.

Общество "Родник и К", полагая, что переход исключительного права на указанный товарный может являться основанием для введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, обратился в суд с требованием прекратить правовую охрану товарного знака на основании, предусмотренном пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1514 ГК РФ при переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как следует из названной нормы права, с иском о прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ, может обратиться только заинтересованное лицо.

В подтверждение собственной заинтересованности истец сослался на то, что он является производителем алкогольной продукции на основании лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.02.2016 N 50ПСН0005216, которая была переоформлена взамен лицензии от 23.10.2013 N 50ПСН0002206.

Истец намеревается самостоятельно использовать обозначение "SHUSTOFF" на территории Российской Федерации для индивидуализации, в том числе, товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем им поданы заявки на регистрацию товарных знаков от 27.01.2016 N 2016701938 (словесное обозначение "SHUSTOFF") в отношении товаров 32, 33-го и услуг 35 и 43-го классов МКТУ и от 25.02.2016 N 2016705546 (комбинированное обозначение со словесным элементом "SHUSTOFF") в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

В подтверждение осуществления приготовлений к использованию обозначения "SHUSTOFF" для индивидуализации алкогольной продукции истцом представлены: договор поставки от 11.01.2016 N Гр 2016-01, заключенный с ООО "Графика", на поставку полиграфической продукции со спорным обозначением; договор поставки от 20.01.2016 N ТДФ-197, заключенный с ООО "Торговый дом "Формат", на поставку гофропродукции со спорным обозначением; технологические инструкции общества "Родник и К" по производству коньяка трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего SHUSTOFF (ШУСТОВ); декларация о соответствии коньяка SHUSTOFF (ШУСТОВ) требованиям технических регламентов Таможенного союза; лицензионный договор на использование товарных знаков от 05.05.2016, заключенный с ООО "Крымский Винный Дом", о предоставлении обществу "Родник и К" исключительной лицензии на использование товарных знаков по Свидетельствам Российской Федерации N 573158 (колокол), N 573157 (ШУСТОВ), N 573159 (SHUSTOFF) в отношении товаров 33-го класса МКТУ; уведомление Роспатента о поступлении 01.07.2016 заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по Свидетельствам Российской Федерации N 573158, N 573157, N 573159 в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательства, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по общему правилу (применяемому при установлении заинтересованности лица, обращающегося с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования) может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Исходя из этих критериев, истца, обладающего лицензией на производство алкогольной продукции и осуществившего приготовления к использованию обозначения SHUSTOFF (ШУСТОВ) для индивидуализации своей продукции, можно было бы признать заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (который сходен до степени смешения с обозначениями, поданными истцом на регистрацию в качестве товарного знака) в отношении товаров 33-го класса МКТУ на момент предъявления настоящего иска.

В отношении иных товаров (30 и 34-го классов МКТУ) такой заинтересованности не усматривается, поскольку оснований для признания этих товаров однородными товарам 33-го класса МКТУ не имеется.

В судебном заседании представитель истца подтвердил отсутствие заинтересованности в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однако настаивал на заинтересованности в отношении товаров 34-го класса МКТУ.

Однако судебная коллегия полагает, что истцом не обоснована однородность товаров 33-го класса МКТУ, в обороте которых он участвует, и товаров 34-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Судебная коллегия такой однородности не усматривает.

Вместе с тем, применительно к настоящему спору судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Заявление о переходе исключительного права подано 13.06.2013, запись о передаче прав собственности включена в международный реестр 18.06.2013, запись об изменении правообладателя оспариваемого товарного знака на Компанию была внесена МБ ВОИС 10.10.2013.

Таким образом, ссылаясь на то, что переход права на товарный знак, осуществленный по заявлению от 13.06.2013 и зарегистрированный 10.10.2013, вводит потребителей в заблуждение на территории Российской Федерации, и прося прекратить именно на этом основании правовую охрану спорного товарного знака, истец должен подтвердить наличие у него законного интереса на оспаривание такого перехода именно на момент его совершения.

Учитывая изложенные обстоятельства обществу "Родник и К", указывающему в обоснование своей заинтересованности в подаче настоящего иска на желание самостоятельно использовать сходное обозначение в своей коммерческой деятельности, следовало доказать наличие такого желания (заинтересованности) на момент осуществления перехода права на оспариваемый товарный знак.

Возникновение же такого желания позднее осуществления перехода права, а также подача иска о прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ, по истечении длительного времени после перехода права, не может свидетельствовать о наличии заинтересованности.

Иное толкование заинтересованности применительно к пункту 3 статьи 1514 ГК РФ позволило бы любому лицу, изъявившему желание использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, ретроспективно изыскивать изъяны в истории регистрации товарного знака, и просить прекратить правовую охрану товарного знака по основаниям, существующим в период времени до возникновения у такого лица желания использовать спорное обозначение.

Таким образом, по мнению судебной коллегии, лицо, требующее прекращения правовой охраны по основанию, содержащемуся в пункте 3 статьи 1514 ГК РФ, должно обладать заинтересованностью на момент перехода права на товарный знак, и его права должны быть нарушены либо затрагиваться в период осуществления такого перехода.

Между тем, все представленные истцом доказательства, свидетельствующие о его заинтересованности в использовании обозначения SHUSTOFF (ШУСТОВ), датированы 2016 годом.

Действительно из представленных доказательств усматривается получение истцом лицензии на производство алкогольной продукции 23.10.2013 (на это имеется ссылка в действующей лицензии, копия которой имеется в материалах дела).

Вместе с тем, все эти доказательства (как свидетельствующие о заинтересованности в использовании обозначения, так и подтверждающие ведение деятельности по производству однородной продукции) имеют даты более поздние, чем осуществление перехода права на спорный товарный знак в МБ ВОИС.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец не подтвердил своей заинтересованности на момент совершения перехода исключительного права на спорный товарный знак от ЗАО "ГП "ОСТ" к Компании, вследствие чего не может быть признан лицом, заинтересованным в предъявлении настоящего иска.

Отсутствие заинтересованности является достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Пункт 3 статьи 1514 ГК РФ подлежит применению в случае перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем и содержит ссылку на статью 1241 ГК РФ.

В силу статьи 1241 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Таким образом, названная статья содержит неисчерпывающий перечень случаев, при которых происходит переход исключительного права без договора, однако основания такого перехода в любом случае должны быть установлены законом.

Истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено никакого обоснования в силу каких оснований исключительное право от российского юридического лица могло бы перейти к латвийскому юридическому лицу без заключения договора.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что переход исключительного права на оспариваемый товарный знак был произведен в порядке универсального правопреемства или же на имущество прежнего правообладателя оспариваемого товарного знака было обращено взыскание, вследствие чего указанное исключительное право перешло Компании.

Универсального правопреемства между ЗАО "ГП "ОСТ" (российским юридическим лицом) и Компанией (латвийским юридическим лицом) не могло быть. Кроме того, материалами дела подтверждается, что ЗАО "ГП "ОСТ" ликвидировано путем слияния с ЗАО "Геоком" с образованием нового юридического лица - общества "Глобал", которое и является универсальным правопреемником прав и обязанностей ЗАО "ГП "ОСТ".

Таким образом, нет оснований считать, что между ЗАО "ГП "ОСТ" и Компанией могло существовать универсальное правопреемство. Обратное истцом не доказано.

Никаких данных о том, что на имущество ЗАО "ГП "ОСТ" было обращено взыскание и в результате обращения взыскания исключительное право на товарный знак перешло к Компании, не имеется.

Согласно положениям Правила 25 (1) Инструкции заявление о внесении записи представляется МБ ВОИС в одном экземпляре на соответствующем официальном бланке, если это заявление относится к изменению владельца международной регистрации в отношении всех или некоторых товаров и услуг, а также всех или некоторых указанных договаривающихся сторон.

Заявление о записи изменения в праве собственности должно быть представлено в МБ ВОИС на официальном бланке (MM5), разработанном МБ ВОИС, или на бланке, имеющем то же самое содержание и формат.

Заявление может быть представлено в МБ ВОИС владельцем (или его действующим представителем), Ведомством Договаривающейся стороны (действующего) владельца или Ведомством Договаривающейся стороны правопреемника.

Если заявление представляется в МБ ВОИС через Ведомство, это Ведомство может потребовать представления доказательств, касающихся изменения в праве собственности. Однако, МБ ВОИС не требует доказательств изменения в праве собственности, и подтверждающие документы (такие, как копии документов об уступке или других соглашений) не должны направляться в МБ ВОИС.

Переход исключительного права на оспариваемый товарный знак был произведен между ЗАО "ГП "ОСТ" и Компанией на основании заявления о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013, выполненного на официальном бланке ММ5 МБ ВОИС.

Как следует из представленного в материалы дела нотариально заверенного перевода на русский язык указанного заявления, ЗАО "ГП "ОСТ" указано в качестве цедента, а Компания указана в качестве цессионария.

Кроме того, из разделов 5 и 8 заявления о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013 усматривается, что названное заявление было подписано как представителем прежнего правообладателя, указанного в международном реестре (раздел 8), так и представителем нового правообладателя исключительного права - Компании (раздел 5).

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Пунктами 1 и 3 статьи 154 ГК РФ установлено, что сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Отсутствие указания в заявлении о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013 на договор, на основании которого было подано указанное заявление, не может свидетельствовать об отсутствии такого договора, поскольку из заявления усматривается выражение воли прежнего правообладателя на передачу исключительного права и воли нового правообладателя на принятие исключительного права, то есть согласованной воли двух сторон.

Судебная коллегия считает необходимым указать на то, что в рамках настоящего дела подлежит оценке только вопрос о том, была ли основанием перехода права на товарный знак сделка, либо право перешло в отсутствии договора. При этом вопросы наличия или отсутствия порочности договора не входят в предмет исследования по настоящему делу.

При этом, возвращаясь к вопросу обращения взыскания на имущество правообладателя, следует отметить, что при обращении взыскания исключительное право переходит не по воле правообладателя, а в результате применения механизма (государственного принудительного или внесудебного), посредством которого происходит изъятие имущества у прежнего собственника. Между тем, в настоящем случае переход права на товарный знак определен волей лица, указанного в международном реестре в качестве правообладателя товарного знака (вопрос наличия или отсутствие порока воли или волеизъявления не подлежит рассмотрению в настоящем споре), а не путем применения механизма принудительного изъятия имущества у прежнего правообладателя.

Действительно, на момент перехода исключительного права на товарный знак ЗАО "ГП "ОСТ" было исключено из ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией, правопреемником ЗАО "ГП "ОСТ" является общество "Глобал".

В силу пункта 4 статьи 57 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент реорганизации ЗАО "ГП "ОСТ") юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 58 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент реорганизации ЗАО "ГП "ОСТ") при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

Как указано в статье 59 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент реорганизации ЗАО "ГП "ОСТ") передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

В этой связи факт правопреемства подтверждается не представлением в суд передаточного акта, а исключением ЗАО "ГП "ОСТ" из ЕГРЮЛ и регистрацией в ЕГРЮЛ общества "Глобал".

Применимое законодательство не содержит норм, исключающих действие универсального правопреемства в отношении прав на объекты интеллектуальной собственности.

На основании пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, переход исключительного права на такой результат и такое средство без договора также подлежит государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок такой регистрации на спорный момент был определен Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 N 1020 "О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" (далее - Правила N 1020).

Ни ГК РФ, ни Правилами N 1020 не определен срок, в течение которого лицо, к которому переходят права и обязанности юридического лица, образовавшегося в результате слияния, в соответствии с пунктом 2 статьи 58 и статьей 1241 ГК РФ, обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора (пункт 8 Правил N 1020).

Таким образом, само по себе то обстоятельство, что в международный реестр товарных знаков не были внесены сведения о переходе прав на спорный товарный знак от ЗАО "ГП "ОСТ" к обществу "Глобал" в порядке универсального правопреемства не свидетельствует о том, что такие права могли перейти к Компании на каком-либо внедоговорном основании.

Также коллегия судей обращает внимание на представленный в материалы дела протокол внеочередного собрания акционеров общества "Глобал" от 12.05.2011, в котором в пункте 2 Повестки дня на обсуждение был вынесен вопрос об одобрении совершения сделки с Компанией на передачу исключительных прав на ряд товарных знаков, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, в том числе и на товарный знак по международной регистрации N 771333.

Правомерность распоряжения обществом "Глобал" исключительным правом на спорный товарный знак без предварительного внесения в Международный реестр сведений о переходе права на этот товарный знак в порядке универсального правопреемства в предмет исследования в настоящем деле не входит, как и вопрос о том, на каком основании форма ММ5 была подписана бывшим генеральным директором ЗАО "ГП "ОСТ", был ли он наделен обществом "Глобал" полномочиями на осуществление указанных действий.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что в основание перехода исключительного права на товарный знак положена двусторонняя сделка, в связи с чем последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 1514 ГК РФ применены быть не могут.

Кроме того, обращаясь с настоящим иском о прекращении исключительного права на товарный знак, истец сослался на то, что переход исключительного права вводит потребителей в заблуждение.

Общество "Родник и К" в исковом заявлении сослалось на наличие на момент перехода исключительных прав на спорный товарный знак к Компании действовавшей на территории Российской Федерации правовой охраны серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 240948, N 219416, N 2019362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 275199, N 319540, N 241806, N 191333, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890, зарегистрированных в отношении однородных товаров. Правообладателем исключительных на указанные товарные знаки являлось общество "Глобал".

По мнению истца, вышеперечисленные товарные знаки, принадлежащие обществу "Глобал", включающие в свой состав словесные элементы "ШУСТОВ", "ШУСТОВЪ", "SHUSTOV" и "SHOUSTOV", являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 по семантическому и фонетическому критериям.

Учитывая изложенные обстоятельства, общество "Родник и К" полагает, что переход исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 771333 в ситуации, когда сходные товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров, оказались во владении разных хозяйствующих субъектов, может явиться причиной введений потребителей в заблуждение.

Рассмотрев означенный довод истца, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

В пункте 9.9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321 (действовавшего на момент перехода исключительного права) указаны случаи, когда отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение. В том числе указан случай, когда переход осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

Между тем, в названной норме права указано не "является вводящим в заблуждение", а "может рассматриваться как вводящее в заблуждение", что свидетельствует о том, что презумпция введения в заблуждение в данном случае не установлена, а напротив, возможность введения в заблуждение подлежит доказыванию.

Способность любого обозначения ввести потребителя в заблуждение зависит от ряда факторов, в том числе имеющих субъективный характер (предшествующий опыт, наличие у определенных знаний и т.д.). В связи с этим вывод о способности ввести потребителя в заблуждение носит дискуссионный характер, и для его подтверждения истцом могут быть представлены сведения о том, что при реализации товаров с применением спорного обозначения существует опасность введения потребителя в заблуждение (например, результаты опроса потребителей).

Вместе с тем, истцом в рамках настоящего дела не представлено никаких доказательств в подтверждение своего довода, из чего судебная коллегия делает вывод о недоказанности истцом факта введения потребителей в заблуждение переходом исключительного права на спорный товарный знак к Компании.

Также судебная коллегия отклоняет ссылку истца на злоупотребление правом, допущенное Компанией при приобретении исключительного права на товарный знак, как ничем не обоснованную и документально не подтвержденную.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Однако таких доказательств истцом представлено не было.

При изложенных обстоятельствах требование общества "Родник и К" о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требование общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина