Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. N С01-915/2016 по делу N А40-249571/2015 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о защите прав на товарный знак, поскольку суду необходимо предложить истцу определить надлежащих ответчиков, уточнить предмет спора, приняв во внимание количество ответчиков по делу и требования, предъявляемые к каждому из них, определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиками обозначением, дать оценку доводам о наличии в действиях ответчиков признаков недобросовестности, решить вопрос о необходимости проведения социологической экспертизы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. N С01-915/2016 по делу N А40-249571/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

открытого акционерного общества "Гедеон Рихтер"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 (судья Нечипоренко Н.В.) по делу N А40-249571/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 (судьи Трубицын А.И., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.) по тому же делу

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Гедеон Рихтер" (Венгрия)

к обществу с ограниченной ответственностью "Внешторг Фарма" (ул. Бакунинская, д. 8, стр. 1, пом. 13, Москва, 105005, ОГРН 1027700549942),

обществу с ограниченной ответственностью "Фармаимпекс" (ул. Ветеранов труда, д. 58, копр. 18, г. Тюмень, 625031, ОГРН 1021801435732),

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" (ул. Ветеранов труда, д. 58, г. Тюмень, 625031, ОГРН 1137232052242),

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Акимова А.Ю. (по доверенности от 19.07.2016), Яхин Ю.А. (по доверенности от 19.07.2016);

от 1-го ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Внешторг Фарма" - Васюнин М.С. (по доверенности от 15.02.2016);

от 2-го ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Фармаимпекс" - извещен, не явился;

третье лицо: извещено, не явилось, установил:

открытое акционерное общество "Гедеон Рихтер" (далее - общество "Гедеон Рихтер", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Внешторг Фарма" (далее - общество "Внешторг Фарма") о защите прав на товарный знак "ПАНАНГИН" по международной регистрации N 976693.

Определением от 06.04.2016 к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фармаимпекс" (далее - общество "Фармаимпекс").

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Гедеон Рихтер" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на следующее:

суд первой инстанции пришел к ошибочным выводам об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком "ПАНАНГИН" по международной регистрации N 976693 и обозначением "ПАНМАГНИН", не применив все необходимые критерии для оценки спорных обозначений и взяв за основу семантический критерий, который отсутствует в данном товарном знаке;

судом первой инстанции не исследованы доводы истца об однородности товаров, входящих в объем правовой охраны товарного знака, и вводимых в гражданский оборот ответчиками с использованием обозначения "ПАНМАГНИН", не дана оценка доводу о риске введения потребителей в заблуждение при одновременном нахождении на товарном рынке спорных обозначений;

суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство истца о проведении соцопроса;

суд апелляционной инстанции рассмотрел не все доводы апелляционной жалобы, не устранил недостатков решения суда первой инстанции и незаконно отказал в приобщении дополнительных доказательств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "Гедеон Рихтер" поддержали кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представитель общества "Внешторг Фарма" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

От общества "Фармаимпекс" и общества "ГлобалМедФарм" поступили отзывы на кассационную жалобу, в соответствии с которыми они считают принятые судебные акты законными и обоснованными, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению. От общества "Фармаимпекс" также поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Общество "Фармаимпекс" и общество "ГлобалМедФарм", надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения жалобы, в суд кассационной инстанции не явились, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "Гедеон Рихтер" является правообладателем словесного товарного знака "ПАНАНГИН" по международной регистрации N 976693 (дата регистрации - 21.08.2008) в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Согласно регистрационному удостоверению N 013093/02 от 13.08.2007 обществом "Гедеон Рихтер" зарегистрировано лекарственное средство "ПАНАНГИН", в состав которого входят вещества "Калий" и "Магний". Упаковка лекарственного средства "ПАНАНГИН" выполнена в красном цвете с указаниями на упаковке активных веществ "Калий" и "Магний".

В аптеке N 52, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. Зорге, д. 45 26.11.2015, была приобретена упаковка биологически активной добавки (БАД) "ПАНМАГНИН" с указанием производителя - общества "Внешторг Фарма". БАД предлагалась к продаже в упаковке красного цвета со словами "Калий" и "Магний", имитируя упаковку лекарственного средства "ПАНАНГИН".

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с вышеуказанными исковыми требованиями.

При рассмотрении спора суд первой инстанции пришел к выводу, что нарушений исключительных прав истца на товарный знак по международной регистрации N 976693 не имеется, так как обозначение "ПАНМАГНИН" не тождественно товарному знаку истца, обозначения также не являются сходными до степени смешения. В основу этого вывода суда легли умозаключения о том, что оспариваемое обозначение "Панмагнин" включает в свой состав слова "Пан" (от греческого "всё") и "Магнин" (видоизмененная от лат "magnium"). В свою очередь противопоставленный товарный знак "Панангин" включает в свой состав слова "Пан" (от греческого "всё") и "Ангин" (от латинского "удушье"). В этой связи при звуковом воспроизведении сравниваемых обозначений суд выделил в их составе тождественную начальную часть "Пан" и несходную конечную часть "Магнин" и "Ангин". Учитывая, что форманта "Пан", обладает слабым индивидуализирующим свойством, поскольку, кроме оспариваемого знака, также входит в состав других товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ и принадлежащих иным лицам, суд первой инстанции установил отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями по семантическому критерию.

Оценивая обозначения по графическому критерию, суд первой инстанции указал, что товарный знак "Панангин" охраняется в красном цвете, тогда как в обозначении, используемом на упаковке "Панмагнин", доминируют оранжевый и коричневый цвета с золотыми вкраплениями, обозначения не повторяют особенностей написания товарного знака "Панангин", наоборот, написание словесного элемента имеет свой особый стиль изображения и в целом воспринимается по другому.

Недобросовестности действий со стороны ответчиков судом первой инстанции установлено не было.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. При этом судом апелляционной инстанции указано, что несмотря на наличие фонетического (звукового) сходства в наименовании препаратов, спорное обозначение не вызывает смешения с позиции обычного потребителя. По мнению суда апелляционной инстанции, обычный потребитель, для которого употребление лекарственных средств является необходимостью, не смешивает понятия "лекарственное средство" и "биологически активная добавка". Препарат с обозначением "ПАНМАГНИН" реализуется в качестве БАД на рынке, отличном от рынка реализации лекарственных средств, что не приводит к смешению с товаром истца.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно положениям пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены указанным Кодексом.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Таким образом, размещение на упаковке или этикетке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

При рассмотрении настоящего спора судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, суды в нарушение норм статей 1477, 1484 ГК РФ не исследовали вопрос об однородности товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 976693, и товаров, на которых ответчиками используется обозначение "ПАНМАГНИН". Также суды не указали, на основании каких объективных доказательств или норм права они пришли к выводу о наличии в товарном знаке "ПАНАНГИН", равно как и в обозначении "ПАНМАГНИН" семантических элементов, и не дали оценку сравниваемым обозначениям с учетом всех необходимых критериев.

В нарушение норм статьи 9, части 4 статьи 170, части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды не указали, по каким причинам ими были оставлены без внимания доводы, приведенные истцом в обоснование своих требований в исковом заявлении, дополнениях к нему и в апелляционной жалобе, в том числе доводам о недобросовестности ответчиков и широкой известности товарного знака "ПАНАНГИН".

Вместе с тем довод кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права при нерассмотрении ходатайства истца о проведении соцопроса для исследования вопроса о наличии сходства сравниваемых обозначений и установления риска их смешения суд кассационной инстанции считает несостоятельным, так как для разрешения поставленных обществом "Гедеон Рихтер" вопросов специальных познаний не требуется (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе предложить истцу определить надлежащих ответчиков, уточнить предмет спора, принимая во внимание количество ответчиков по делу и требования, заявляемые к каждому из ответчиков, с учетом всех необходимых критериев определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиками обозначением, дать оценку доводам о наличии в действиях ответчиков признаков недобросовестности с учетом аргумента о широкой известности товарного знака, решить вопрос о необходимости проведении социологической экспертизы (соцопроса) для оценки факта широкой известности соответствующему потребителю товарного знака.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 по делу N А40-249571/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А40-249571/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев