Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2016 г. по делу N СИП-124/2016 Суд отказал в удовлетворении исковых требований по делу о досрочном прекращении правовой охраны спорных словесных товарных знаков ввиду их широкой известности и обусловленной такой известностью возможности применения принципа однородности при исследовании вопроса использования ответчиком принадлежащих ему товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2016 г. по делу N СИП-124/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Тарасовой Гульнары Наримановны (г. Омск, ОГРНИП 304550706100475)

к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (ул. Озерная, д. 6, стр. 3, г. Фрязино, Московская обл., 141190, ОГРН 1037739056101)

о досрочном прекращении правовой охраны словесных товарных знаков "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 и "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" - Романовская A.Л. и Зверев Д.К. (по доверенности от 14.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Тарасова Гульнара Наримановна (далее - истец, предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фрязинская кондитерская фабрика" (далее - ответчик, общество, правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" и словесного товарного знака "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого" (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, которые, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих предъявлению настоящего иска, не используются правообладателем в отношении испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме, поскольку истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении указанных в иске товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого", в то время как правообладатель доказательств использования своих товарных знаков по таким товарам не представил.

Ссылки правообладателя на наличие у него доказательств использования спорных товарных знаков в отношении однородных мороженому товаров - кондитерских изделий (конфет, шоколада) были отклонены судом первой инстанции исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), согласно которой однородность товаров при оценке использования товарного знака по общему правилу не учитывается.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2016 решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил доводы правообладателя о недоказанности истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что правообладатель не оспаривал вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств использования спорных товарных знаков в отношении испрашиваемых истцом товаров "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

Между тем, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что судом первой инстанции были оставлены без исследования ссылки ответчика на широкую известность принадлежащих ему товарных знаков, при установлении которой однородность может учитываться судом в вопросе использования товарного знака (определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014).

Поскольку разрешение спора без исследования вопроса о широкой известности товарных знаков ответчика и однородности товаров, в отношении которых такая известность имеется, товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные товарные знаки и в отношении которых заявлены исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, могло привести к принятию неправильного решения, суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует исследовать доказательства, представленные правообладателем по использованию спорных товарных знаков, оценить доводы о широкой известности товарных знаков и с учетом этого разрешить заявленные требования о досрочном прекращении их правовой охраны.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании представители ответчика против иска возражали, сославшись на фактическое использование товарных знаков в отношении кондитерских изделий, в подтверждение чего представили суду на обозрение упаковку конфет с размещенными на ней товарными знаками; в подтверждение широкой известности спорных товарных знаков в отношении кондитерских изделий (конфет, шоколада) сослались на представленные в материалы дела договоры и товарные накладные, привели доводы об однородности кондитерских изделий и мороженого.

Истец и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Во исполнение обязательных указаний суда кассационной инстанции, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные правообладателем в обоснование использования спорных товарных знаков, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ДИНАСТИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 373642 (с приоритетом от 26.12.2007), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого", и словесного товарного знака "De' Nastie" по свидетельству Российской Федерации N 457206, (с приоритетом от 10.06.2010), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пищевой лед, йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого".

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В рассматриваемом случае заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков ответчиком не оспаривается и подтверждена президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.10.2016.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (09.03.2016), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, составляет с 09.03.2013 по 08.03.2016.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 41 Обзора судебной практики, однородность товаров при оценке использования товарного знака по общему правилу не учитывается.

В то же время в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров, как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

При этом правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015.

В обоснование использования принадлежащего ему товарного знака ответчик сослался на то, что является производителем кондитерских изделий (конфет) и размещает оспариваемые товарные знаки на упаковках этих товаров. Ответчик не отрицает, что товарные знаки не используются непосредственно в отношении товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков. При этом ответчик считает кондитерские изделия однородными мороженому.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта длительного использования товарных знаков в отношении кондитерских изделий (шоколада, конфет) и приобретенной в результате такого использования широкой известности товарных знаков ответчик в материалы дела представил договоры поставки и товарные накладные (том 2, л.д. 124-133; том 3, л.д. 1-154; том 4, л.д. 1-69; том 5 л.д. 10-83), подтверждающие широкую географию продаж продукции, маркируемой товарными знаками "ДИНАСТИЯ" и "De' Nastie" (города Барнаул, Санкт-Петербург, Ижевск, Воркута, Нефтеюганск, Брянск, Астрахань, Чита, Владимир, Воронеж, Нижневартовск, Пятигорск, Пермь, Кемерово, Новосибирск, Краснодар, Орел, Архангельск, Екатеринбург, Смоленск, Саранск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Кушва, Нижний Тагил, Сыктывкар, Махачкала, Пенза, Королев, Уфа, Москва, Томск, Иваново, Тюмень, Анадырь, Якутск, Кострома, Владивосток), время использования (с 2009 по 2016 года) и значительные объемы реализуемой продукции.

Кроме того, в судебном заседании судом обозревались образцы продукции, маркированной спорными товарными знаками. Факт обозрения судебной коллегий продукции, изготавливаемой ответчиком и маркируемой спорными товарными знаками, зафиксирован в протоколе судебного заседания от 06.12.2016.

Изучив представленные ответчиком доказательства в совокупности и их взаимосвязи, судебная коллегия соглашается с доводами правообладателя о том, что длительность использования спорных товарных знаков "ДИНАСТИЯ" и "De' Nastie" на товарном рынке России, объемы производства и реализации кондитерских изделий с использованием этих обозначений, широкая география продаж этих товаров, позволяют прийти к выводу о приобретении оспариваемыми товарными знаками высокой различительной способности и широкой известности в отношении шоколада и конфет, в связи с чем полагает возможным, руководствуясь правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, применить принцип однородности при исследовании использования ответчиком товарных знаков.

При этом суд полагает, что производимая и реализуемая ответчиком кондитерская продукция (шоколад, конфеты), будучи недорогим товаром широкого потребления краткосрочного использования и исходя из родовой группы (сладости), общего назначения и потребительских свойств (десерт, лакомство), изготовления из аналогичного сырья (сахар, глазури, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общих условий реализации (магазины розничной продажи), взаимодополняемости и взаимозаменяемости, является однородной товарам, относящимся к мороженому, поскольку рассматриваемые товары (шоколад, конфеты и мороженое) по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Дополнительным обстоятельством, значительно повышающим степень смешения в отношении изготовителя, по мнению суда, является также то, что в настоящее время большое число производителей кондитерских изделий поставляет на рынок мороженое под уже известными потребителю товарными знаками, до этого широко использовавшимися в отношении шоколада, конфет и других кондитерских изделий (например, различные виды мороженого под известными потребителю марками шоколада, шоколадных конфет и шоколадных батончиков "Alpen Gold", "Бон Пари", "Kit Кат", "Nesquik", "Bounty", "Mars", "Dove", "Snickers", "Starburst", "Milka", "Cadbury").

С учетом данного обстоятельства, у потребителей может возникнуть представление о том, что изготовители кондитерских изделий традиционно расширяют свой ассортимент, включая в него мороженое, а такие товары, как кондитерские изделия (шоколад, конфеты и т.д.) и мороженое, маркированные тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, производятся одним изготовителем.

Исходя из изложенных обстоятельств, с учетом установленной судом широкой известности спорных товарных знаков в отношении шоколада и конфет и обусловленной такой известностью возможностью применения принципа однородности при исследовании вопроса использования ответчиком принадлежащих ему товарных знаков, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков в отношении испрашиваемых истцом товаров 30-го класса МКТУ.

Руководствуясь статьями, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин