Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2017 г. по делу N СИП-757/2016 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком доказано его использование

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2017 г. по делу N СИП-757/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июня 2017 г. N С01-278/2017 по делу N СИП-757/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "УниверсалРесурс" (дер. Барвиха, д. 26, Одинцовский р-н, Московская обл., 143082, ОГРН 1027714014790)

к акционерному обществу "Промышленно-Финансовая Компания "БИН" (ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2, Москва, 105082, ОГРН 1027739020990)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271927 в отношении услуг 35-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Андропов В.П. (по доверенности от 24.05.2016), Медведев И.В. (по доверенности от 05.04.2016);

от ответчика - Великоборцева Н.В., Вербицкая Л.B. (по доверенности от 26.09.2016), Каудельная М.В. (по доверенности от 10.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "УниверсалРесурс" (далее - истец, общество "УниверсалРесурс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Промышленно-Финансовая Компания "БИН" (далее - ответчик, компания "БИН", правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183820/1 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "реализация товаров", а также товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 271927, N 261616 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги торговых предприятий".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2016 по делу N СИП-656/2016 в настоящее производство выделено требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271927 в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Исковые требования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, который, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих предъявлению настоящего иска, не используется правообладателем.

Ответчик в отзыве возражал против заявленного требования, указав на добросовестное использование принадлежащего ему товарного знака, а также на отсутствие оснований для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, в связи с чем он не может представить пояснения по существу спора. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Представители истца в судебном заседании требования поддержали, заявив при этом о фальсификации представленных ответчиком доказательств использования товарного знака. Представители ответчика возражали против удовлетворения иска; с учетом поданного истцом заявления о фальсификации исключили из перечня представленных доказательств часть документов, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания.

Настаивая на фальсификации представленных ответчиком договоров аренды от 18.09.2015 и от 31.08.2012, истец указывал, что на представленных в материалы дела копиях (в отличие от представленных ответчиком в судебном заседании оригиналов) имеется отметка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Представители ответчика по данному обстоятельству пояснили, что изначально было подписано несколько экземпляров каждого договора, а в суд представлен экземпляр без отметки органа государственной регистрации.

Рассмотрев в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поданное истцом заявление о фальсификации, суд с учетом отсутствия со стороны истца обоснованных доводов о наличии сомнений в подлинности представленных ответчиком документов протокольным определением отказал в его удовлетворении, исходя при этом также из того, что доводов о сознательном искажении ответчиком представленных доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений, истцом не приводилось.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Ответчик является правообладателем товарного знака "ПЕТРОВСКИЙ для вас и вашей семьи" (свидетельство Российской Федерации N 271927, дата приоритета - 20.02.2004), зарегистрированного 14.07.2004 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги торговых предприятий".

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 Кодекса), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

В рассматриваемом случае свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал наличием между сторонами спора по делу N А41-12080/2016, в рамках которого компания "БИЛ" обратилась с иском о запрещении использования обществом "УниверсалРесурс" обозначений "Петровский" в составе обозначений "Базар Петровский", "Продуктовый базар Петровский", "Строительный двор Петровский", сходных до степени смешения с принадлежащими компании "БИН" товарными знаками и его коммерческим обозначением.

При рассмотрении указанного дела Арбитражным судом Московской области было установлено, что оказываемые сторонами спора при осуществлении предпринимательской услуги однородны ввиду их общего назначения (обеспечения хозяйствующих субъектов и рядовых потребителей различного вида товарами), одного круга потребителей и рынка сбыта.

Поскольку решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2016 по делу N А41-12080/2016 обществу "УниверсалРесурс" запрещено использовать обозначение "Петровский" в отношении услуг, однородных услугам 35-го класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, услуги оптовой и розничной торговли), истец полагает, что с учетом установленных при рассмотрении названного дела обстоятельств в отношении заявленных и удовлетворенных исковых требований он является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Оспаривая заинтересованность истца, ответчик ссылается на то, что постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2016 решение суда первой инстанции по делу N А41-12080/2016 отменено и в удовлетворении иска компании-правообладателя о запрете обществу "УниверсалРесурс" использовать обозначения "Петровский" отказано. Данное обстоятельство, по мнению ответчика, свидетельствует о несостоятельности доводов общества "УниверсалРесурс" о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет указанные доводы ответчика как не имеющие в рассматриваемом случае существенного значения при решении вопроса о заинтересованности истца. При этом суд исходит из того, что постановление суда апелляционной инстанции не является окончательным в имеющемся между сторонами споре - согласно озвученной в судебном заседании представителем компании-правообладателя информации оно обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.

Оценив обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А41-12080/2016 (факт осуществления сторонами спора однородной деятельности), суд считает, что общество "УниверсалРесурс" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271927, обусловленную желанием законно использовать обозначение "Петровский" и необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, который, по мнению истца, не использует это обозначение.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (18.10.2016), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, исчисляется с 18.10.2013 по 17.10.2016.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В обоснование использования принадлежащего ему товарного знака ответчик сослался на то, что в соответствии с уставом основным видом его деятельности является строительство, управление недвижимым имуществом, сдача внаем собственного недвижимого имущества. Принадлежащие ответчику товарные знаки с обозначением "Петровский" (в том числе оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 271927) используются им в своей коммерческой деятельности для индивидуализации деятельности одноименных торговых центров, посредством которой обеспечивается возможность реализации товаров арендаторами в указанных торговых центрах. При этом ответчику на праве собственности принадлежат находящиеся в Москве пять торговых центров "Петровский" (ул. Белозерская, д. 11Г; ул. Дубнинская, д. 30, стр. 1; Можайское шоссе, д. 39; Боровское шоссе, д. 35; ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 2), помещения которых сдаются в аренду для организации арендаторами магазинов розничной торговли.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В подтверждение факта использования принадлежащего ему товарного знака ответчик в материалы дела представил (с учетом принятого судом в судебном заседании исключения из числа доказательств):

- устав АО "ПФК-БИН";

- распечатки с сайта www.pfk-bin.ru, касающиеся пяти торговых центров "Петровский", принадлежащих АО "ПФК-БИН;

- документы по торговому центру "Петровский" (Москва, ул. Белозерская, д. 11 Г): фото вывесок торгового центра; разрешение Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы; дизайн-проект наружного информационного оформления торгового центра "Петровский"; свидетельство о государственной регистрации права на здание торгового центра; договоры аренды от 23.06.2014 и от 27.09.2004;

- документы по торговому центру "Петровский" (Москва, ул. Дубнинская, д. 30, стр. 1): свидетельство о государственной регистрации права на здание торгового центра; договоры аренды от 15.10.2014 и от 16.01.2007;

- документы по торговому центру "Петровский" (Москва, Можайское шоссе, д. 39): свидетельство о государственной регистрации права на здание торгового центра; договоры аренды от 08.11.2010, 31.10.2014, 29.10.2004; фотографии баннера на свободное помещение, находящееся внутри торгового центра, вывески с Правилами поведения посетителей в торговом центре, а также вывески с режимом работы, расположенной при входе в торговый центр; разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации;

- документы по торговому центру "Петровский" (Москва, Боровское шоссе, д. 35): свидетельство о государственной регистрации права на здание торгового центра; договор аренды от 14.05.2005 (за исключением страниц 17-28); фотографии навигационной панели, находящейся внутри торгового центра, и вывески с режимом работы, расположенной при входе в торговый центр; разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации;

- документы по торговому центру "Петровский" (Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 2): свидетельство о государственной регистрации права на здание торгового центра; договоры аренды от 28.04.2012, от 18.09.2015 (за исключением страниц 25-27); фотографии информационного стенда и вывески с Правилами поведения посетителей в торговом центре; фотографию вывески с режимом работы, расположенной при входе в торговый центр; фотографию световой панели; разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Изучив представленные ответчиком документы в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги торговых предприятий", для которых он зарегистрирован.

Озвученные в судебном заседании 11.01.2017 представителями истца доводы о том, что представленные ответчиком доказательства подтверждают лишь осуществление деятельности по сдаче объектов недвижимости в аренду, относящейся к 36-му классу МКТУ, и не свидетельствуют об оказании ответчиком услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги торговых предприятий", отклоняются судом, поскольку предметом вышеназванных договоров аренды является предоставление ответчиком нежилых помещений во временное пользование различным арендаторам именно в целях осуществления ими розничной торговли различного вида товарами, что, в свою очередь, свидетельствует об осуществлении ответчиком действий, направленных на оказание помощи, содействия другим (третьим) лицам в продвижении товаров.

Доводы истца о том, что представленные ответчиком фотографии торговых центров и их вывесок/стендов не содержат сведений о дате и месте их создания, в связи с чем невозможно проверить, к какому торговому центру (адресу) относится конкретная фотография вывески, не имеют определяющего значения в рассматриваемом деле применительно к установлению факта использования правообладателем принадлежащего ему товарного знака на территории Российской Федерации. Наличие у ответчика торговых центров в Москве по адресам: ул. Белозерская, д. 11Г; ул. Дубнинская, д. 30, стр. 1; Можайское шоссе, д. 39; Боровское шоссе, д. 35; ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 2, следует из материалов дела, истцом не опровергнуто, о фальсификации представленных ответчиком фотографий истец не заявил.

Отсутствие в отдельных доказательствах, представленных ответчиком, словесного элемента оспариваемого товарного знака "для вас и вашей семьи" не имеет значения, поскольку использование товарного знака без указанного словесного элемента не меняет, по мнению суда, существа товарного знака применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Кроме того, данный словесный элемент товарного знака дискламирован.

С учетом указанных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленное обществом "УниверсалРесурс" требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 271927 не подлежащим удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины с учетом принятого по делу решения согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин