Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. по делу N СИП-156/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал его использование им в течение последних 3 лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. по делу N СИП-156/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Лапшиной И.В., Рассомагиной H.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Васильева Н.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Васенюком Г.О.), исковое заявление компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG (6301, Damshtrasse, 19, g. Zug, Switzerland)

к компании Суматра Тобекко Трейдинг Компани Н.В./Sumatra Tobacco Trading Kompany, NV (DzhL PDT D-r Dzhastin Sihombing 43, Siantar Timur, Kota Pematang SianDzhar, Sumatra, Indonesia)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: "сигареты", вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG - Кузнецова A.B. (по доверенности от 12.02.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

компания Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG (далее - компания Глобал Маркетинг) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Суматра Тобекко Трейдинг Компани Н.В./Sumatra Tobacco Trading Kompany, NV (далее - компания Суматра Тобекко) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "сигареты", вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований компания Глобал Маркетинг указывает, что она является производителем сигарилл, сигар и экспортирует их на территорию Российской Федерации для дальнейшей реализации.

Кроме того, компания Глобал Маркетинг ссылается на то, что производит сигары, маркированные обозначением "Marco Polo" и поставляет их на территории ряда государств.

В целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации компания Глобал Маркетинг обратилась в Роспатент с целью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации своим товарным знакам по международным регистрациям N 1218734, 1218454, 1218455, 1219278, 1218467. Вместе с тем Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данным товарным знакам, поскольку имеется товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 104213 с более ранней датой приоритета и зарегистрированный в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты".

При этом компания Глобал Маркетинг, ссылаясь на открытые источники, отмечает, что спорный товарный знак не используется компанией Суматра Тобекко в течение последних трех лет, предшествующих дате подачи настоящего искового заявления.

В целях надлежащего уведомления ответчика о настоящем судебном процессе, судом предпринята попытка его извещения в соответствии с нормами международной вежливости, согласно которым, Судом по интеллектуальным правам направлен запрос о вручении копии определения о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания от 24.03.2016 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика.

Также судебная корреспонденция направлена ответчику напрямую по известным суду адресам ответчика и вручена получателю 10.05.2016, о чем свидетельствует почтовое уведомление, имеющееся в материалах дела.

От Министерства юстиции Российской Федерации 13.09.2016 поступило письмо от 02.09.2016 N 77/05-43039, согласно которому запрос о вручении определения Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2016 был направлен в Министерство иностранных дел Республики Индонезия (л.д. 77, т.д. 1).

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения компании Суматра Тобекко о настоящем судебном разбирательстве.

Однако отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компания Суматра Тобекко не представила.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Компания Суматра Тобекко и Роспатент, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения искового заявления, в том числе путем размещения публичной информации на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru о процессуальном состоянии дела и публикации судебных актов, явку своих представителей в суд первой инстанции не обеспечили.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей компании Суматра Тобекко и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 104213 зарегистрирован 04.05.1992 на имя компании Суматра Тобекко в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты".

Компания Глобал Маркетинг, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты", а также на то, что спорный товарный знак не используется ответчиком для товара, в отношении которого у компании Глобал Маркетинг имеется заинтересованность и указанного в исковом заявлении, на протяжении последних 3-х лет, предшествующих дате подачи настоящего иска и препятствует ему в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации его товарным знакам, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "сигареты".

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компанией Глобал Маркетинг в материалы дела представлены следующие документы: контракт от 15.09.2014 N 01/9/2014, заключенный между компанией Глобал Маркетинг (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Ван Трейд" (покупатель), в соответствии с которым поставщик поставляет покупателю, а покупатель принимает и оплачивает поставленную поставщиком табачную продукцию на условиях и в порядке, предусмотренном указанным контрактом; декларация на товары N 100099020/290816/0010115, согласно которой компания Глобал Маркетинг поставила обществу с ограниченной ответственностью "Ван Трейд" сигариллы в объеме 351 000 пачек; выписка из договора подряда от 01.09.2014, заключенного между компанией Глобал Маркетинг и компанией Prime Time International Company/Прайм Тайм Интернэшнл Кампани (далее - компания Прайм Тайм), в соответствии с которым компания Глобал Маркетинг представляет компании Прайм Тайм ограниченную лицензию на производство сигарной продукции под обозначением "Marco Polo" под контролем компании Глобал Маркетинг; фотоизображения сигарной продукции, на которой нанесено обозначение "Marco Polo"; сведения из Международной информационной базы данных по товарным знакам в отношении обозначений компании Глобал Маркетинг по номерам международных регистраций N 1218734, 1218454,1218455, 1219278, 1218457, объединенных словесным элементом "Marco Polo"; предварительный отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначениям по номеру международной регистрации N 1218734, в котором Роспатент указал на невозможность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в судебном заседании судебная коллегия обозрела упаковку продукции (упаковка сигарет), изготавливаемой компанией Глобал Маркетинг на территории Российской Федерации и маркированной обозначением "Marco Polo".

Исследовав и оценив вышеперечисленные доказательств в их совокупности и взаимной связи, принимая во внимание продукцию, которая была исследована судом в судебном заседании, судебная коллегия приходит к выводу о том, что компания Глобал Маркетинг осуществляет деятельность по производству и реализации табачных изделий (сигар, сигарилл), в том числе на территории Российской Федерации.

Как ранее указывалось, из представленного в материалы дела предварительного отказа Роспатента в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному истцом обозначению по номеру международной регистрации N 1218734 следует, что данный товарный знак истца и спорный товарный знак ответчика являются сходными до степени смешения.

Судебная коллегия соглашается с данным выводом Роспатента, поскольку доминирующим, то есть влияющим на восприятие потребителем обозначения в целом, является словесный элемент "Marco Polo". При этом наличие дополнительных изобразительных элементов не влечет за собой возникновения качественно иного восприятия потребителем данных обозначений.

Сравнение перечней товаров, производимых и реализуемых компанией Глобал Маркетинг, и товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с этим указанные товары "сигариллы" и "сигареты" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, в отношении товаров, однородных товарам 34-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товаров 34-го класса МКТУ "сигареты".

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 38 Обзора судебной практики от 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (21.03.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты", исчисляется с 21.03.2013 по 21.03.2016 (поскольку 20.03.2016 является выходным днем) включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

Таким образом, требования компании Глобал Маркетинг о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты", подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: "сигареты".

Взыскать с компании Суматра Тобекко Трейдинг Компани Н.В./Sumatra Tobacco Trading Kompany, NV в пользу компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина