Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-265/2016 по делу N А40-149321/2015 Суд отказал в удовлетворении иска о защите права на товарный знак и взыскании компенсации, поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих существование исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее фирменного обозначения ответчика, как и не представлено доказательств недобросовестного поведения ответчика по отношению к истцу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-265/2016 по делу N А40-149321/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Это кино" на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2016 (судья Чадов А.С.) по делу N А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2016 (судьи Садикова Д.Н., Верстова М.Е., Расторгуев Е.Б.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Это кино" (ул. Ивана Франко, д. 4, Москва, 121108, ОГРН 1067757854471)

к обществу с ограниченной ответственностью "Детская академия речи" (Строгинский бульвар, д. 14, корп. 3, помещение XI, Москва, 123592, ОГРН 1127746379782),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099), о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Это кино": Малюкина А.В., Бабанова Ю.В. по доверенности от 27.12.2016;

общества с ограниченной ответственностью "Детская академия речи": Малахов Б.А., Ходаков И.В. по доверенности от 17.10.2016

Представитель акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный центр" в судебное заседание не явился, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Это кино" (далее - общество "Продюсерский центр "Это кино", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к обществу с ограниченной ответственностью "Детская академия речи" (далее - ответчик) о запрете использовать доменное имя dar-deti.ru; об обязании удалить доменное имя dar-deti.ru со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный центр".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. При этом Суд по интеллектуальным правам указал, что сравнение противопоставляемых доменного имени dar-deti.ru и товарного знака "ДАР ДЕТЯМ" было произведено без учета того обстоятельства, что элемент "ДЕТЯМ" указанного товарного знака является неохраняемым; кроме того отсутствуют мотивы, по которым судами отклонены доводы ответчика относительно наличия у него исключительного права на фирменное наименование "ДАР" (сокращенное), не конкретизировано, каким образом производился анализ на сходство противопоставленных доменного имени и товарного знака.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы суда от 15.09.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2016, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Продюсерский центр "Это кино" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, а также нарушением норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новое решение об удовлетворении иска.

В обоснование поданной кассационной жалобы, заявитель указывает, что суд первой инстанции неправомерно применил положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), поскольку ее положения не являются общеобязательными и не должны применятся в отношении доменных имен в зоне .ru.

Также, по мнению заявителя жалобы, в нарушение статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суды не произвели сравнение товарного знака истца и доменного имени ответчика на предмет их сходства до степени смешения. Между тем, доменное имя ответчика и товарный знак истца сходны до степени смешения, что свидетельствует о нарушении исключительных прав истца на товарный знак.

Кроме того, неправомерным является вывод судов о наличии у ответчика законного права на использование спорного доменного имени, при этом суды не учли, что ответчик не является администратором доменного имени с момента его создания.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, судебные акты просили отменить, исковые требований удовлетворить.

Представители ответчика против доводов кассационной жалобы возражали, по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела, просили судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу общества "Продюсерский центр "Это кино" без удовлетворения.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Продюсерский центр "Это кино" является правообладателем исключительного права на товарный знак "Дар детям" согласно свидетельству Российской Федерации на товарный знак N 514830, прошедший регистрацию 04.06.2014 с приоритетом от 22.10.2012 года, для товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). При этом к услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по 41-му классу МКТУ, в том числе относятся: воспитание, обеспечение учебного процесса, информация по вопросам воспитания и образования, обучение практическим навыкам (демонстрация), услуги образовательно воспитательные, услуги репетиторов (обучение), учреждения дошкольные (воспитание).

Истец использует товарный знак на интернет-сайте, расположенном по адресу http://dar-baby.ru/. Товарный знак используется истцом на указанном интернет сайте для индивидуализации товаров и услуг истца в области воспитания и обучения детей до 7 лет.

Как стало известно истцу, обществом "Детская академия речи" зарегистрировано доменное имя "dar-deti.ru", сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Полагая, что ответчик без согласия истца использует в названном доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с названным товарным знаком, общество "Продюсерский центр "Это кино" обратилось в арбитражный суд с иском.

Повторно рассмотрев дело, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1473, 1474, 1475, 1484 ГК РФ, пришли к выводу об отказе в удовлетворении иска, поскольку ответчик правомерно использует в доменном имени свое сокращенное фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета товарного знака истца, в связи с чем пришли к выводу, что нарушений исключительных прав истца не допущено.

Не согласившись с принятыми судебными актами истец обжаловал их в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение сторон, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В статье 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ, следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. В связи с этим, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В ходе рассмотрения настоящего дела, суды установили, что из устава ответчика от 01.05.2012, свидетельства о государственной регистрации ответчика от 16.05.2012 и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), усматривается, что ответчик приобрел право на полное фирменное наименование общество с ограниченной ответственность "Детская Академия Речи" и сокращенное фирменное наименование ООО "ДАР" 16.05.2012, то есть ранее, чем дата приоритета товарного знака истца (22.10.2012).

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что в доменном имени ответчика "dar-deti.ru" использовано именно его исключительное право на сокращенное фирменное наименование "ДАР" в виде первой части доменного имени "dar".

При этом, судами установлено, что обозначение, используемое ответчиком в доменном имени имеет фонетическое и визуальное сходство с элементом товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 514830.

Довод представителя истца о том, что его коммерческое обозначение использовалось им гораздо раньше, чем зарегистрировано аналогичное фирменное наименование ответчика, был предметом правовой оценки судов первой и апелляционной инстанций и подлежит отклонению судебной коллегией суда кассационной инстанции по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Для вывода о возникновении у лица исключительного права на коммерческое обозначение необходим анализ используемого обозначения на предмет наличия у него различительной способности, а также доказанность известности такого обозначения потребителям на определенной территории как обозначения, индивидуализирующего конкретное предприятие (в данном случае - предприятие истца), а не доказательства планирования развития использования такого обозначения и осуществления подготовительных для такого использования действий.

При этом для вывода о возникновении у истца права на коммерческое обозначение ранее возникновения у ответчика права на краткое фирменное наименование такой анализ (в том числе установление факта известности потребителю) следует проводить на период, предшествующий возникновению права ответчика на фирменное наименование, возникающее в момент регистрации юридического лица при условии, что краткое фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ.

Принимая во внимание изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что в данном деле истец основывает свои исковые требования нарушением исключительных прав на товарный знак, суды пришли к обоснованному выводу, о том, что оснований для удовлетворения требований и взыскания компенсации не имеется, поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих существование исключительного права на коммерческое обозначение "Дар детям" ранее фирменного обозначения ответчика, как и не представлено доказательств недобросовестного поведения ответчика по отношению к истцу.

Довод заявителя о том, что суд неправильно определил предмет доказывания и неправомерно применили положения Единообразной политики ICANN, положения которой не являются общеобязательными и не должны применяться в отношении доменных имен в зоне .ru., также подлежит отклонению как несостоятельный.

Так, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Единые правила разрешения споров ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

Кроме того, Единые правила разрешения споров ICANN не противоречат российскому законодательству об интеллектуальной собственности, в том числе пункту 6 статьи 1252 ГК РФ.

То обстоятельство, что доменное имя ответчика зарегистрировано в зоне .ru не может свидетельствовать об иных критериях оценки его действий исходя только из зоны действия домена.

Таким образом, руководствуясь статьями 1473, 1474 ГК РФ, а также принимая во внимание специфику доменных споров, суды правомерно пришли к выводу о том, что сокращенное фирменное наименование подлежит охране в качестве средства индивидуализации с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, что позволяет использовать его, в частности, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени.

Кроме того, установив, что ответчик обладает исключительным правом фирменное наименование, зарегистрированное ранее товарного знака истца, суды, приняв во внимание положения, сформулированные в Единых правилах разрешения споров ICANN, пришли к обоснованному выводу о наличии у ответчика законного интереса в отношении спорного доменного имени, которое было зарегистрировано и использовалось им добросовестно, доказательств обратного истцом не представлено.

Довод истца об отсутствии у ответчика законного права на использование доменного имени, поскольку в доменном имени используется иное обозначение, а не фирменное наименование ответчика, был предметом исследования суда первой и апелляционной инстанции, опровергается материалами дела.

Таким образом, обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, не подлежат переоценки в суде кассационной инстанции.

Приведенные в кассационной жалобе доводы истца отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и направлены на переоценку установленных судами обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Исходя из этого, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2016 по делу N А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Это кино" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина