Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2017 г. N С01-80/2017 по делу N А56-24867/2015 Суд отменил судебные акты по делу о защите исключительного права и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции не мотивировал, какими нормами и конкретными доказательствами он руководствовался при разрешении дела, сделав вывод об отсутствии права преждепользования, в связи с чем нарушил нормы процессуального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2017 г. N С01-80/2017 по делу N А56-24867/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 1 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Данилова Г.Ю., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СКАТ" (Октябрьская наб., д. 50 лит А, Санкт-Петербург, 193320, ОГРН 1137847198279)

на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2016 (судья Яценко О.В.) по делу N А56-24867/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2016 (судьи Будылева М.В., Горбачева О.В., Третьякова Н.О.) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Нилица Дмитрия Юрьевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304781135601108) к обществу с ограниченной ответственностью "СКАТ" о защите исключительного права.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "СКАТ" Смехов Д.Е. (по доверенности от 15.05.2015 N 778).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Нилиц Дмитрий Юрьевич (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "СКАТ" (далее - общество "СКАТ", общество) о признании незаконным использования патента Российской Федерации на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента Российской Федерации на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы; обязании прекратить использование патента Российской Федерации на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента Российской Федерации на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке; обязании опубликовать в официальном бюллетене ФИПС "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении патентных прав предпринимателя; а также о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей, расходов на оплату экспертизы в размере 80 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины, расходов на закупку ПВХ лодки в размере 31 500 рублей, расходов по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 рублей.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2016, исковые требования удовлетворены частично: признано незаконным использование обществом "СКАТ" патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы; суд обязал общество прекратить использование патента на изобретение N 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель N 148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке, опубликовать в официальном бюллетене ФИПС "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца, взыскал с общества в пользу предпринимателя 200 000 рублей компенсации, 80 000 рублей расходов на оплату экспертизы, 50 000 рублей расходов на оплату услуг представителя, 15 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 31 500 рублей расходов на закупку ПВХ лодки и 13 800 рублей расходов по нотариальному заверению письменных доказательств; в удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "СКАТ", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судами норм материального права, просит принятые по делу судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов своей кассационной жалобы общество ссылается на то, что при рассмотрении дела в двух инстанциях ответчик обращал внимание судов и представлял доказательства того, что изделие "моторная надувная лодка "REEF", модель R-320нд" вводилось ответчиком в гражданский оборот (продавалось третьим лицам) ранее даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель N 148137 (то есть ранее 21.08.2014).

Между тем вопрос о праве преждепользования не был исследован судами нижестоящих инстанций.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель против удовлетворения кассационной жалобы возражает, ссылаясь на незаявление соответствующих ходатайств ответчиком при рассмотрении спора по существу в судах первой и апелляционной инстанций, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как законные и обоснованные.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "СКАТ" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Судами при рассмотрении спора по существу установлено, а материалами дела подтверждается, что предприниматель является правообладателем:

- патента Российской Федерации N 2389633 на изобретение - моторная надувная лодка (варианты), с датой приоритета от 19.11.2007;

- патента Российской Федерации N 148137 на полезную модель - надувное эластичное днище килеобразной формы маломерного надувного судна, с датой приоритета от 21.08.2014.

Ссылаясь на реализацию обществом надувной лодки ПВХ "REEF", модель R-320нд с серийным номером N 14759, с использованием названных патентов, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал исковые требования подлежащими удовлетворению в части. При этом суд исходил из того, что предприниматель доказал наличие у него соответствующих исключительных патентных прав на спорные изобретение и полезную модель, а также факт нарушения исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2389633 и на полезную модель по патенту Российской Федерации N 148137, между тем, счел возможным снизить размер компенсации до 200 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции изложенные выводы суда первой инстанции поддержал и оставил решение без изменения.

Выводы суда первой инстанции относительно доказанности факта нарушения обществом исключительного права предпринимателя на изобретение по патенту Российской Федерации N 2389633 заявителем кассационной жалобы не оспариваются.

Таким образом, в указанной части принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции проверке в кассационном порядке не подлежат.

В силу части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Между тем судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов изложенным в решении и постановлении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении спора в суде первой инстанции общество представило письменные пояснения (т. 3, л.д. 18), в которых ссылалось на то, что изделие "моторная надувная лодка "REEF", модель R-320нд" вводилось ответчиком в гражданский оборот (продавалось третьим лицам) с 06.07.2014, то есть ранее даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель N 148137 (21.08.2014).

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, в редакции, действовавшей на дату приоритета патента Российской Федерации на полезную модель N 148137-21.08.2014) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Таким образом, для рассмотрения настоящего дела имеет существенное значение вопрос об объеме использования ответчиком тождественного решения. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как решение использовалось или намеревалось к использованию до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования (пункт 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Из материалов дела не усматривается, что вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком исследовался судами, соответствующие доказательства, представленные обществом (товарные накладные), правовой оценки судов не получили, тогда как установление данных обстоятельств имело существенное значение для рассмотрения дела.

Отклоняя соответствующий довод апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции в нарушение требований пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не мотивировал, какими нормами и конкретными доказательствами он руководствовался, делая вывод об отсутствии права преждепользования.

Принимая во внимание, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, настоящее дело на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем имеющимся в деле доказательствам, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2016 по делу N А56-24867/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2016 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Н.Н. Погадаев