Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 г. N С01-163/2017 по делу N СИП-502/2016 Суд отменил принятое ранее решение суда первой инстанции и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о досрочном прекращении правовой охраны спорного словесного товарного знака, поскольку суду необходимо установить факт использования (неиспользования) правообладателем, его лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя спорного товарного знака на территории РФ

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 г. N С01-163/2017 по делу N СИП-502/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 апреля 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Рассомагиной H.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" (ул. Цимлянская, д. 2, г. Кемерово, 650002, ОГРН 1084205022440) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-502/2016 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.)

по исковому заявлению открытого акционерного общества "КДВ Кемерово"

к производственно-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (ул. Красная, д. 13, комн. 54, г. Минск, Республика Беларусь, 220005, регистрационный номер 101228819) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении ряда товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "КДВ Кемерово" - Бутенко С.В. (по доверенности от 15.07.2016);

от производственно-торгового частного унитарного предприятия "ЛАЙНПАК" - Хохоев А.П., Ермакова Е.А. (по доверенности от 11.10.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "КДВ Кемерово" (далее - общество "КДВ Кемерово", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к производственно-торговому частному унитарному предприятию "ЛАЙНПАК" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении следующих товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад", вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2016 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 исковое заявление общества удовлетворено частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: "хлебобулочные изделия, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад"; в остальной части исковое заявление общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "КДВ Кемерово", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам в части отказа в удовлетворении искового заявления в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; печенье", а также на нарушение судом норм материального права при принятии решения, просит названный судебный акт отменить в указанной части и направить дело в этой части на новое рассмотрение.

Предприятие представило отзыв, в котором возражало против удовлетворения кассационной жалобы общества, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу в суд не представил.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества и предприятия.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители предприятия возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприятие является правообладателем словесного товарного знака "ШОКОЛАЙН" по свидетельству Российской Федерации N 338466 (дата приоритета - 15.11.2005, дата регистрации - 03.12.2007), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины, булки, вафли, глюкоза пищевая, зефир, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлопья из зерновых продуктов, шоколад".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338466 в отношении части вышеназванных товаров 30-го класса МКТУ, а также на его неиспользование правообладателем в отношении этих товаров, общество "КДВ Кемерово" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции признал общество лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ, а также пришел к выводу о доказанности фактического использования предприятием спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий дате подачи иска, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье".

Принимая во внимание названные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения искового заявления общества в той части заявленных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которой обществом была доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, за исключением ряда товаров, в отношении которой предприятием был доказан факт использования этого знака.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что решение суда первой инстанции обжалуется лишь в части отказа в удовлетворении требования общества о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье".

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов только в обжалуемой части, а также в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в той части, в которой требования общества удовлетворены, президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на то, что суд первой инстанции пришел к неправомерному и не соответствующему фактическим обстоятельствам дела выводу о доказанности факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье" его правообладателем - предприятием - или под его контролем.

При этом, как усматривается из содержания кассационной жалобы, обществом не оспаривается и не ставится под сомнение сам факт производства продукции, маркированной в том числе обозначением "ШОКОЛАЙН", а также использование этого словесного элемента в товарораспорядительной документации.

Вместе с тем, по мнению общества "КДВ Кемерово", из представленных в материалах дела документов не следует, что расположенное на упаковке продукции и в товарораспорядительных документах словесное обозначение "ШОКОЛАЙН" может быть признано использованием спорного товарного знака. Общество полагает, что использование обозначения "Chokoline" совместно с обозначением "ШОКОЛАЙН" свидетельствует только об использовании иного товарного знака - "Chokoline", а последующий словесный элемент в кириллице не является самостоятельным обозначением, а представляет собой транслитерацию обозначения в латинице. При этом общество считает, что именно обозначение "Chokoline" на упаковке товара имеет доминирующее значение, а его транслитерация в кириллице не должна учитываться при исследовании вопроса об использовании товарного знака со словесным обозначением "ШОКОЛАЙН". Также общество отметило, что использование двойного обозначения "Chokoline" ("ШОКОЛАЙН") привело к фонетическому изменению восприятия спорного товарного знака.

Исходя из изложенного, общество полагает, что использование обозначения "ШОКОЛАЙН" для маркировки товаров означенным способом значительно изменяет само существо товарного знака, что не может быть признано использованием товарного знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

В кассационной жалобе общество указало, что судом первой инстанции при разрешении настоящего спора неправомерно, в нарушение положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, не исследовались и не были учтены названные обстоятельства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными доводами в силу следующего.

Порядок и способы использования товарного знака его правообладателем установлены положениями статей 1229, 1484, 1486 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не может быть признано использованием товарного знака по смыслу указанной нормы использование такого обозначения способами, предусмотренными 1229, 1484 ГК РФ, с внесенными в обозначение изменениями, которые меняют его существо.

При этом под изменением существа товарного знака понимается внесение в зарегистрированное обозначение таких изменений, которые могут привести к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Как установлено судом первой инстанции и это подтверждено представленными в дело доказательствами, при маркировке продукции, а также в товарораспорядительной документации само по себе словесное обозначение "ШОКОЛАЙН" использовалось без каких-либо изменений. Вместе с тем как на упаковке продукции, так и в товарораспорядительной документации присутствовали иные индивидуализирующие элементы, в том числе словесный элемент "Chokoline".

Судом кассационной инстанции не может быть признан обоснованным довод общества о том, что использование предприятием другого товарного знака рядом со спорным товарным знаком изменяет существо последнего.

Так, при оценке обстоятельств использования или неиспользования правообладателем принадлежащего ему товарного знака суд руководствуется положениями статей 1484, 1486 ГК РФ. В свою очередь, названные нормы не содержат каких-либо требований относительно размера шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего положения относительно иных размещенных на упаковке обозначений и товарных знаков, в связи с чем указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении факта использования товарного знака.

Учитывая изложенное, доводы общества о неправомерном неприменении судом первой инстанции положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ и об отсутствии в обжалуемом решении оценки судом обстоятельств использования спорного товарного знака с точки зрения наличия в нем изменений, меняющих существо этого знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет ввиду их необоснованности.

Кроме того, в кассационной жалобе общество "КДВ Кемерово" сослалось на то, что суд первой инстанции, вопреки положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, установив использование спорного товарного знака только для одной товарной позиции "печенье", указанной в регистрации, неправомерно применил принцип однородности, оставив правовую охрану товарного знака и для товарных позиций, являющихся родовыми понятиями товара "печенье", а именно для товаров "кондитерские изделия; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что названный довод общества подлежит отклонению.

Как усматривается из обжалуемого решения, суд первой инстанции, установив факт осуществления производства и введения в гражданский оборот маркированных спорным товарным знаком товаров "печенье глазированное шоколадом с добавлением арахиса", пришел к выводу о том, что спорный товарный знак использовался в отношении указанных в его регистрации товарных позиций "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье".

При этом суд, основываясь на положениях ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения", исходил из того обстоятельства, что изделие (пищевой продукт) "печенье" само по себе представляет собой мучное кондитерское изделие, то есть является кондитерским изделием, изделием кондитерским мучным, а также, принимая во внимание добавление дополнительных ингредиентов, изделием кондитерским на основе арахиса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 и от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015.

Таким образом, в отношении каждой товарной позиции - "кондитерские изделия", "изделия кондитерские мучные", "изделия кондитерские на основе арахиса", "печенье" - подлежал установлению факт использования товарного знака в отношении хотя бы одного подвида товаров, охватываемых соответствующей товарной позицией.

С учетом изложенных обстоятельств президиум Суда по интеллектуальным правам полагает правомерными указание суда первой инстанции на возможность вывода об использовании спорного товарного знака в отношении товарных позиций "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье" при установленном факте производства маркированных этим знаком товара - печенья, являющегося фактически кондитерским изделием, изделием кондитерским мучным, изделием кондитерским на основе арахиса, а не товаром, однородным перечисленным товарным позициям.

Таким образом, вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, судом первой инстанции не был применен принцип однородности товаров при оценке обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака.

Помимо прочего, в кассационной жалобе общество не согласилось с выводами суда первой инстанции о доказанности факта использования спорного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ самим правообладателем или под его контролем именно на территории Российской Федерации.

Так, общество "КДВ Кемерово" указало, что считает неверным вывод суда первой инстанции о введении товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью "МОНТБРУК" (далее - общество "МОНТБРУК"). В связи с этим заявитель кассационной жалобы пояснил, что общество "МОНТБРУК" является юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Беларусь. Названное лицо производило продукцию, маркированную спорным товарным знаком, в Республике Беларусь. Поставка по договорам (от 24.12.2015 N 718-12-03 и от 29.12.2014 N 541-12-03), на которые было указано судом первой инстанции, осуществлялась на условиях CIP, что не свидетельствует о введении обществом "МОНТБРУК" спорного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах заявитель кассационной жалобы полагает, что выводы суда об использовании спорного товарного знака под контролем предприятия путем его нанесения на товары, производимые обществом "МОНТБРУК" и реализуемые на территории Российской Федерации, является неверным и противоречащим положениям статей 1484, 1486 ГК РФ.

Возражая против указанного довода, представитель предприятия пояснил, что поставка на территорию Российской Федерации осуществлялась в адрес российской компании - общества с ограниченной ответственностью "Продобоз" (далее - общество "Продобоз"), которое является аффилированным лицом с правообладателем товарного знака, поскольку единственный участник предприятия является одновременно единственным участником и единоличным исполнительным органом общества "Продобоз".

Рассмотрев указанный довод заявителя кассационной жалобы, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как усматривается из обжалуемого решения, суд первой инстанции установил факт использования спорного товарного знака в отношении ряда товаров 30-го класса МКТУ под контролем правообладателя путем производства и введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации обществом "МОНТБРУК".

Вместе с тем указанный вывод суда первой инстанции не подтверждается установленными судом первой инстанции обстоятельствами, равно как и не основывается на исследованных в названном решении доказательствах, представленных предприятием.

Так, исследованными в обжалуемом решении доказательствами подтверждаются лишь факты производства обществом "МОНТБРУК" товаров 30-го класса МКТУ, маркированных спорным товарным знаком, на территории Республики Беларусь и дальнейшей их поставки на территорию Российской Федерации обществу "Продобоз" по договорам (от 24.12.2015 N 718-12-03 и от 29.12.2014 N 541-12-03) на условиях CIP (с. 16-17 решения суда первой инстанции).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что правовая природа терминов группы "С" согласно Инктотермс - 2010, в том числе CIP, заключается в том, что продавец осуществляет выполнение контракта в стране отгрузки или отправки.

Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания факта введения обществом "МОНТБРУК" товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание на то обстоятельство, что по смыслу положений гражданского законодательства, использованием зарегистрированного российского товарного знака может быть признано осуществление такого использования только на территории Российской Федерации, в связи с чем факт производства товаров обществом "МОНТБРУК" на территории Республики Беларусь не имеет правового значения.

Равным образом не может быть признано использованием спорного товарного знака под контролем правообладателя по смыслу статьи 1486 ГК РФ и осуществление обществом "МОНТБРУК" отгрузки товаров в адрес российской организации, поскольку такая отгрузка осуществлялась на территории Республики Беларусь.

Выводов об использовании товарного знака иными лицами, а также об осуществлении правообладателем контроля за его использованием либо о наличии лицензионных договоров на территории Российской Федерации, обжалуемый судебный акт не содержит.

Довод представителя предприятия о том, что товар, маркированный спорным товарным знаком, поставлялся в адрес российского юридического лица - общества "Продобоз", являющегося аффилированным лицом с правообладателем товарного знака, не может быть принят во внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку таких выводов обжалуемый судебный акт не содержит.

Кроме того, использованием товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ не может быть признано перемещение товаров, маркированных спорным товарным знаком, осуществляемое между аффилированными лицами.

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать достаточно обоснованным вывод суда первой инстанции о доказанности факта использования под контролем правообладателя спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 30-го класса МКТУ.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель предприятия сослался на наличие в материалах дела иных доказательств, свидетельствующих об осуществлении обществом "Продобоз" дальнейшего введения поставляемых ему товаров 30-го класса МКТУ в гражданский оборот на территории Российской Федерации другим хозяйствующим субъектам.

Вместе с тем ввиду отсутствия в обжалуемом решении ссылок и результатов оценки обстоятельств осуществления обществом "Продобоз" введения в оборот на территории Российской Федерации товаров, поставленных ему обществом "МОНТБРУК", вышеназванные доводы предприятия президиумом Суда по интеллектуальным правам не могут быть учтены, а доказательства, на которые оно ссылается, - исследованы, исходя из пределов полномочий суда кассационной инстанции, определенных главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что отмеченные вопросы не получили в обжалуемом решении надлежащего исследования и правовой оценки, а суд кассационной инстанции не наделен правом исследования фактических обстоятельств и оценки доказательств, решение суда первой инстанции в обжалуемой части нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем оно в указанной части подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе установление факта использования/неиспользования оспариваемого товарного знака в течение установленного законом периода времени в отношении части товаров, указанных в его регистрации, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки, установить, исходя из представленных доказательств, факт использования (неиспользования) правообладателем, его лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье" на территории Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной на часть решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции выносит судебный акт, в резолютивной части которого указывает выводы относительно обжалованной части судебного акта. Выводы, касающиеся необжалованной части судебного акта, в резолютивной части судебного акта не указываются.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что такое толкование может быть применено и при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, в связи с чем в резолютивную часть подлежит включению вывод, касающийся обжалованной части судебного акта.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-502/2016 отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований.

Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина