Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 г. N С01-207/2017 по делу N А19-6193/2016 Суд отменил судебные акты об отказе в иске по делу об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков, поскольку суды не дали оценки и не приняли во внимание довод истца о том, что разрешения на использование спорных товарных знаков указанным способом правообладателем дано не было

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 г. N С01-207/2017 по делу N А19-6193/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 апреля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной H.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "АВТОВАЗ" (шоссе Южное, д. 36, г. Тольятти, Самарская область, 445024, ОГРН 1026301983113)

на решение Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2016 (судья Сураева О.П.) по делу N А19-6193/2016 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2016 (судьи Макарцев А.В., Бушуева Е.М., Скажутина Е.Н.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению публичного акционерного общества "АВТОВАЗ" к индивидуальному предпринимателю Стативо Сергею Яковлевичу (г. Иркутск, ОГРНИП 304382734400022),

об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 70 000 рублей.

В судебное заседание явился представитель индивидуального предпринимателя Стативо С.Я.: Аксаментов М.В. по доверенности от 24.03.2017.

Суд по интеллектуальным правам установил:

публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (далее - общество "АВТОВАЗ") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Стативо Сергею Яковлевичу (далее - индивидуальный предприниматель Стативо С.Я.) об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков "Ладья в овале", "АВТОВАЗ", "ЛАДА", "КАЛИНА" и "ВАЗ" на вывесках торговых павильонов "АВТОВАЗ центр" N 51П, 27П, 23Ц, 83П, расположенных на территории торгового центра "Знаменский" по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 26, о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарных знаков общества "АВТОВАЗ" в размере 70 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2016, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2016, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "АВТОВАЗ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод судов о том, что размещение товарных знаков истца на вывесках магазина ответчика не является нарушением исключительных прав общества, является неправомерным, сделанным при неправильном толковании норм материального права.

Кроме того, судами не учтено, что товарные знаки истца, являются общеизвестными на территории Российской Федерации, при этом разрешений на использование товарных знаков предпринимателю дано не было.

Также, общество "АВТОВАЗ" указывает, что использование индивидуальным предпринимателем Стативо С.Я. спорных товарных знаков создает высокую степень вероятности смешения общества "АВТОВАЗ" и индивидуального предпринимателя Стативо С.Я. в хозяйственном обороте при осуществлении коммерческой деятельности в сфере оказания услуг по реализации однородных товаров.

От индивидуального предпринимателя Стативо С.Я. поступил отзыв, в котором он не соглашается с доводами кассационной жалобы, полагает, что оснований для ее удовлетворения не имеется.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения информации на официальном сайте суда http://ipc.arbitr.ru.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель индивидуального предпринимателя Стативо С.Я. против доводов кассационной жалобы возражал, считал судебные акты законными и обоснованными, неподлежащими отмене.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, в связи с чем дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "АВТОВАЗ" является правообладателем товарных знаков:

- "Ладья в овале" по свидетельству Российской Федерации N 276520, дата приоритета 05.12.2002, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2004;

- "АВТОВАЗ" по свидетельству Российской Федерации N 210735, дата приоритета от 11.11.1999, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2002;

- "ЛАДА" по свидетельству Российской Федерации N 232945, дата приоритета от 03.04.2000, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2002;

- "КАЛИНА" по свидетельству Российской Федерации N 210736, дата приоритета от 10.01.2000, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2002;

- "ВАЗ" по свидетельству Российской Федерации N 402789, дата приоритета 08.04.2008, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2018.

Индивидуальный предприниматель Стативо С.Я. использует указанные товарные знаки путем размещения их на вывесках торговых павильонов "АВТОВАЗ центр" N 51П, 27П, 23Ц, 83П, расположенных на территории торгового центра "Знаменский" по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 26.

Ссылаясь на незаконность использования ответчиком, принадлежащих истцу товарных знаков, при оказании услуг по реализации однородных товаров, общество обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1477, 1479, 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что ответчик является добросовестным приобретателем, а предлагаемый им к продаже товар является оригинальным и не отвечает признакам контрафактности, поскольку указанные товары введены в гражданский оборот с согласия правообладателя, следовательно, правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к указанным товарам.

Поддерживая вывод суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что использование на здании магазина вывески с изображением товарных знаков истца, имеющихся на продаваемых предпринимателем автозапчастях, является указанием наименования производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, приобретаемые у официального дилера.

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу, что размещение на вывеске магазина товарных знаков истца не нарушает его права и законные интересы.

Также ссылаясь на положения статьи 1487 ГК РФ, суды пришли к выводу, что в данном случае действует принцип исчерпания права, который означает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с данными выводами судов исходя из следующего.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров/услуг, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака.

По смыслу статьи 1484 ГК РФ (если иное не предусмотрено законом) использование товарного знака допускается только с согласия правообладателя. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ размещение товарного знака на вывеске означает использование товарного знака.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, и подтверждено материалами дела, что истец является правообладателем спорных товарных знаков в отношении широкого спектра товаров и услуг, в том числе по свидетельствам Российской Федерации N 47, N 45, N 210736 в отношении товаров 12-го класса МКТУ (автомобили и запасные части к ним) и по свидетельствам Российской Федерации N 276520, N 210735, N 232946, N 402789 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в том числе для услуг: демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений.

Ответчик осуществляет деятельность по реализации запасных частей в принадлежащих ему магазинах к автомобилям общества "АВТОВАЗ", при этом, на вывесках, принадлежащих ему торговых павильонов, используются обозначение "АВТОВАЗ центр", что подтверждено представленными в материалы дела фотографиями (т. 1, л.д. 72-75).

При рассмотрении настоящего дела, суды исходили из того, что размещение обозначения "АВТОВАЗ центр" на здании магазина является указанием наименования производителя автозапчастей, которые продаются в данном магазине.

Между тем, судами не учтено, что обращаясь в арбитражный суд с исковым заявлением общество "АВТОВАЗ" просило обязать индивидуального предпринимателя Стативо С.Я. прекратить незаконное использование спорных товарных знаков не на товарах, реализуемых ответчиком, а на вывесках его торговых павильонов с обозначением "АВТОВАЗ центр", сходного до степени смешения с его товарными знаками, т.е. использование спорных товарных знаков для индивидуализации услуг магазинов по реализации автозапчастей (услуги, оказываемые по 35-му классу МКТУ).

При этом материалами дела подтверждается, что спорные товарные знаки истца зарегистрированы, в том числе и для услуг 35-го класса МКТУ, а именно: демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров/услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела, ответчик осуществляет деятельность по реализации запасных частей к автомобилям через принадлежащие ему магазины, при этом, на вывесках используется обозначение "АВТОВАЗ центр", что подтверждено представленными в материалы дела фотографиями (т. 1 л.д. 72-75).

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что учетом разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) в ходе установления однородности товаров/услуг суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров/услуг, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров/услуг, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров/услуг.

При этом в пункте 4 Информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ" (далее - Информационное письмо) отмечено, что для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: "услуги по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги по развозной продаже товаров", "услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений", "услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов".

Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например, "услуги розничной продажи продуктов питания".

В пункте 2 Информационного письма разъяснено, что продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана, в том числе непосредственно с продажей товаров.

Из изложенного следует, что продвижение товаров для третьих лиц предполагает оказание обширного комплекса услуг, способствующих реализации наибольшего объема товара. К числу таких услуг относятся услуги магазинов.

В широком смысле услуги магазинов - это услуги по продвижению товаров для третьих лиц, которые являются неотъемлемым элементом посредничества в товарном обороте.

Между тем, суды, проанализировав использование спорных товарных знаков на товаре, не исследовали вопрос об использовании индивидуальным предпринимателем Стативо С.Я. товарных знаков, принадлежащих истцу, при оказании услуг магазинов по продаже таких товаров.

Вместе с тем, предметом иска в настоящем деле является требование о прекращении использования товарных знаков истца именно в отношении оказываемых ответчиком услуг магазинов по реализации запасных частей для автомобилей, т.е. услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Таким образом, требования истца сводятся к запрету на использование товарного знака при оказании ответчиком услуг по реализации товаров для третьих лиц.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Истцом принадлежность ему исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, подтверждена документально, установлена судами: исключительные права на товарные знаки подтверждены распечатками из выписками из Реестра товарных знаков, товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ, правообладателем товарных знаков по данным реестра указано общество "АВТОВАЗ".

В свою очередь ответчиком законность использования указанных исключительных прав не доказана.

При этом судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на следующее.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из указанного следует, что принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применим только в случаях введения хозяйствующими субъектами в гражданский оборот товаров, маркированных соответствующим обозначением, нанесенных непосредственно правообладателем или с его согласия.

Вместе с тем настоящий иск заявлен в защиту исключительных прав общества "АВТОВАЗ" путем запрета индивидуальному предпринимателю Стативо С.Я. размещать товарные знаки общества "АВТОВАЗ" не при введении в гражданский оборот товаров, маркированных названными товарными знаками, а при оказании услуг розничных магазинов, а также на вывесках.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, обозначения, тождественные и сходные до степени смешения со спорными товарными знаками, зарегистрированными в отношении услуг 35-го класса МКТУ, использовались ответчиком с целью индивидуализации оказываемых им услуг по реализации запасных частей (а не самих запасных частей), на вывеске, индивидуализирующей торговое предприятие.

Тем самым ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает не правомерными выводы судов об отсутствии в действиях индивидуального предпринимателя Стативо С.Я. нарушения исключительных прав общества "АВТОВАЗ" на принадлежащие ей товарные знаки применительно к услугам 35-го класса МКТУ, для которого эти товарные знаки зарегистрированы.

Кроме того, судебная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что размещение товарных знаков на вывесках ответчика свидетельствует о доведении до потребителей информации о производителе запасных частей для автомобилей, поскольку на вывесках ответчика отсутствует наименование индивидуального предпринимателя, что делает невозможным для потребителей понять, что именно индивидуальным предпринимателем Стативо С.Я. оказываются соответствующие услуги.

Как следует из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на вывесках и в рекламе.

Использование товарного знака, в том числе и названным выше способом, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является неправомерным.

Между тем, вопреки указанным положениям закона, суды не дали оценки и не приняли во внимание довод истца о том, что разрешения на использование спорных товарных знаков указанным способом правообладателем дано не было.

Представленные в материалы дела дилерские соглашения, а также договоры на поставку продукции также не содержат условий о согласии правообладателя на использование принадлежащих ему товарных знаков ответчиком на вывесках магазинов.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку судами не исследованы обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации, и принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, изложив соответствующие выводы в решении с указанием мотивов отклонения тех или иных доводов или доказательств, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарные знаки, исходя из установленных обстоятельств определить размер компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2016 по делу N А19-6193/2016 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина