Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2017 г. по делу N СИП-121/2017 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2017 г. по делу N СИП-121/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 22 июня 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2017 г. N С01-806/2017 по делу N СИП-121/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гончар Д.М., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (ул. Ремесленная, д. 7, лит. А, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1157847138250) к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 296115.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Званцова И.Н., по доверенности от 26.12.2016;

от ответчика - Цепков Н.Б., по доверенности от 27.02.2017.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (далее - истец, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (далее - ответчик, предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 296115 вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве, возражая против удовлетворения исковых требований, указал на отсутствие оснований для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также сослался на использование этого товарного знака предыдущим правообладателем.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме; представитель ответчика возражал против их удовлетворения.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, на основании зарегистрированного Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак ответчик с 17.08.2015 является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 296115, зарегистрированного 29.09.2005 с датой приоритета 19.04.2004 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанных товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительного права на оспариваемый товарный знак, либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 Кодекса), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В рассматриваемом случае свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является обладателем исключительных прав на товарные знаки со словесными элементами "ПЛАНЕТА СПОРТ":

1) по свидетельству Российской Федерации N 235793 (приоритет от 01.06.2001), зарегистрирован 20.01.2003 для товаров 01, 18 и 22 классов МКТУ;

2) по свидетельству Российской Федерации N 519649 (приоритет от 01.04.2013), зарегистрирован 05.08.2014 для товаров 18, 20, 22, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

3) по свидетельству Российской Федерации N 600393 (приоритет от 27.11.2014), зарегистрирован 27.12.2016 для товаров 01, 18, 20, 22, 25 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

При этом ответчик, используя наличие у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115, оспаривает в суде правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку истца со словесным обозначением "ПЛАНЕТА СПОРТ" по свидетельству Российской Федерации N 519649 по мотивам его сходства до степени смешения и однородности услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы (дело N СИП-694/2016). Аналогичные действия по таким же мотивам ответчик предпринимает и в отношении другого товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 600393 путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны этому знаку.

Истец также сослался на то, что обозначение "ПЛАНЕТА СПОРТ" используется различными лицами (его лицензиатами) для индивидуализации товаров и услуг по указанным в принадлежащих ему товарных знаках классам МКТУ и введении их в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в частности, на документации, в предложениях к продаже товаров, в предложениях по оказанию услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени www.planeta-sport.ru, путем предоставления информации о товарах, местах их продажи (адреса магазинов), демонстрации предлагаемых к продаже товаров и их продаже.

В подтверждение факта использования обозначения "ПЛАНЕТА СПОРТ" лицензиатами истца в материалы дела представлены:

- договор от 06.11.2015 N 49, заключенный между ООО "Торговая Компания "ПЕТРОВСКАЯ" (лицензиат, заказчик) и ООО "Медиа Лэнд" (исполнитель) на производство и размещение рекламно-информационных материалов, счета-фактуры и акты выполненных работ по этому договору;

- приложение к свидетельству N 336-2013 на право размещения и эксплуатации средства информационного оформления, подтверждающее право ООО "Торговая Компания "Петроградская" (лицензиат) на размещение вывески с внутренней подсветкой с текстом "Спортивный магазин ПЛАНЕТА СПОРТ" в г. Уфе по адресу: ул. Зорге, д. 35;

- свидетельство N 849-2015 на право размещения и эксплуатации средства информационного оформления на право ООО "Торговая Компания "ПЕТРОВСКАЯ" (лицензиат);

- свидетельство N 2233-2016 о согласовании размещения средства информационного оформления на имя ООО "Торговая Компания "ПЕТРОВСКАЯ" (лицензиат),

- фото торгового зала магазина "ПЛАНЕТА СПОРТ", товарных чеков, наружной вывески с указанием адреса магазина;

- договор от 16.02.2017 N 34-16, заключенный между ООО "Торговая Компания "ПЕТРОВСКАЯ" (лицензиат, заказчик) и ООО "Радио Трэйд" (исполнитель) на изготовление ролика и размещение рекламной информации в радиопрограммах, счета-фактуры и акты выполненных работ по этому договору;

- разрешение от 30.08.2014 N 08518 на установку (перемещение) объекта (настенная вывеска названия магазина "ПЛАНЕТА СПОРТ спортивный магазин") для размещения информации в Санкт-Петербурге по адресу: Большой Сампсониевский пр., д. 45, лит. А; фото торгового зала магазина "ПЛАНЕРА СПОРТ" по указанному адресу, товарных чеков, наружной вывески с указанием адреса магазина, договор аренды N 129/8, заключенный ИП Яковлевой И.И. (лицензиатом) в отношении помещения по этому адресу;

- договор предоставления права размещения рекламной информации на межэтажных перекрытиях от 17.09.2015 N 1046/МП/2015, заключенный между АО "Каширский двор-Северянин" и ООО "Торговая компания "Петроградская" (лицензиат, заказчик) в торгово-развлекательном центре "Золотой Вавилон". На баннере размещена информация о спортивном магазине "ПЛАНЕТА СПОРТ";

- фото баннеров (варианты) с информацией о спортивном магазине "ПЛАНЕТА СПОРТ" в городах Российской Федерации; образцы сертификатов магазина (промо-акция) "ПЛАНЕТА СПОРТ", предъявитель которых имеет право на приобретение товара; баннер о промо-акции во всех магазинах "ПЛАНЕТА СПОРТ";

- договор на размещение аудио ролика от 07.11.2013 N 1046/АР-2013, заключенный между АО "Каширский двор-Северянин" и ООО "Торговая компания "Петроградская" (лицензиат, заказчик) в торгово-развлекательном центре "Золотой Вавилон" посредством трансляции по системе звукового оповещения с согласованным текстом;

- договор от 12.01.2013 N 250, заключенный между ООО "Группа М Студия" и ООО "Торговая компания "Петроградская" (лицензиат, заказчик) на изготовление полиграфической продукции с информацией о магазинах ПЛАНЕТА СПОРТ и проводимых в них промо-акциях.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств и положенных в обоснование иска доводов, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, ввиду следующего.

Оспаривание предпринимателем предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 519649 по основанию его сходства до степени смешения с принадлежащим предпринимателю товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 296115 и однородности услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы (дело N СИП-694/2016), а также обращение в Роспатент с аналогичным возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 600393 в достаточной мере свидетельствует о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака предпринимателя, обусловленной намерением сохранить правовую охрану своих товарных знаков с обозначением "ПЛАНЕТА СПОРТ", а также на будущее защитить их от различных требований предпринимателя, который, по мнению истца, это обозначение не использует.

Кроме того, представленные истцом документы подтверждают факт использования обозначения "ПЛАНЕТА СПОРТ" его лицензиатами при осуществлении торговой деятельности по реализации различных товаров спортивного назначения.

Данная торговая деятельность, в свою очередь, однородна услугам "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама", в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, поскольку они относятся к общей родовой категории "торговля" и характеризуются общим назначением (продвижение и реализация товаров потребителю).

При этом отсутствие доказательств производства товаров самим истцом, а также признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении ряда услуг 35-го класса МКТУ, в том числе подпадающих под осуществляемую лицензиатами истца деятельность, на что обращает внимание ответчик в своем отзыве, с учетом исследования всех представленных истцом доказательств в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не может повлиять на вышеуказанный вывод суда о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Сходство до степени смешения принадлежащих истцу товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 235793, N 519649, N 600393 с оспариваемым товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 296115 обусловлено тождеством входящих в них словесных элементов "ПЛАНЕТА СПОРТ", и участвующими в деле лицами не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (28.02.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 28.02.2014 по 27.02.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Представленные ответчиком в обоснование использования товарного знака предыдущим правообладателем фотография одного из магазинов "ПЛАНЕТА СПОРТ", а также распечатки страниц из сети Интернет с размещенной на них рекламой одноименных магазинов не могут быть признаны судом доказательствами использования спорного товарного знака.

Так, представленные фотографии не содержат дату, в связи с чем нельзя установить их относимость к трехлетнему периоду, предшествующему дате подачи искового заявления, а также невозможно соотнести эти фотографии с деятельностью предыдущего правообладателя спорного товарного знака.

Представленные ответчиком распечатки интернет-страниц датированы позднее трехлетнего периода доказывания использования товарного знака.

Другие доказательства использования спорного товарного знака в материалы дела не представлены.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил.

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (ОГРН 1157847138250) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин