Определение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2017 г. по делу N СИП-26/2017 "О назначении экспертизы и приостановлении производства по делу"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей: Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании "Novartis AG" (Lichtstr. 35, 4056 Basel, CHE-103.867.266) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.10.2016 N 2009102278/15 (2495664), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества "БИОКАД" (ул. Связи, д. 34 лит. А, пос. Стрельна, Санкт-Петербург, 198515, ОГРН 1025002867196).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании "Novartis AG" - Угрюмов В.М., Христофоров А.А. и Карпенко О.Ю. (по доверенности от 07.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-495/41);

от закрытого акционерного общества "БИОКАД" - Драбанич А.В. (по доверенности от 17.01.2017 N 658).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Novartis AG" (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.10.2016 N 2009102278/15 (2495664).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "БИОКАД" (далее - общество).

От компании "Novartis AG" поступило ходатайство о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы.

Возражений против назначения по делу судебной патентно-технической экспертизы не поступило.

До начала судебного заседания в суд поступило ходатайство Роспатента с предложением кандидатуры Банзаковой В.П. в качестве эксперта и приложением сведений о ее квалификации.

В судебном заседании представитель компании представил письменные пояснения в отношении перечня вопросов, документов, предоставляемых в распоряжение эксперта и кандидатур возможных экспертов, предложенных Роспатентом и третьим лицом, поддержал ранее заявленное ходатайство о назначении судебной экспертизы и поручении ее проведения Мошковскому С.А. или Громаковой А.И.

Представитель общества в судебном заседании также поддержал ходатайство о назначении судебной экспертизы, в соответствии с которым просит поручить ее проведение эксперту Предтеченской А.В., представил дополнительные письменные сведения по указанной кандидатуре.

Представитель компании возражал против кандидатур, предлагаемых обществом и Роспатентом.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта. При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов исследования).

Рассмотрев ходатайство истца о назначении судебной экспертизы, учитывая мнение Роспатента и общества, суд полагает его подлежащим удовлетворению, так как для установления фактических обстоятельств, связанных с правильностью и обоснованностью выводов Роспатента о несоответствии условию патентоспособности "изобретательский уровень" изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту требуется наличие специальных познаний.

В судебном заседании суд заслушал пояснения экспертов, приглашенных в зал судебного заседания, на предмет соответствия их кандидатур требованиям, предусмотренным статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценил все представленные документы, подтверждающие сведения об образовании и профессиональной деятельности названных лиц.

Изучив предложенные компанией, Роспатентом и обществом кандидатуры экспертов, исследовав представленные в обоснование их квалификации и опыта работы документы, а также информацию о сроках проведения судебной экспертизы и о стоимости услуг экспертов, суд считает, что проведение судебной патентно-технической экспертизы следует поручить Мошковскому Сергею Александровичу, имеющему квалификацию врача-биохимика по специальности "Биохимия", доктору биологических наук, профессору Российской академии наук, заведующему отделом Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Орехова", имеющему опыт проведения патентоведческих судебных экспертиз, общий стаж работы по указанной специальности - 19 лет, поскольку специализация данного эксперта наиболее близка к предмету исследования, указанное лицо имеет значительный опыт работы в этой сфере, названным лицом предложены наиболее оптимальные временные и ценовые условия проведения экспертизы.

В силу части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, суд приходит к выводу о том, что перед экспертом следует поставить вопросы в следующей редакции:

1. Является ли модель аутоиммунного энцефалита у мышей, описанная в статье Webb М. et al. Sphingosine 1-phosphate receptor agonists attenuate relapsing-remitting experimental autoimmune encephalitis in SJL mice. Journal of neuroimmunology. 2004. V. 153 (1) P. 108-121, адекватной моделью рецидивно-ремиссионного рассеянного склероза при наличии сходных клинических проявлений?

2. Можно ли на основании данных, приведенных в описании патента Российской Федерации N 2495664, сделать вывод о том, что дозировка 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол (FTY720) 0,5 мг является наиболее предпочтительной с точки зрения эффективности и безопасности по сравнению с другими дозировками, указанными в описании патента, для лечения, или снижения рецидивов, или снижения интенсивности рецидивов рецидивно-ремиссионной формы рассеянного склероза?

3. Известно ли применение модулятора рецептора S1P 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол (FTY720) в суточной дозе 0,5 мг при снижении, или профилактики, или снижения интенсивности рецидивов рецидивно-ремиссионного рассеянного склероза из других источников ставших общедоступными до даты приоритета патента Российской Федерации N 2495664?

4. Относится ли понятие "субъект", приведенное в пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2495664, только к человеку или к человеку и животному, исходя из описания этого патента и общих соображений?

С учетом представленных сведений и мнения лиц, участвующих в деле, суд считает необходимым поручить проведение судебной патентно-технической экспертизы Мошковскому Сергею Александровичу, доктору биологических наук, профессору Российской Академии Наук.

Мошковскому Сергею Александровичу, чья кандидатура выбрана в качестве эксперта, судом разъяснена ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положения статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем в судебном заседании отобрана расписка.

Согласно пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения экспертизы.

С учетом изложенного суд считает производство по делу подлежащим приостановлению до момента получения экспертного заключения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 87, 144, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

1. Назначить судебную патентно-техническую экспертизу.

2. Проведение судебной патентно-технической экспертизы поручить Мошковскому Сергею Александровичу, имеющему квалификацию врача-биохимика по специальности "Биохимия", доктору биологических наук, профессору Российской академии наук, заведующему отделом Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Орехова", имеющему опыт проведения патентоведческих судебных экспертиз, общий стаж работы по указанной специальности - 19 лет.

3. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1) Является ли модель аутоиммунного энцефалита у мышей, описанная в статье Webb М. et al. Sphingosine 1-phosphate receptor agonists attenuate relapsing-remitting experimental autoimmune encephalitis in SJL mice. Journal of neuroimmunology. 2004. V. 153 (1) P. 108-121, адекватной моделью рецидивно-ремиссионного рассеянного склероза при наличии сходных клинических проявлений?

2) Можно ли на основании данных, приведенных в описании патента РФ N 2495664, сделать вывод о том, что дозировка 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил] пропан-1,3-диол (FTY720) 0,5 мг является наиболее предпочтительной с точки зрения эффективности и безопасности по сравнению с другими дозировками, указанными в описании патента, для лечения, или снижения рецидивов, или снижения интенсивности рецидивов рецидивно-ремиссионной формы рассеянного склероза?

3) Известно ли применение модулятора рецептора S1P 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол (FTY720) в суточной дозе 0,5 мг при снижении, или профилактики, или снижения интенсивности рецидивов рецидивно-ремиссионного рассеянного склероза из других источников ставших общедоступными до даты приоритета патента РФ N 2495664?

4) Относится ли понятие "субъект", приведенное в пункте 1 формулы патента РФ N 2495664, только к человеку или к человеку и животному, исходя из описания этого патента и общих соображений?

3. Установить срок проведения судебной экспертизы в 45 дней с момента получения документов экспертом.

4. Судебная экспертиза должна быть завершена и заключение представлено в Суд по интеллектуальным правам по адресу: 127254, Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва в срок не позднее 14.08.2017.

5. Для проведения судебной патентно-технической экспертизы предоставить в распоряжение Мошковского С.А. том 4 дела N СИП-26/2017, содержащий материалы административного дела по заявке N 2009102278/15.

6. Установить вознаграждение эксперту в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

7. Предупредить эксперта Мошковского С. А. об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения.

8. В случае необходимости представления эксперту дополнительных документов для проведения экспертизы он вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством об истребовании дополнительных документов, которые будут представлены эксперту на основании определения суда.

9. Разъяснить эксперту, что в соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оплата судебной экспертизы производится по ее окончании путем перечисления денежных средств с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам.

10. Обратить внимание эксперта, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

11. Разъяснить эксперту, что при проведении экспертизы и подготовке заключения он должен осуществлять исследование только в рамках, поставленных перед ним вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

12. Производство по делу N СИП-26/2017 приостановить до получения заключения эксперта.

Определение может быть обжаловано в Президиум Суда по интеллектуальным правам в части приостановления производства по делу в течение одного месяца с момента его вынесения.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев