Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 2017 г. по делу N СИП-389/2017 Суд признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение и оставлении этого патента в силе и обязал повторно рассмотреть данное возражение, поскольку при вынесении оспариваемого решения не была обеспечена полнота рассмотрения возражения исходя их всех доводов, приведенных в нем, и приложенных к нему документов, что не может быть исправлено на стадии судебного контроля

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 2017 г. по делу N СИП-389/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 1 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бергман Е.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (ул. Строителей, д. 1, г. Тутаев, Ярославская обл., 152300, ОГРН 1027601272082) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации N 2195590 на изобретение и оставлении этого патента в силе.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Андреев Валерий Михайлович (г. Чебоксары, Чувашская Республика).

В судебном заседании приняли участие:

представители открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" - Алькаев В.П. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/119), Чистяков А.М. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/115), Гунин А.В. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/116), Пивень Е.Г. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/120), Голубенкова Л.Л. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/117), Суханова Р.А. (по доверенности от 03.08.2017 N 031/118);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Унчиков Н.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-484/41);

третье лицо - Андреев В.М. (паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" (далее - общество "Тутаевский моторный завод") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации N 2195590 на изобретение "Планетарная коробка передач" и оставлении этого патента в силе.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Андреев Валерий Михайлович.

В обоснование заявления общество "Тутаевский моторный завод" ссылается на то, что Роспатентом неверно дана оценка доводам и обстоятельствам, содержащимся в возражении общества "Тутаевский моторный завод", и неверно применен пункт 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку основанием возражения общества "Тутаевский моторный завод" послужило несоответствие спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", а не условия пункта 2 статьи 1398 ГК РФ.

При этом, по мнению заявителя, заинтересованное лицо отразило в решении обстоятельства, изложенные в апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 15.09.2016 по делу N 33-3646 (далее - апелляционное определение от 15.09.2016) в части непредставления чертежей "Вал выходной с удлинителем" и "Шестерня корона", которые бы позволили идентифицировать признаки формулы спорного патента с изделием, выпускаемым заявителем. Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам ни в одном заседании не рассматривала и не оценивала формулу изобретения, содержащуюся в спорном патенте, на соответствие представленным чертежам, выпущенным задолго до даты приоритета названного изобретения, что ставит под сомнение объективность выводов заинтересованного лица.

Как полагает общество "Тутаевский моторный завод", Роспатентом не учтен вывод Ярославского областного суда о признании факта использования каждого признака независимого пункта формулы спорного изобретения обществом "Тутаевский моторный завод", а также то, что судом были определены модификации коробок передач, в состав которых входит демультипликатор и демультипликатор отдельно, производство которых осуществляется с использованием спорного патента.

Заявитель обращает внимание на то, что заключение коллегии палаты по патентным спорам отражено то, что до даты приоритета спорного изобретения заявитель производил и реализовывал коробки передач 238М, 238ВМ, 239В, в состав которых входит демультипликатор 239В-1721005-30, что, по мнению заявителя, свидетельствует о введении в гражданский оборот изделия, описанного в спорном патенте.

При этом общество "Тутаевский моторный завод" полагает необоснованными выводы Роспатента о необходимости представления сборочного чертежа и о том, что даты, указанные на представленном сборочном чертеже, являются более поздними, чем дата приоритета спорного изобретения, поскольку признаки формулы изобретения, обозначенные в патенте, на содержатся в сборочном чертеже и распространяются на две сборочные единицы (детали) демультипликатора (вал выходной с удлинителем 238М 1721312-50СБ и шестерня коронная 202-1721354-40), чертежи которых были датированы датой ранее даты приоритета спорного патента; на представленном действующем сборочном чертеже демультипликатора под обозначением 239В-1721005-40 СБ показано взаимное расположение вала выходного и коронной шестерни, обозначение демультипликатора на сборочном чертеже полностью идентично обозначениям демультипликаторов, выпущенных в оборот неограниченному кругу лиц до даты приоритета спорного изобретения (в соответствии с пунктами 4.5, 4.14 "ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83). Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений", утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1990 N 1031 (далее - ГОСТ 2.503 ЕСКД)) при внесении изменений в подлинник, связанных с заменой подлинника новым, на последнем ставится последняя дата изменения в замененном подлиннике, в связи с чем с учетом неоднократной замены подлинника с 1991 года, более ранние даты на последнем подлиннике отсутствуют).

Также общество "Тутаевский моторный завод" ссылается на то, что внесение изменений в конструкторскую документацию относительно диаметра цилиндрического пояска выходного вала 238М-17211312 было проведено после обращения общества "Тутаевский моторный завод" и подтверждается предварительным извещением от 25.01.1999 К11-99ПИ, выпущенным по причине "уточнение документации по результатам испытаний промышленной партии демультипликаторов ОАО "ТМЗ", то есть до 25.01.1999 (до даты приоритета спорного изобретения) выпущена промышленная партия демультипликаторов, что, однако, также не было оценено Роспатентом, как и представленная технологическая документация с перечнем оборудования и оснастки, на котором данная продукция производится, датированная до даты приоритета, подтверждающая изготовление деталей демультипликаторов с признаками формулы изобретения по спорному патенту, и документы Государственной статистической отчетности по форме БМ "баланс производственных мощностей за 1994 год", в котором конкретно указано, что на общество "Тутаевский моторный завод" созданы мощности по производству коробок передач 238М с демультипликатором на 3000 штук в год.

С учетом изложенного заявитель считает, что техническое решение, описанное в формуле спорного патента, является элементами технических решений конструкторской документации 1991 года, а изменения, касающиеся уточнения диаметра цилиндрического пояска выходного вала 238М-1721312 СБ, определяются извещением К11-99ПИ от 25.01.1999, являвшимся общедоступным задолго до даты приоритета спорного изобретения, все разработчики спорного патента, в силу исполнения ими своих должностных обязанностей, имели доступ к конструкторской документации со всеми ее изменениями задолго до даты приоритета спорного изобретения.

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами общества "Тутаевский моторный завод", полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Не соглашаясь с доводами заявителя, заинтересованное лицо отмечает, что заявителем не учтено то, что положения пункта 2 статьи 1398 ГК РФ устанавливают административный или судебный порядок оспаривания патента на изобретение в зависимости от оснований для признания его недействительным, исчерпывающий перечень которых приведен в пункте 1 статьи 1398 ГК РФ. С учетом того, что возражение заявителя было мотивировано несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "новизна", учитывая положения пункта 2 статьи 1398 ГК РФ во взаимосвязи с положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, рассмотрение такого возражения отнесено к компетенции заинтересованного лица, что свидетельствует о правильном применении Роспатентом пункта 2 статьи 1398 ГК РФ.

По мнению Роспатента, выводы, содержащиеся в оспариваемом решении, вопреки доводам общества "Тутаевский моторный завод", не противоречат апелляционному определению от 15.09.2016, поскольку оно не содержит выводов относительно того, что до даты приоритета изобретения по спорному патенту общество "Тутаевский моторный завод" осуществляло реализацию изделия, которому присущи все признаки независимого пункта формулы этого изобретения.

Заинтересованное лицо полагает, что на основании представленных с возражением копий чертежей 202.1721157-40 СБ "Кольцо фрикционное", 238М.1721312-50 СБ "Вал выходной с удлинителем", 202.1721.354-40 "Шестерня коронная", а также копий чертежей операций механической обработки деталей и используемой оснастки невозможно идентифицировать, в какое единое изделие собираются указанные в них сборочные единицы, то есть содержащиеся в указанных чертежах сведения не позволяют выявить средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2195590.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что на представленной с возражением копии сборочного чертежа демультипликатора с проставкой картера 239В.1721005-40 СБ (Инв. N подп. 257948; Подп. и дата 28.08.07; Взам. инв. N 250175) указаны даты, которые являются более поздними, чем дата приоритета изобретения по спорному патенту и период реализации обществом "Тутаевский моторный завод" коробок передач 238М, 238ВМ, 239В согласно представленным обществом "Тутаевский моторный завод" соответствующим документам. Следовательно, данный чертеж был выполнен после того, как обществом "Тутаевский моторный завод" были реализованы названные коробки передач 238М, 238ВМ, 239В, и эти коробки не могли быть изготовлены в соответствии со сборочным чертежом демультипликатора с проставкой картера 239В.1721005-40 СБ (Инв. N подп. 257948; Подп. и дата 28.08.07; Взам. инв. N 250175).

При таких обстоятельствах, по мнению Роспатента, чертежи 202.1721157-40 СБ "Кольцо фрикционное", 238М.1721312-50 СБ "Вал выходной с удлинителем", 202.1721.354-40 "Шестерня коронная", чертежи операций механической обработки деталей и используемой оснастки не могут быть учтены в совокупности со сборочным чертежом демультипликатора с проставкой картера 239В. 1721005-40 СБ (Инв. N подп. 257948; Подп. и дата 28.08.07; Взам. инв. N 250175) для установления признаков коробок передач 23 8М, 238ВМ, 239В, которые общество "Тутаевский моторный завод" реализовывало согласно соответствующим документам, и их сравнительного анализа с признаками изобретения по спорному патенту, в связи с чем материалы возражения общества "Тутаевский моторный завод" не опровергают соответствие спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Также заинтересованное лицо отмечает, что доводы заявителя о внесении в конструкторскую документацию изменений до даты приоритета изобретения по спорному патенту и о доступе к представленной в возражении конструкторской документации всех разработчиков патента в силу исполнения ими своих должностных обязанностей, вышеприведенных выводов не опровергают.

Кроме того, относительно копии чертежа 239В.1721005-40 СБ (Инв. N подп. 230641, Подп. и дата 08.08.96), представленной заявителем на заседании Суда по интеллектуальным правам 07.08.2017, Роспатент считает, что она не может быть принята во внимание в обоснование неправомерности оспариваемого решения Роспатента в силу пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), из смысла которого следует, что Роспатент связан доводами возражения и представленными вместе с ним материалами в подтверждение данных доводов. Вместе с тем в возражении заявителя против выдачи спорного патента, по результатам рассмотрения которого было принято оспариваемое решение, данный документ отсутствовал, в связи с чем не является относимым доказательством и не может быть принят во внимание судом.

Андреев В.М. в отзыве на заявление оспорил доводы общества "Тутаевский моторный завод", просил отказать в удовлетворении заявленных требований, полагая, что оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

Полагая доводы общества "Тутаевский моторный завод" необоснованными, Андреев В.М. обращает внимание на то, что общество "Тутаевский моторный завод" в возражении и в заявлении, поданном в суд, ссылается на положения части IV ГК РФ, вступившей в действие 01.01.2008, в то время как спорное изобретение имеет приоритет от 27.08.2001.

Третье лицо отмечает, что к возражению не приложены сборочный чертеж 239В.1721005-40СБ "Демультипликатор с проставкой" без спецификации 239В.1721005-40СП, разработанный открытым акционерным обществом "Автодизель" (далее - общество "Автодизель") только в 2005 году под инвентарным номером 250175, при этом согласно пункту 5 "ГОСТ 2.102-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов", введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1627-ст (далее - ГОСТ ЕСКД 2.102) основным конструкторским документом для сборочной единицы и комплекта является спецификация, а не сборочный чертеж. К тому же по приложенному сборочному чертежу демультипликатора без спецификации невозможно установить (идентифицировать) наличие признаков отличительной части формулы спорного изобретения в демультипликаторах, выпущенных с 1991 года по 25.01.1999, также невозможно установить в какие комплекты сборочных чертежей демультипликаторов входили и входят приложенные к возражению (приложение N 5) чертежи на детали "Вал", "Шестерня коронная", "Кольцо".

Также Андреев В.М. ссылается на положения пункта 11 таблицы 1 раздела 5, пункта 3.1.6 "ГОСТ 2.111-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль", введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст (далее - ГОСТ 2.111), указывая, что извещения на предварительные изменения и извещения на изменения, выпущенные обществом "Автодизель" с 1991 по 1999 годы, не являются конструкторской документацией, введение измененного диаметра пояска (222 мм.) в конструкторскую документацию (чертеж 238М-1721312-50 СБ - приложение к возражению N 5) произошло через полтора месяца после подачи заявки от 27.08.2001 N 2001123799.

При этом третье лицо полагает, что утверждение общества "Тутаевский моторный завод" о внесении изменений в первоначальную конструкторскую документацию и выпуске извещения от 25.01.1999 К11-99ПИ не соответствует действительности, так как указанное извещение (приложение N 6 к возражению) является предварительным (на подготовку к производству) и в таблице регистрации извещений на угловом штампе рабочего чертежа 238М-1721312-50 СБ отсутствует, то есть в 1999 году рабочий чертеж не изменялся, и выходной вал по этому чертежу изготавливался с диаметром 220 мм. Кроме того, в названном предварительном извещении предполагалось увеличение диаметра пояска до 222,3 мм.

По мнению Андреева В.М., с учетом даты внесения изменения в конструкторскую документацию, касающегося увеличения диаметра цилиндрического пояска с 220 до 222 мм., извещением общества "Автодизель" от 11.10.2001 N К131-01, демультипликаторы, как изделия, описанные в спорном патенте, не могли существовать до 25.01.1999.

Кроме того, третье лицо полагает, что чертеж 238М.1721312-50 СБ содержит сфальсифицированные фрагменты: на рисунке 2 вала 238М.1721312-50сб из технологической операции получения цилиндрического пояска на торце водила не указано изменение под литерой "2", внесенное 12.11.2001 согласно ГОСТ 2.503 ЕСКД в чертеж вала 238М.1721312-50сб на основании извещения об изменении общества "Автодизель" К131-01, а также в нарушение "ГОСТ 3.1102-81. Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов", утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 31.12.1981 N 5944 (далее - ГОСТ 3.1102 ЕСТД) и ГОСТ 2.503 ЕСКД отсутствуют титульные листы на фрагментах технологических процессов "Вал" и "Коронная шестерня", что привело к потере их актуальности, и отсутствуют листы регистрации (учета) изменений с соответствующими реквизитами.

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали, выступили по доводам, изложенным в заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Третье лицо выступило по доводам, изложенным в отзыве, поддержало позицию Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2195590 на изобретение "Планетарная коробка передач" выдан по заявке N 2001123799 с приоритетом от 27.08.2001 на имя открытого акционерного общества "Чебоксарский завод промышленных тракторов" и действует со следующей формулой: "Планетарная коробка передач, содержащая корпус, входной и выходной валы, планетарный механизм с подвижной в осевом направлении коронной шестерней, имеющей у торцов зубчатые венцы с внутренними зубьями и аксиально направленные пазы, имеющие по одному скошенному уступу на каждой стенке, две зубчатые полумуфты с конусами трения, из которых одна соединена с корпусом, а другая с входным или выходным валом, два синхронизирующих кольца с конусами трения и радиальными выступами, размещенными в упомянутых пазах коронной шестерни и имеющими блокирующие скосы, выполненные на торцах, обращенных к коронной шестерне, а также тангенциально направленные цилиндрические гнезда, в которых размещены пружины и упорные штифты фиксаторов, отличающаяся тем, что торец водила, взаимодействующий с синхронизирующим кольцом понижающей передачи, имеет цилиндрический поясок, обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи, а стенки аксиальных пазов коронной шестерни со стороны упорных штифтов фиксаторов имеют ограничительные уступы, обеспечивающие стабильный зазор между коническими поверхностями кольца и полумуфты.".

В данный момент патентообладателем является Андреев В.М.

В Роспатент 25.11.2016 поступило возражение общества "Тутаевский моторный завод" против предоставления правовой охраны названному изобретению, мотивированное несоответствием этого изобретения условию патентоспособности "новизна".

Как указано заявителем в возражении, он являлся одним из пяти заводов, входящих в объединение "Автодизель". Заявитель на основании приказа генерального директора указанного объединения от 13.06.1991 N 200 "О подготовке производства модифицированных коробок передач ЯМЗ-202-07, ЯМЗ-238М/К" по переданной ему Ярославским моторным заводом (держателем подлинников конструкторской документации, также входившим в названное объединение) конструкторской документации, в состав которой входил планетарный демультипликатор по извещению от 25.10.1991 НК2 6/9-91, начал подготовку производства указанных КП в объеме 35 000 штук в год, первая очередь - 15 000 штук в год. С 1994 года заявитель производит и поставляет различным лицам планетарные коробки передач (демультипликаторы), в которых содержатся все признаки формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2195590. Также Ярославским моторным заводом на основании уведомления заявителя были внесены изменения в первоначальную конструкторскую документацию и выпущены извещения от 25.01.1999 К11-99 ПИ, которые согласно "ГОСТ 2.501-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения", введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст (далее - ГОСТ 2.501), открытым образом были направлены в адрес всех учтенных внешних абонентов, которым также являлось открытое акционерное общество "Чебоксарский завод промышленных тракторов", работником которого и одним из разработчиков спорного изобретения являлся Андреев В.М.

При этом общество "Тутаевский моторный завод" в возражении отметило, что все "отличающиеся" признаки формулы изобретения по спорному патенту содержались в конструкторской документации 1991 года и единственном изменении за весь период производства по результатам эксплуатации произведенных обществом "Тутаевский моторный завод" планетарных коробок по извещению от 25.01.1999 К11-99 ПИ, касающимся уточнения диаметра цилиндрического пояска выходного вала 328М-1721312 СБ, в котором конкретно указано, что причиной выпуска изменения является результат выпуска промышленной партии коробок передач обществом "Тутаевский моторный завод". Иных изменений в чертежи не вносилось, по этим чертежам продукция выпускается до настоящего времени

По результатам рассмотрения возражения 29.05.2017 Роспатентом принято оспариваемое решение, которым в удовлетворении возражения отказано, патент Российской Федерации N 2195590 на изобретение "Планетарная коробка передач" оставлен в силе.

Решение Роспатента мотивировано тем, что представленные обществом "Тутаевский моторный завод" документы в совокупности подтверждают тот факт, что до даты приоритета спорного изобретения общество "Тутаевский моторный завод" производило сборочные единицы и осуществляло их сборку, а также реализовывало коробки передач 238М, 238ВМ, 239В. Однако на основании представленных документов (копия чертежей: 202.1721157-40 СБ "Кольцо фрикционное", 238М. 1721312-50 СБ "Вал выходной с удлинителем", 202.1721.354-40 "Шестерня коронная" и копии чертежей операций механической обработки деталей и используемой оснастки) невозможно установить, в какое единое изделие собираются указанные в них сборочные единицы. При этом Роспатент отметил, что на сборочном чертеже демультипликатора с проставкой картера указаны даты, которые являются более поздними, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, и, таким образом, данный сборочный чертеж не может быть включен в уровень техники.

К тому же Роспатент принял во внимание то, что апелляционное определение от 15.09.2016 было мотивировано тем, что согласно заключению эксперта от 16.08.2016 в демультипликаторе 239В-1721005-30, приобретенном патентообладателем, использованы 13 из 14 признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Признак "обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи", согласно заключению эксперта, невозможно определить в демультипликаторе 239В-1721005-30, поскольку для его определения необходимы чертежи "Вал выходной с удлинителем" и "Шестерня коронная" конструкторской документации владельцем которой является общество "Автодизель" и переданных обществу "Тутаевский моторный завод", от представления которых последнее уклонилось.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о необоснованности доводов, изложенных в возражении, и отказал в его удовлетворении, оставив спорный патент в силе.

Общество "Тутаевский моторный завод", полагая, что данное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2001123799 на выдачу патента на изобретение (27.08.2001), правовая база для проверки его охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (в редакции от 23.09.1992) (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 13.11.2000 N 223 (далее - Правила ИЗ).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приказом Роспатента от 13.11.2000 N 223" имеется в виду "приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82"

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Рассматривая возражение, Роспатент, как было отмечено выше, пришел к выводу о том, что до даты приоритета спорного изобретения общество "Тутаевский моторный завод" производило сборочные единицы и осуществляло их сборку, а также реализовывало коробки передач 238М, 238ВМ, 239В.

Однако на основании представленных документов (копия чертежей: 202.1721157-40 СБ "Кольцо фрикционное", 238М. 1721312-50 СБ "Вал выходной с удлинителем", 202.1721.354-40 "Шестерня коронная" и копии чертежей операций механической обработки деталей и используемой оснастки) невозможно установить, в какое единое изделие собираются указанные в них сборочные единицы. При этом Роспатент отметил, что на сборочном чертеже демультипликатора (4а) с проставкой картера указаны даты, которые являются более поздними, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, и, таким образом, данный сборочный чертеж не может быть включен в уровень техники.

Вместе с тем Роспатентом не учтено, что общество "Тутаевский моторный завод" с возражением представило чертежи сборочных единиц. Так, под номером 4 в решении Роспатента обозначены следующие документы: чертеж 202.1721157-40 СБ "Кольцо фрикционное"; чертеж 238М.1721312-50 СБ "Вал выходной с удлинителем"; чертеж 202.1721.354-40 "Шестерня коронная": под номером 14 указан чертеж операций механической обработки деталей используемой оснастки.

Названные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68. "Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов", утвержденном постановление Госстандарта СССР от 28.06.1968 N 1029, составляют основную конструкторскую документацию деталей.

Применимость деталей, чертежи которых представлены заявителем, именно при сборке демультипликатора для планетарной коробки передач отражена в самих чертежах, начиная с кодированной нумерации, использованной на чертежах, где первые пять позиций (до точки) обозначают модель коробки передач в соответствии с отраслевым нормалем ОН 025270-66 "Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями" (например, 238М.); вторые четыре цифры обозначают номер функциональной подгруппы в соответствии с отраслевым руководящим документом РД 37.001.138-90 (в рассматриваемом случае 1721); следующие три цифры - это номер узла и детали и последние две цифры - исполнение, фабричное число.

Цифровое обозначение 1721 в представленных чертежах обозначает принадлежность детали в функциональной подгруппе в соответствии с РД 37.001.138-90, то есть передача понижающая, а 1700 принадлежность к функциональной подгруппе коробка передач в сборе.

Таким образом, из буквенно-числовой маркировки представленных заявителем чертежей деталей следует, в состав какой сборочной единицы (1721 - демультипликатор) они включаются и в состав какого конечного изделия (1700 - коробка передач) включаются данные сборочные единицы.

Следовательно, сборочный чертеж, не учтенный Роспатентом в связи с его более поздней датой составления, не является единственным способом установления изделия, в которое собираются сборочные единицы, чертежи которых представлены заявителем.

Однако указанные обстоятельства не были учтены и проверены Роспатентом при рассмотрении возражения, несмотря на соответствующие доводы заявителя и представленные им поясняющие документы, что не опровергнуто представителем Роспатента, а также третьим лицом в судебном заседании.

Указав на невозможность установления единого устройства, в которое собираются сборочные единицы, Роспатент не исследовал чертежи каждой из них на предмет наличия в них существенных признаков независимого пункта формулы спорного изобретения, соответствующий анализ в оспариваемом решении отсутствует.

При этом суд отмечает, что сборочный чертеж, отклоненный Роспатентом, не содержит и не может содержать каких-либо признаков формулы спорного изобретения, что не опровергалось представителем Роспатента и третьим лицом в судебном заседании.

Сборочный чертеж, имеющий более раннюю дату составления по сравнению с датой приоритета спорного изобретения, представленный в суд не может быть принят судом во внимание, поскольку не был представлен ранее в Роспатент при подаче возражения и не мог быть им учтен при принятии оспариваемого решения.

Довод заявителя о том, что Роспатентом не учтено определение Судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 15.09.2016 по делу N 33-3646, которым установлено, что в изделиях заявителя использованы все признаки независимого пункта формулы спорного изобретения по патенту Российской Федерации N 2195590, подлежит отклонению. Как правильно отмечено Роспатентом, из содержания названного судебного акта усматривается, что представленный на экспертизу в рамках названного дела демультипликатор был приобретен Андреевым В.М. 19.12.2013, то есть значительно позже даты приоритета спорного изобретения. Выводы о том, что до даты приоритета спорного изобретения заявитель осуществлял реализацию тождественных изделий, которым присущи все признаки независимого пункта формулы спорного изобретения, в судебном акте отсутствуют.

Таким образом, Роспатентом в нарушение положений статьи 1398 ГК РФ и пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, не обеспечена полнота рассмотрения возражения, исходя их всех доводов, приведенных в нем, и приложенных к нему документов, что не может быть исправлено на стадии судебного контроля.

Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции осуществляет проверку на соответствие закону ненормативного правового акта исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что указанные обстоятельства не были учтены Роспатентом, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, тогда как они носят существенный характер, данное условие, по мнению суда первой инстанции, является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, в связи с тем, что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 52 постановления N 5/29.

Как разъяснено в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, в том числе путем обязания Роспатента повторного рассмотрения названных возражений.

Таким образом, в силу того, что Роспатент свои обязанности выполнил ненадлежащим образом, Суд по интеллектуальным правам выявив указанный факт, принимая во внимание изложенное, приходит к выводу о том, что при рассмотрении возражения общества "Тутаевский моторный завод" Роспатентом не установлены все обстоятельства имеющие существенное значение для рассмотрения возражения от 25.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации N 2195590 на изобретение "Планетарная коробка передач".

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 29.05.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения от 25.11.2016 не соответствует статье 1398 ГК РФ.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом не соответствующим действующему законодательству, а именно статье 1398 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 6 постановления N 5/29 и постановления N 6/8, решение Роспатента от 29.05.2017 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы общества "Тутаевский моторный завод" при осуществлении им хозяйственной деятельности.

Поскольку оспариваемое решение было признано недействительным, суд считает, что Роспатент, учитывая вышеизложенное, должен повторно рассмотреть возражение общества "Тутаевский моторный завод" от 25.11.2016, с учетом решения суда.

Судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы предпринимателя президиумом Суда по интеллектуальным правам, распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации N 2195590 на изобретение и оставлении этого патента в силе, как не соответствующее статье 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод", поступившее 25.11.2016.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (ОГРН 1027601272082) 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин